О признании недействительным патента Российской Федерации

Решение Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2014 N СИП-233/2014

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ от 8 июля 2014 г. N СИП-233/2014

Резолютивная часть судебного акта вынесена и оглашена 1 июля 2014 года.
В полном объеме судебный акт изготовлен 8 июля 2014 года.
Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляковой Н.Н., при участии в судебном заседании представителей: от заявителя — Угрюмов В.М. и Христофоров А.А. по доверенности от 28.04.2014, от Роспатента — Конюхова В.А. по доверенности от 02.09.2013, она же от ФИПС по доверенности от 12.08.2013, от третьего лица — Залесов А.В. и Махлина М.Г. по доверенности от 10.10.2012,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению компании Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (65926, Германия, Франкфурт на Майне, Брюннингштрассе, 50)
к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности» (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),
при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: компании Ган и Ли Фармасьютикал Лтд. (N 8 Цзиншэн Норз Зяя Стрит, Голден Бридж Сайенс Индастриал Бэйс, Тунжоу Гадн, ЧжунГуанЦун Саинс, Пекин, Китай),
об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.06.2012 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2313362 на изобретение «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью»,

установил:

компания Санофи-Авентис Дойчланд ГМБХ (далее — Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.06.2012 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2313362 на изобретение «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью». В качестве органов, принявших оспариваемые ненормативный правовой акт, заявителем указаны Роспатент и федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее — ФИПС).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена компания Ган и Ли Фармасьютикал Лтд.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2014 состоявшиеся по делу судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. При этом кассационный суд указал на необходимость при новом рассмотрении дела учесть следующее: включение в формулу изобретения понятий, отсутствующих в их буквальной формулировке в описании, правомерно в том случае, если в описании раскрыто содержание таких понятий. Как следует из пункта 6 зависимого пункта первоначальной формулы изобретения в нем имеется указание на то, что неполные и полные эфиры жирных кислот и простые эфиры многоатомных спиртов, глицерина и сорбита выбраны из группы, состоящей из Tween@ 20 и Tween@ 80. На странице 5 (строки 25-28) и странице 6 (строка 1) описания первоначальной заявки также содержатся сведения о том, что «в качестве поверхностно-активных веществ могут найти применение, среди прочих, неионогенные поверхностно-активные вещества. В особенности предпочтительны фармацевтические используемые поверхностно-активные вещества, как например, неполные и полные эфиры жирных кислот и простые эфиры многоатомных спиртов, как глицерина и сорбита и других (Span@, Tween@, в особенности Tween@ 20 и Tween@80, Myrj@, Brij@, Cremophor@ или полоксамеры)». Указанное, по мнению суда кассационной инстанции, может свидетельствовать об обоснованности доводов патентообладателя о правомерности внесения в формулу спорного изобретения независимого пункта 1 данной формулы в следующей редакции: «1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение pH в кислой области (pH 1-6,8)».

Определением от 08.04.2014 заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам.

Представители Компании в судебном заседании 01.07.2014 заявленные требования поддержали в полном объеме. Высказались о тождественности и взаимозаменяемости применительно к спорному патенту терминов «полисорбат» и «Tween@».

Тогда же представителями Компании заявлено ходатайство о назначении судебной патентно-технической экспертизы, на разрешение которой предложено вынести следующий вопрос: раскрыто ли в материалах заявки на выдачу патента Российской Федерации на изобретение N 2005100959 содержание признака «химическое вещество, выбранное из полисорбатов», изложенное в независимом пункте в следующей редакции: «1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32) — человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из полисорбатов, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение pH в кислой области (pH 1-6,8)»?

Протокольным определением от 01.07.2014, с учетом мнения представителей Роспатента, ФИПС и третьего лица, в назначении судебной экспертизы отказано. Так, суд пришел к выводу о том, что для ответа на вопросы, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, специальных познаний не требуется; соответствующие ответы могут быть сформулированы судом самостоятельно в результате анализа материалов заявки Компании.

Представитель Роспатента и ФИПС заявленные требования оспорил на основании доводов отзыва и дополнения к нему: считает оспариваемое решение законным и обоснованным. Настаивает на том, что признак «химическое вещество, выбранное из полисорбатов» отсутствует в формуле и описании заявки РСТ/ЕР03/05887, как следствие, предложенные Компанией уточнения в заявку на изобретение не отвечают требованиям пункта 1 статьи 20 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (в редакции от 11.03.2003, далее — Патентный закон). Указывает, что указанный признак не равнозначен и шире, чем признак «неполные и полные эфиры жирных кислот и простые эфиры многоатомных спиртов, глицерина и сорбита выбраны из группы, состоящей из Tween@ (полисорбат)…» зависимого пункта 5 формулы по заявке РСТ/ЕР03/05887. Обращает внимание суда на то, что «химическое вещество» характеризует множество веществ, в том числе не относящиеся к неполным и полным эфирам жирных кислот и простым эфирам многоатомных спиртов, глицерину и сорбиту, а коммерческое наименование «Tween@» не равнозначно понятию «полисорбат», подразумевающему любое вещество из данного класса соединений.

Представители третьего лица поддержали позицию Роспатента; полагают, что заявителем оспаривается решение Роспатента лишь в части отказа внесения изменений в формулу.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, Компании принадлежит исключительное право на изобретение «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью» по патенту Российской Федерации N 2313362, выданному по международной заявке N РСТ/ЕР03/05887, с приоритетом от 05.06.2003 со следующей формулой:

«1. Фармацевтическая композиция, содержащая Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин, по меньшей мере одно химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров, по меньшей мере один консервант и воду, причем фармацевтическая композиция имеет значение pH в кислой области (pH 1-6,8).

2. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из Tween@ 20 и Tween@80.

3. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере одно химическое вещество включает глицерин и Tween@20.

4. Фармацевтическая композиция по п. 3, где по меньшей мере один консервант выбран из фенолов.

5. Фармацевтическая композиция по п. 4, где по меньшей мере один консервант представляет собой м-крезол.

6. Фармацевтическая композиция по п. 5, дополнительно включающая цинк.

7. Фармацевтическая композиция по п. 1, дополнительно включающая по меньшей мере одно изотонизирующее средство, отличное от указанного по меньшей мере одного химического вещества.

8. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере одно химическое вещество выбрано из полисорбата и полоксамеров.

9. Фармацевтическая композиция по п. 3, где Tween@20 присутствует в эффективном количестве, позволяющем избежать мутности.

10. Фармацевтическая композиция по п. 6 со значением pH в кислой области pH 3,5 — 6,8.

11. Фармацевтическая композиция по п. 10 со значением pH в кислой области pH 3,5-4,5.

12. Фармацевтическая композиция по п. 1, где по меньшей мере один консервант выбран из фенола, крезола, хлоркрезола, бензилового спирта и парабенов.

13. Фармацевтическая композиция по п. 7, где по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из маннита, сорбита, лактозы, декстрозы, трегалозы, хлорида натрия и глицерина.

14. Фармацевтическая композиция по п. 1, дополнительно содержащая буфер.

15. Фармацевтическая композиция по п. 14, где буфер выбран из ТРИС, фосфата, цитрата, ацетата, глицилглицина, кислот, щелочей и их солей.

16. Фармацевтическая композиция по п. 1, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 60 — 6000 нмоль/мл.

17. Фармацевтическая композиция по п. 16, в которой Gly(A21), Arg(B31), Arg(B32)-человеческий инсулин находится в концентрации 240 — 3000 нмоль/мл.

18. Фармацевтическая композиция по п. 1, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5 — 200 мкг/мл.

19. Фармацевтическая композиция по п. 18, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 5 — 120 мкг/мл.

20. Фармацевтическая композиция по п. 19, в которой по меньшей мере одно химическое вещество находится в концентрации 20 — 75 мкг/мл.

21. Фармацевтическая композиция по по п. 13, в которой по меньшей мере одно изотонизирующее средство выбрано из глицерина и маннита и в которой указанное по меньшей мере одно изотонизирующее средство находится в концентрации 100 — 250 ммоль.

22. Фармацевтическая композиция по п. 1, в которой NaCl находится в концентрации вплоть до 150 ммоль.

23. Фармацевтическая композиция по п. 14, в которой указанный буфер вещество находится в концентрации 5 — 250 ммоль».

В Палату по патентным спорам 30.01.2012 поступило возражение третьего лица против выдачи данного патента, мотивированное наличием в пунктах 1 и 3 формулы изобретения признаков, отсутствующих в описании и формуле изобретения на дату подачи заявки, несоответствием изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В ходе рассмотрения возражений третьего лица Роспатент на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона пришел к выводу о наличии в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, что явилось основанием для признания указанного патента недействительным. Так, решением Роспатента от 18.04.2012 возражение третьего лица против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2313362 «Кислые инсулиновые препараты с повышенной стабильностью» удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью.

Признание спорного патента на изобретение недействительным и послужило основанием для обращения Компании в суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 13 Гражданского кодекса Российской Федерации в корреспонденции с правовыми позициями, изложенными в пункте 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным, является, одновременно, как его несоответствие закону или иному нормативно-правовому акту, так, и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан или юридических лиц, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Ввиду изложенного, требование о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, может быть удовлетворено судом при одновременном наличии двух обстоятельств: оспариваемые решение и действия (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, а также нарушают права и законные интересы заявителя.

Полномочия Роспатента на признание недействительным и аннулирование патента на спорное изобретение заявителем не оспариваются, определены в нормах части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Нарушение прав и законных интересов заявителя заключается в дезавуировании принадлежавшего ему объекта интеллектуальной собственности, что не оспаривается Роспатентом, ФИПС и третьим лицом.

Согласно пункту 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N РСТ/ЕР03/05887 (05.06.2003), по которой был выдан спорный патент, правовая база для оценки патентоспособности спорного изобретения включает Патентный закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 N 82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 N 1612 (далее — Правила).

В соответствии с части 1 статьи 4 Патентного закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона патент на изобретение в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия.

Согласно пункту 3.3.1 Правил формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом; должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания; характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая изложенные выше требования.

В соответствии с пунктом 5 Правил в формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии — общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в научно-технической литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Как указано выше, третье лицо, обращаясь с возражениями в Роспатент, указывало на несоответствие спорного изобретения Компании условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также на наличие в независимом пункте 1 и зависимом от него пункте 3 формулы спорного изобретения признака «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» отсутствовавшего в материалах заявки на дату ее подачи.

Действительно, международная и приоритетная заявка Компании содержали сведения об использовании для стабилизации кислых препаратов инсулина поверхостно-активных веществ, представляющих собой частичные или полные сложные эфиры жирной кислоты с многоатомными спиртами, такими как глицерин, сорбитол, сахароза или простые эфиры высокомолекулярных спиртов с многоатомными спиртами (т. 2 л.д. 53-77).

Роспатент пришел к обоснованному выводу, что признак, содержащийся в формуле изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент «химическое вещество, выбранное из многоатомных спиртов и их сложных и простых эфиров» отсутствовал в материалах заявки. Вышеуказанные понятия, по обоснованному мнению Роспатента, соотносятся как родовое и видовое, не являются тождественными.

Указанный признак был уточнен заявителем 13.04.2007 в ответе (т. 3 л.д. 56-62) на запрос экспертизы от 18.04.2006 (т. 3 л.д. 53, 54), в котором ФИПС в соответствии с пунктом 3.3.1 (2) просил привести формулу изобретения в соответствие с описанием изобретения. При этом в упомянутом ответе заявитель указал, что ответил на все вопросы эксперта, а предложенная уточненная формула соответствует установленным требованиям.

Последнее утверждение, по мнению суда, не соответствует действительности, поскольку в результате уточнения указанного признака формулы изобретение получило охрану в более широком объеме, нежели первоначально испрашивалось в заявке. Как следствие, фактически правовая охрана была предоставлена изобретению иному, нежели первоначально было заявлено Компанией.

Указанные обстоятельства в соответствии с вышеприведенной нормой подпункта 2 пункта 1 статьи 29 Патентного закона явились достаточным основанием для удовлетворения возражений третьего лица и признании спорного патента Компании недействительным.

При новом рассмотрении данного спора в Суде по интеллектуальным правам данные выводы Роспатента патентообладателем — Компанией фактически не оспаривались.

Довод Компании о неправомерности отказа Роспатента в принятии измененной формулы изобретения отклоняется как несостоятельный.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Патентного закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображениях изделия.

В отзыве Компании на возражения третьего лица предлагались два варианта формулы, один из которых — «химическое вещество выбирается из полисорбатов», — был представлен на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Проведенный Роспатентом анализ уточненной формулы изобретения показал, что она также содержит признак, отсутствующий в формуле, содержащейся в заявке РСТ/ЕРОЗ/05887 и в описании к ней.

Суд, проверив данный вывод Роспатента с учетом обязательных для суда первой инстанции указаний кассационного суда, приведенных в постановлении от 31.03.2014, пришел к выводу о том, что признак «химическое вещество, выбранное из полисорбата» содержался в пункте 8 формулы изобретения, с которой выдан патент Российской Федерации N 2313362, однако отсутствовал в формуле изобретения по заявке РСТ/ЕРОЗ/05887.

Как справедливо указано в оспариваемом решении Роспатента в примерах, содержащихся в описании к заявке РСТ/ЕРОЗ/05887, содержатся только сведения об использовании конкретных веществ: Tween@ (Tween@ 20 и Tween@ 80).

Указанные категории «Tween» и «полисорбат» соотносятся как частное и общее, иначе: Tween@ — это всегда полисорбат, но обратное не верно. Довод заявителя о том, что указанные категории являются тождественными и взаимозаменяемыми, носит голословный характер и опровергаются ответами его представителя, данными на вопросы суда в судебном заседании 01.07.2014. Так, представитель заявителя подтвердил, что Tween@ является не единственным полисорбатом — существуют и другие марки полисорбатов, и помимо Tween@ 20 и Tween@ 80 существуют иные Tween@.

Таким образом, заявляя в палате по патентным спорам приведенные выше уточнения в формулу изобретения, патентообладатель фактически претендовал на сохранение правовой охраны иного изобретения, нежели заявлялось первоначально в заявке РСТ/ЕРОЗ/05887, а также иного, нежели описывалось формулой изобретения по патенту Российской Федерации N 2313362, — в более широком объеме.

Как следствие, представленные заявителем уточнения в формуле изобретение правомерно отклонены Роспатентом, как не отвечающие требованиям пункта 1 статьи 20 Патентного закона.

Таким образом, требования заявителя являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

Кроме того, судом не усматривается оснований для удовлетворения требований в отношении ФИПС, поскольку указанным лицом оспариваемое решение не выносилось.

Данный вывод суда, в свою очередь, является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения судебных расходов по настоящему делу на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 — 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья
Р.В.СИЛАЕВ

Судья
Е.Ю.ПАШКОВА

Судья
А.А.СНЕГУР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code