Решение Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2017 по делу N СИП-164/2017

Требование: О признании недействительным решения Роспатента.
Обстоятельства: Роспатент удовлетворил возражение третьего лица, признал патент на изобретение полностью недействительным.
Решение: В удовлетворении требования отказано, так как вывод Роспатента о том, что уточненная формула изобретения содержит признак “в течение 24 ч”, отсутствующий в материалах заявки, является обоснованным.

 

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2017 г. по делу N СИП-164/2017

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Дубровиной В.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление компании E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (Centre Road P.O. Box 2915, Wilmington, Delaware 19805 U.S.) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 29.12.2016 о признании патента Российской Федерации N 2508102 недействительным полностью и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение компании Intervet International B.V. (Wim de Korverstraat 35, 5831, AN Boxmeer, The Netherlands) от 26.11.2014 против выдачи патента Российской Федерации N 2508102 на изобретение “Способ борьбы с вредителями животных”.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена фирма Intervet International B.V.

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY – Смехов Д.Е. (по доверенности от 20.07.2017), Осипов К.В. (по доверенности от 20.07.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Старцова Д.Б. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-486/41);

от фирмы Intervet International B.V. – Марканов Д.Ю. (по доверенности от 24.08.2017), Михайлов А.В. (по доверенности от 24.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам

установил:

компания E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (далее – компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.12.2016 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2508102 и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности устранить допущенные нарушения.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена фирма Intervet International B.V. (далее – фирма).

Заявитель в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил заявленные в суд требования, просил суд: признать недействительным решение Роспатента от 29.12.2016 о признании патента Российской Федерации N 2508102 недействительным полностью и обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Intervet International B.V. от 26.11.2014 против выдачи патента Российской Федерации N 2508102 на изобретение “Способ борьбы с вредителями животных”. Данные уточнения приняты судом 12.12.2017 в судебном заседании.

В обоснование своих требований заявитель указывает на ошибочность вывода Роспатента об отсутствии в первоначальных материалах заявки признака “в течение 24 ч”, внесенного в уточненную формулу изобретения, а также вывода Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле, условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагает, что оспариваемое решение является законным, и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Третье лицо в отзыве, письменных пояснениях в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не согласилось с доводами заявителя, указывая, что оснований для удовлетворения заявления не имеется.

В судебном заседании суда первой инстанции представители заявителя изложенные требования поддержали в полном объеме, просили оспариваемое решение Роспатента отменить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленного требования по основаниям, изложенным в отзыве.

Представители третьего лица также считали, что оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 2508102 на изобретение “Способ борьбы с вредителями животных” был выдан на имя заявителя по заявке N 2010102529, датой подачи которой является дата подачи международной заявки N PCT/US2008/068268 от 26.06.2008, с приоритетом от 27.06.2007, установленным по дате подачи приоритетной заявки N US 60/937,389.

Патент Российской Федерации N 2508102 выдан с формулой изобретения, содержащей независимый пункт 1 и зависимые от него пункты 2 – 9.

Независимый пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 выражен в следующем виде:

СН3 О “1. Способ защиты млекопитающего от блох, который включает пероральное или парентеральное введение млекопитающему соединения формулы 1, его N-оксида или соли, в пестицидно эффективном количестве, действующем против блох в течение 48 часов после перорального или парентерального введения млекопитающему.”.

26.11.2014 фирма обратилась в Роспатент с возражением против выдачи названного патента Российской Федерации N 2508102, мотивированным несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности “промышленная применимость”, “новизна” и “изобретательский уровень”, а также наличием в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи.

Данное возражение было рассмотрено Роспатентом в порядке, установленном статьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – ФЗ от 12.03.2014 N 35-ФЗ), а также Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее – Правила ППС) в части, не противоречащей ГК РФ в указанной редакции.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом доводы о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень” не нашли своего подтверждения, и были отклонены.

Вместе с тем Роспатент установил, что формула изобретения, с которой выдан патент Российской Федерации N 2508102, содержит признак “в течение 48 ч после перорального или парентерального введения”, отсутствующий в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи.

Кроме того, Роспатент установил, что в описании изобретения к патенту Российской Федерации N 2508102 не были раскрыты средства и методы, необходимые для осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, с которой выдан патент Российской Федерации N 2508102, и отсутствуют примеры его осуществления с приведением соответствующих данных.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 1350 ГК РФ, подпунктов (2) и (3) пункта 19.5.1 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 N 4852 (далее – Правила ИЗ) послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 требованиям законодательства условиям патентоспособности.

Вместе с тем заявителем 28.09.2016 в Роспатент была представлена уточненная формула изобретения, скорректированная путем исключения из формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 признака “N-оксид”, и замены признака “в течение 48 ч” на признак “в течение 24 ч”.

По результатам анализа уточненной формулы Роспатентом было установлено, что включенный в нее признак “в течение 24 ч” также отсутствует в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи, поскольку в них не раскрыты сведения о действии активного вещества на протяжении именно этого временного периода (24 часа).

Данные обстоятельства с учетом положений подпункта (3) пункта 20 Правил ИЗ послужили основанием для вывода Роспатента о том, что включение в уточненную формулу изобретения признака “в течение 24 ч” изменяет сущность данного изобретения.

Кроме того, Роспатентом было установлено, что изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, не соответствует условиям патентоспособности по тем же мотивам, что и изобретение, охарактеризованное в формуле, с которой был выдан патент Российской Федерации N 2508102.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 4.9 Правил ППС послужили препятствием для признания патента Российской Федерации N 2508102 недействительным частично.

На основании изложенного решением Роспатента от 29.12.2016 возражение фирмы удовлетворено, а патент Российской Федерации N 2508102 признан недействительным полностью.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением (с учетом его уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 “О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по принятию решений по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401 – 1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 “О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации” содержится разъяснение, согласно которому при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

С учетом даты подачи заявки N 2010102529 правовая база для проверки охраноспособности изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 включает ГК РФ и Правила ИЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи – также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 Правил ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 20 Правил ИЗ заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам Роспатента вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении – может быть признано недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Заявителем не оспариваются выводы Роспатента в отношении формулы изобретения, с которой был выдан патент Российской Федерации N 2508102, в том числе вывод Роспатента о том, что она содержит признак “в течение 48 ч после перорального или парентерального введения”, отсутствующий в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи.

В обоснование своих требований заявитель указывает на то, что, по его мнению, признак “в течение 24 ч” уточненной формулы изобретения был раскрыт в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи.

Кроме того, компания считает, что изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в уточненной ею формуле, соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Поэтому компания полагает, что решение Роспатента от 29.12.2016 принято с нарушением пункта 1 статьи 1350 ГК РФ, подпункта (2) пункта 19.5.1, подпункта (3) пункта 20 Правил ИЗ, а также пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, пункта 4.9 Правил ППС.

Как следует из материалов дела, международная заявка N PCT/US 2008/068268 переведена на национальную фазу с присвоением заявке Российской Федерации номера N 2010102529.

Представленная заявителем 28.09.2016 в Роспатент уточненная компанией формула изобретения была скорректирована путем исключения из формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 признака “N-оксид”, и замены признака “в течение 48 ч” на признак “в течение 24 ч”, который, по мнению компании, был раскрыт в описании изобретения на дату подачи N 2010102529.

Однако Роспатент пришел к выводу о том, что в материалах международной заявки N PCT/US 2008/068268 отсутствуют сведения о том, что активное вещество, охарактеризованное в независимом пункте уточненной формулы изобретения, действует против блох “в течение 24 ч” после его введения (перорального или парентерального) млекопитающему.

При этом Роспатент верно отмечает, что в описании к изобретению указывается лишь на то, что через два часа после введения перорально тестируемого соединения на каждую мышь помещали примерно от 8 до 16 взрослых блох, а гибель блох оценивали лишь через 48 часов после помещения блох на мышь (стр. 68, перевод).

Роспатент обоснованно указал, что на основании данных сведений невозможно утверждать, что период времени от введения препарата до окончания его действия составляет, например, 24 часа, поскольку блохи могли погибнуть от действия активного вещества уже в первые часы после их контакта с действующим веществом. То есть, на момент фиксации смерти блохи препарат уже мог давно закончить свое действие, а на мышке находилась уже погибшая блоха.

При этом доказательства того, что блоха, попавшая на животное, например через 3 – 23 часа после введения препарата неминуемо погибла бы, в материалах заявки отсутствуют. То есть, действие препарата в течение 2-х часов или более и на сколько больше в материалах заявки нет.

При этом судебная коллегия отмечает, что указание Роспатента на то, что место расположения блохи, после воздействия на нее действующего вещества (на мышке или в специальной пробирке, чаше, коробочке) не имеет принципиального значения, при оценке вывода Роспатента относительно его мотива, разъясняющего то обстоятельство, почему блохи могли погибнуть от действия активного вещества уже в первые часы после их контакта с действующим веществом, и указание места расположения блох (как объектов используемых при проведении соответствующего опыта) не свидетельствует о неверном выводе Роспатента, относительно невозможности установить, что период времени от введения препарата до окончания его действия составляет, например, 24 часа.

Роспатент правомерно указал, что ни один из имеющихся в описании к оспариваемому патенту примеров (тесты А-Д) не свидетельствует о действительной активности препарата именно в течение 24 часов для любого вида животного, блох при любом способе введения препарата (перорально или парентерально) и в любом его количестве.

Таким образом, Роспатент правильно установил, что отсутствие в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи сведений о действии активного вещества на протяжении именно всего временного периода, охватывающего 24 часа, свидетельствуют о неправомерности включения компанией в уточненную формулу изобретения признака, характеризующего действие препарата против блох именно “в течение 24 ч” после перорального или парентерального введения млекопитающему.

Поэтому вывод Роспатента о том, что уточненная формула изобретения содержит признак “в течение 24 ч”, отсутствующий в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи, является обоснованным.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, может быть признан недействительным в случае наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия.

То есть наличие в формуле изобретения признаков, не раскрытых в материалах заявки на дату ее подачи, в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 ГК РФ, является основанием для признания патента недействительным.

Из приведенного выше следует, что даже внесенные компанией изменения в формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 не устранили причины, послужившие основанием для вывода Роспатента о наличии в ней признака, отсутствующего в материалах заявки N 2010102529 именно на дату ее подачи.

При указанных обстоятельствах довод компании о том, что Роспатент в нарушение пункта 4.9 Правил ППС не принял уточненную заявителем формулу изобретения, также является необоснованным.

При этом судебная коллегия учитывает, что абзацем вторым и третьим пункта 4.9 Правил ППС установлены условия внесения изменений в формулу изобретения и предъявляемые к таким изменениям требования.

В силу абзаца третьего пункта 4.9 Правил ППС указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Однако, как правомерно отмечает Роспатент, положения Правил ИЗ не следует механически переносить на стадию рассмотрения возражений против выдачи патента. Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции Роспатента при рассмотрении возражения против выданного патента.

В первом случае объем правовой охраны изобретения только еще формируется и допустимы любые изменения его формулы, не изменяющие сущности изобретения, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании.

Во втором – оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой изобретения, выражающей сущность изобретения и определяющей объем его правовой охраны.

Также следует учитывать, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу изобретения, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 4.9 Правил ППС, различны.

Согласно абзацу первому пункта 4.9 Правил ППС предложение о внесении изменений в формулу изобретения направлено на устранение причин, послуживших единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями. В то же время предложение о внесении изменений в формулу изобретения, основанное на абзаце втором указанного пункта, направлено на избежание признания патента недействительным полностью и сохранение его действия в объеме измененной формулы изобретения.

В связи с этим допустимыми будут являться только те изменения формулы изобретения, которые не направлены на расширение объема охраны, а основаны на использовании признаков, ранее включенных в эту формулу, что приводит к сужению объема охраны.

В то же время замена признаков формулы изобретения признаками из описания, ранее не предусмотренными формулой изобретения, явно приведет к возникновению уже нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут все третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

Следовательно, Роспатент сделал правильный вывод о том, что внесение подобного рода изменений в формулу изобретения приводит не к признанию патента недействительным частично, как это вытекает из смысла пункта 1 статьи 1398 ГК РФ, а к предоставлению правовой охраны на новый объект.

В связи с этим уточнение формулы изобретения путем внесения признаков из описания возможно только лишь до принятия по заявке решения о выдаче патента на изобретение.

Аналогичная правовая позиция сформулирована президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015.

С учетом изложенного судебная коллегия признает обоснованным вывод Роспатента о том, что, внесение изменений в формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 путем замены признака “в течение 48 ч” на признак “в течение 24 ч”, который, по мнению компании, был раскрыт в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи, не приводит к признанию его недействительным частично, поскольку такие изменения (даже если бы такой признак присутствовал в материалах заявки) не влекут за собой ограничение объема правовой охраны запатентованного объекта, а влекут именно его расширение.

Кроме того Роспатент не согласился с доводом компании о том, что изобретение в том виде, как оно охарактеризовано даже в уточненной компанией формуле, соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

При этом Роспатент отметил, что в качестве родового понятия в независимом пункте 1 уточненной формулы указано на назначение изобретения, которое относится именно к способу защиты млекопитающего от блох.

Вместе с тем из содержания подпункта (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ следует, что при установлении промышленной применимости проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Согласно уточненной формуле изобретения млекопитающему вводят препарат (соединение формулы 1) “в пестицидно эффективном количестве, действующем против блох в течение 24 часов после перорального или парентерального введения”.

То есть, во всем промежутке указанного периода времени (в течение 24 часов) препарат должен проявлять свое активное действие независимо от вида млекопитающего, его живого веса, разновидностей паразитов, области введения препарата.

Однако в описании к патенту Российской Федерации N 2508102 не содержится сведений, позволяющих сделать вывод о возможности обеспечения защиты млекопитающего от блох в течение именно 24 часов после введения препарата, вне зависимости от вида млекопитающего, разновидностей блох, инсектицидной активности препарата, области и количества его введения.

Так как, в описании к патенту Российской Федерации N 2508102 указано лишь на то, что через два часа после введения перорально тестируемого соединения на каждую мышь помещали примерно от 8 до 16 взрослых блох. Гибель блох оценивали через 48 часов после помещения блох на мышь (стр. 68, перевод).

При этом сведения, приведенные в тестах А – Д, также не свидетельствуют о действительной активности препарата в течение 24 часов для любого вида животного, блох при любом способе введения препарата (перорально или парентерально) и в любом его количестве.

Таким образом, в описании не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 уточненной формулы, и отсутствуют примеры его осуществления с приведением соответствующих данных.

Как указал Роспатент, такие обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 1350 ГК РФ, подпункта (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ указывают на несоответствие изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле, условию патентоспособности “промышленная применимость”.

При этом Роспатент обоснованно указал на то, что ссылка заявителя на патентный документ N US2011/0059988 А1 в обоснование доводов о возможности реализации назначения изобретения в том виде, как оно охарактеризовано компанией именно в уточненной формуле, не могла быть принята Роспатентом во внимание, поскольку данный патентный документ не относится к первоначальным материалам заявки N 2010102529, именно на основании которой был выдан патент Российской Федерации N 2508102.

Кроме того, как верно указал Роспатент, данный патентный документ опубликован 10.03.2011, то есть позднее даты приоритета оспариваемого изобретения.

Как уже указывалось, подпункт 2 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ устанавливает самостоятельное основание для признания патента недействительным, а именно наличие в формуле изобретения, которое содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки.

Более того, указанный довод компании не опровергает приведенный в решении Роспатента от 29.12.2016 вывод о том, что формула изобретения, с которой выдан патент Российской Федерации N 2508102, содержит признак “в течение 48 ч после перорального или парентерального введения”, отсутствующий в материалах заявки N 2010102529 на дату ее подачи; при этом даже внесенные компанией изменения в формулу изобретения по патенту Российской Федерации N 2508102 не устранили причины, послужившие основанием для вывода Роспатента о наличии в ней признака, отсутствующего в материалах заявки N 2010102529 именно на дату ее подачи, и поэтому не свидетельствующий о наличии оснований для признания спорного патента недействительным.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в оспариваемом решении Роспатента выводы, и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным полагает, что решение Роспатента об удовлетворении возражения фирмы, и признании недействительным полностью патента Российской Федерации N 2508102, основано на нормах действующего законодательства, тогда как доводы компании свидетельствует лишь о ее несогласии с оспариваемым решением и не нашли своего подтверждения в исследуемых нормах права.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решение недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по государственной пошлины распределяются согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

решил:

заявление компании E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья Д.А.БУЛГАКОВ
Судьи И.В.ЛАПШИНА, Н.Л.РАССОМАГИНА

No votes yet.
Please wait...

Просмотров: 159

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code