6. Прекращение и восстановление действия патента

Статья 1398 ГК РФ. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1398

 

Комментируемый параграф, посвященный прекращению и восстановлению действия патента, открывает статья, предусматривающая и регламентирующая процедуры признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Ранее соответствующее регулирование устанавливалось положениями ст. 29 Патентного закона 1992 г., имевшей такое же название. Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но изменения коснулись не всех ее положений. Об изменениях сказано ниже.

В положениях п. 1 комментируемой статьи, в соответствующей части воспроизводящих положения данного пункта в прежней (первоначальной) редакции (в свою очередь, в них были воспроизведены положения п. 1 ст. 29 Патентного закона 1992 г.), определен исчерпывающий перечень случаев, в которых патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично. Законом 2014 г. N 35-ФЗ из заголовка перечня исключено упоминание о возможности признания патента недействительным в течение срока его действия, поскольку новая редакция п. 2 данной статьи позволяет оспаривать патент и по истечении срока его действия.

В частности, это следующие случаи, в отдельные из которых Законом 2014 г. N 35-ФЗ внесены изменения:

1) несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, или требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 комментируемой главы, а также несоответствие промышленного образца требованиям, предусмотренным ст. 1231.1 комментируемой части. В подпункте 1 п. 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции указывалось только на случаи несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК РФ;

2) несоответствие документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Указание на эти случаи является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ;

3) наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (п. 2 ст. 1378), либо наличие в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (п. 3 ст. 1378). До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменения эти случаи формулировались в подп. 2 п. 1 комментируемой статьи как наличие в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

4) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст. 1383 комментируемой главы. Такие случаи предусматривались положениями подп. 3 п. 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции;

5) выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК РФ, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом. Такие случаи предусматривались положениями подп. 4 п. 1 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции.

В частях 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность оспаривания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного п. п. 1 — 3 ст. 1363 комментируемой главы:

путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент — любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных положениями подп. 1 — 4 п. 1 комментируемой статьи;

в судебном порядке — любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных положениями подп. 5 п. 1 комментируемой статьи.

Подобные положения содержались в ч. ч. 1 и 2 п. 2 комментируемой статьи в прежней (первоначальной) редакции (а ранее — в п. 2 ст. 29 Патентного закона 1992 г.), но в них говорилось о возможности подачи возражения не в Роспатент, а в палату по патентным спорам. В этих положениях не упоминалось, но подразумевалось, что речь идет об оспаривании патента в течение срока его действия. Указание же в новой редакции ч. ч. 1 и 2 данного пункта на это предопределено вошедшим в ч. 3 данного пункта нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ о возможности оспаривания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец заинтересованным лицом и по истечении срока его действия. При этом оспаривание осуществляется по тем же основаниям и в том же порядке, которые установлены ч. ч. 1 и 2 данного пункта.

Как отмечено в п. 52 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, согласно комментируемой статье решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, могут быть оспорены в суде. Там же при рассмотрении таких дел судам предписано учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Положения п. 3 комментируемой статьи содержит нововведение Закона 2014 г. N 35-ФЗ о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель на этапе оспаривания патента на изобретение, если оспариваемое техническое решение соответствует условиям патентоспособности полезной модели. Как отмечалось авторами проекта изменений, это существенно расширяет права патентообладателей.

Согласно части 1 данного пункта патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный п. 1 ст. 1363 комментируемой главы.

В качестве условий удовлетворения Роспатентом такого заявления определены, во-первых, признание патента на изобретение недействительным полностью, и, во-вторых, соответствие полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным п. 4 ст. 1349, ст. 1351, подп. 2 п. 2 ст. 1376 комментируемой главы.

Преобразование не допускается в случае, когда патент на изобретение выдан по заявке, по которой поступило заявление с предложением заключить договор об отчуждении патента в порядке, установленном п. 1 ст. 1366 комментируемой главы, т.е. в рамках публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение, и это заявление не отозвано в соответствии с п. 3 указанной статьи на день подачи заявления о преобразовании патента.

Часть 2 п. 3 комментируемой статьи предусматривает сохранение приоритета и даты подачи заявки при преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

В части 1 п. 4 комментируемой статьи в точности воспроизведены положения ч. 1 п. 3 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривавшие, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого Роспатентом в соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 1248 комментируемой части, либо вступившего в законную силу решения суда. Данные правила соответствуют общим положениям п. п. 2 и 3 ст. 1248 комментируемой части, к которым непосредственно отсылает п. 2 ст. 1406 комментируемой главы, указывающий, что в предусмотренных комментируемой статьей случаях защита патентных прав осуществляется в административном порядке. В пункте 3 ст. 29 Патентного закона 1992 г. подобным образом говорилось о том, что патент признается недействительным полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, утвержденного руководителем Роспатента, или вступившего в законную силу решения суда.

Часть 2 п. 4 комментируемой статьи, воспроизводя положения ч. 2 п. 3 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривает, что в случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент. Такие же положения содержались в п. 3 ст. 29 Патентного закона 1992 г.

В части 3 п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что в случае удовлетворения заявления о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель выдается патент на полезную модель. Данные положения введены Законом 2014 г. N 35-ФЗ соответственно упомянутому выше нововведению этого Закона о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель по заявлению патентообладателя.

Как разъяснено в п. 54 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29:

решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента;

следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на который признан впоследствии недействительным;

при этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено;

также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительным патента сделки, заключенные на основе патента в период его действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительным патента.

В соответствии с п. 5 комментируемой статьи, в точности воспроизводящем положения ч. 1 п. 4 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент. Такие же положения содержались в п. 3 ст. 29 Патентного закона 1992 г.

В пункте 6 комментируемой статьи с отдельными терминологическими изменениями воспроизведены положения ч. 2 п. 4 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, предусматривавшие, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Такие положения не содержались в ст. 29 Патентного закона 1992 г., но они следовали из Определения КС России от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П <1>, которым было признано, что положения подп. 1 п. 1 и п. 3 указанной статьи не предполагают в случае признания патента недействительным и его аннулирования возможность признания недействительными лицензионных договоров в той части, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента.

———————————

<1> ВКС РФ. 2008. N 2.

 

Исходя из данных положений в п. 55 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 отмечено, что, соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом этого там же судам предписано исходить из следующего: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано; не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Пункт 7 комментируемой статьи, почти в точности воспроизводя положения п. 5 данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, определяет, что именно означает признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным — это отмена решения Роспатента о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. При этом сделаны ссылки на положения ст. 1387 комментируемой главы, регламентирующие принятие решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также на положения п. 1 ст. 1393 данной главы, предусматривающие внесение изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующий государственный реестр — Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ и Государственный реестр промышленных образцов РФ при выдаче патента. Статья 29 Патентного закона 1992 г. положений, которые вошли в первоначальную редакцию п. 5 комментируемой статьи, не содержала.

 

Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1399

 

Комментируемая статья предусматривает и регламентирует процедуру досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В первоначальной редакции данной статьи были воспроизведены с терминологическими изменениями положения ст. 30 «Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» Патентного закона 1992 г. (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ).

В комментируемой статье установлено два случая досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в первом из которых эта процедура осуществляется на основании заявления, поданного патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент, т.е. по инициативе патентообладателя. В соответствии с п. 1.30 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за внесение в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ и Государственный реестр промышленных образцов РФ сведений об изменениях, связанных с досрочным прекращением действия патента, на основании заявления патентообладателя уплачивается пошлина, размер которой составляет 2050 руб.

В указанном случае действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно со дня поступления соответствующего заявления в Роспатент. При этом для случая, когда патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всех входящих в группу объектов патентных прав, предусмотрено, что действие патента прекращается только в отношении изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, указанных в заявлении.

Второй случай досрочного прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец наступает при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе. Пункт 1 ст. 1400 комментируемой главы предусматривает, что действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Как отмечено КС России в ряде Определений от 5 марта 2014 г., которыми отказано в принятии к рассмотрению жалоб на соответствующую норму комментируемой статьи, в том числе в Определении от 5 марта 2014 г. N 497-О, такой подход соответствует нормам международных договоров об утрате силы патентов вследствие неуплаты пошлин, в частности ст. 5.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности; согласно данной статье для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, предоставляется льготный срок, составляющий не менее шести месяцев, при условии уплаты дополнительной пошлины, если такая пошлина устанавливается национальным законодательством; страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов на изобретения, утративших силу вследствие неуплаты пошлин.

В указанном случае действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно по истечении установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе. В это положение Законом 2014 г. N 35-ФЗ внесено уточняющее изменение — в прежней редакции положения говорилось о досрочном прекращении патента со дня истечения, а не по истечении установленного срока.

 

Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования

 

Комментарий к статье 1400

 

В комментируемой статье предусмотрена и регламентирована процедура восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также определено право послепользования. Данная статья в первоначальной редакции воспроизводила положения ст. 30.1 «Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования» Патентного закона 1992 г. (статья введена Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ). Соответствующая регламентация установлена в правиле 20.1 «Право послепользования» Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утв. Административным советом Евразийской патентной организации 1 декабря 1995 г.

Статья 1399 комментируемой главы предусматривает, что при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе действие патента прекращается досрочно. В свою очередь, в п. 1 комментируемой статьи предусмотрено, что действие такого патента может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 1399), КС России в ряде Определений от 5 марта 2014 г., в том числе в Определении от 5 марта 2014 г. N 497-О, отмечено, что такой подход соответствует нормам международных договоров об утрате силы патентов вследствие неуплаты пошлин, в частности ст. 5.bis Парижской конвенции.

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного ГК РФ срока действия патента.

Пункт 1 комментируемой статьи изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но изменения коснулись только двух моментов: прямо указано, что ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано не только лицом, которому принадлежал патент, но и правопреемником этого лица; исключено положение о том, что к ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

Но сказанное не означает, что исключена необходимость уплаты патентной пошлины. В пункте 11 Памятки по уплате пошлин за поддержание в силе патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, за продление срока действия исключительного права и удостоверяющего это право патента, за восстановление действия патента, утв. Приказом Роспатента от 14 августа 2014 г. N 122 <1>, отмечено, что при этом уплачивается пошлина за восстановление действия патента в размере, равном увеличенному в 2,5 раза размеру годовой пошлины, соответствующей году, в котором подано ходатайство, и за поддержание в силе патента за год, следующий за годом, в котором подано ходатайство.

———————————

<1> СПС.

 

Там же, в п. 11 данной Памятки приведен следующий пример: действие патента на изобретение досрочно прекращено с 11 марта 2012 г. из-за неуплаты пошлины за 3-й год его действия, период которого исчисляется с 11 марта 2012 г. по 10 марта 2013 г., считая с даты подачи заявки — 10 марта 2010 г.; ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в период с 11 марта 2012 г. по 10 марта 2015 г.; если ходатайство о восстановлении действия патента подано 20 марта 2013 г., то дата подачи ходатайства приходится на 4-й год (с 11 марта 2013 г. по 10 марта 2014 г.), считая с даты подачи заявки; при этом размер пошлины за восстановление действия патента равен размеру пошлины за 4-й год действия патента, увеличенному в 2,5 раза, т.е. 850 руб. x 2,5 = 2125 руб.; соответственно годом, следующим за годом, в котором подано ходатайство и за который должна быть уплачена пошлина за поддержание в силе патента, является 5-й год.

В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрена необходимость публикации Роспатентом в официальном бюллетене сведений о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Как говорилось выше (см. комментарий к ст. 1366), соответствующими изданиями согласно Положению об официальных изданиях Роспатента (2013 г.) являются официальный бюллетень Роспатента «Изобретения. Полезные модели» и официальный бюллетень Роспатента «Промышленные образцы».

Пункт 3 комментируемой статьи, определяя содержание права послепользования, устанавливает, что лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.

В данном пункте видны аналогии с положениями п. 1 ст. 1361 комментируемой главы, определяющими содержание права преждепользования, в связи с чем представляется допустимым учитывать при реализации права послепользования сохраняющие свою практическую значимость разъяснения, которые даны в п. 8 информационного письма Президиума ВАС России от 13 декабря 2007 г. N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» и согласно которым право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных ст. 12 Патентного закона РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

В пункте 4 комментируемой статьи предусмотрен единственный случай передачи права послепользования другому лицу — только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (п. 3 ст. 1358), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления. Данный пункт введен Законом 2014 г. N 35-ФЗ по аналогии с п. 2 ст. 1361 комментируемой главы, регламентирующим передачу права преждепользования другому лицу. В пункте 4 комментируемой статьи речь идет о предприятии, которым согласно ч. 1 п. 1 ст. 132 части первой ГК РФ как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. То, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят в том числе исключительные права, если иное не установлено законом или договором, предусмотрено в ч. 2 п. 2 указанной ст. 132.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code