3. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Статья 1365 ГК РФ. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1365

 

В комментируемом параграфе регламентировано распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право патентообладателя распоряжаться исключительным правом предусмотрено в п. 1 ст. 1358 комментируемой главы. Ранее соответствующая регламентация содержалась в ст. 13 «Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца» Патентного закона 1992 г., а также в п. 5 ст. 10. Эта регламентация претерпела изменения: положения комментируемого параграфа закреплены соответственно общим нормам ст. 1233 комментируемой части о распоряжении исключительным правом.

Согласно общей норме ч. 1 п. 1 указанной ст. 1233 правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Соответственно данной норме в комментируемом параграфе предусмотрены два вида договоров, в рамках которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец: договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Комментируемая статья содержит общие положения о договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение «договор об отчуждении патента»). Патентный закон 1992 г. такой вид договора непосредственно не называл и подобные общие положения содержал. В пункте 5 ст. 10 данного Закона (в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) предусматривалось лишь то, что патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

В пункте 1 комментируемой статьи определено понятие договора об отчуждении патента. Это определение сформулировано соответственно общей норме п. 1 ст. 1233 комментируемой части, согласно которой по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Комментируемая статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но нововведениями являются лишь положения п. 2 данной статьи (соответственно ранее статья не разбивалась на пункты). Этими положениями установлен запрет отчуждения исключительного права на промышленный образец в том случае, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

 

Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

 

Комментарий к статье 1366

 

В комментируемой статье предусмотрено и регламентировано публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение. Ранее подобное регулирование устанавливалось положениями п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. (пункт введен Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ), которые лишь с терминологическими изменениями были воспроизведены в первоначальной редакции комментируемой статьи.

Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает право заявителя, являющегося единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатент. В пункте 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. говорилось об обязательстве передать исключительное право на изобретение (уступить патент).

Данная часть изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного пункта говорилось о возможности подачи такого заявления лишь при подаче заявки на выдачу патента на изобретение. Кроме того, в новой редакции рассматриваемой части уточнено, что подать такое заявление может лишь такой заявитель, который является единственным автором изобретения. Здесь и далее следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 5 ст. 7 Закона 2014 г. N 35-ФЗ положения комментируемой статьи в новой редакции применяются также к заявкам, поданным до дня вступления в силу данного Закона, т.е. до 1 октября 2014 г.

Часть 1 п. 1 комментируемой статьи также предусматривает, что при наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные ГК РФ, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. При этом установлено, что уплаченные до подачи такого заявления пошлины не возвращаются. Данное положение является нововведением Закона 2014 г. N 35-ФЗ, которым, как говорилось выше, часть 1 п. 1 комментируемой статьи изложена полностью в новой редакции.

В случае, если заявителем подано предусмотренное п. 1 комментируемой статьи заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента, то согласно п. 1 ст. 1379 комментируемой главы заявитель не может преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец.

В части 2 п. 1 комментируемой статьи предусмотрено опубликование Роспатентом в официальном бюллетене сведений о заявлении патентообладателя с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение. Соответствующими изданиями согласно Положению об официальных изданиях Роспатента (2013 г.) являются официальный бюллетень Роспатента «Изобретения. Полезные модели» (периодическое издание, издается и размещается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» не реже трех раз в месяц) и официальный бюллетень Роспатента «Промышленные образцы» (периодическое издание, издается и размещается на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» не реже одного раза в месяц).

Часть 1 п. 2 комментируемой статьи возлагает на лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в п. 1 данной статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязанность уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). Также предусмотрено, что патентные пошлины подлежат уплате в установленном порядке. Согласно п. 3.2 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за регистрацию договора об отчуждении патента уплачивается пошлина, размер которой составляет 1650 + 850 руб., за каждый патент свыше одного.

Соответственно положениям ч. 1 п. 2 комментируемой статьи в ч. 2 данного пункта установлено, что государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в Роспатенте при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). Данная часть изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции говорилось о том, что для регистрации в Роспатенте договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

Пункт 2 комментируемой статьи, воспроизводя соответствующие положения п. 3 ст. 13 Патентного закона 1992 г., предусматривает и регламентирует возможность отзыва патентообладателем своего заявления, указанного в п. 1 данной статьи, т.е. заявления с обязательством об отчуждении исключительного права на изобретение:

такая возможность возникает в случае, когда патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, в Роспатент не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента (в п. 3 ст. 13 Патентного закона 1992 г. говорилось об уведомлении о желании заключить договор о передаче исключительного права на изобретение (уступке патента));

для реализации рассматриваемой возможности патентообладателю предоставляется право подать в Роспатент ходатайство об отзыве своего заявления. В соответствии с п. 3.10 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за регистрацию ходатайства об отзыве заявления уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 руб.;

в случае отзыва патентообладателем своего заявления патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке;

на Роспатент возлагается публикация в официальном бюллетене сведений об отзыве заявления. Как говорилось выше, соответствующими изданиями являются бюллетени Роспатента «Изобретения. Полезные модели» и «Промышленные образцы».

 

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

 

Комментарий к статье 1367

 

Комментируемая статья определяет понятие лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Это определение сформулировано соответственно общей норме ч. 1 п. 1 ст. 1233 комментируемой части, согласно которой по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Как установлено в ч. 2 указанного пункта, лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Ранее общие положения о лицензионном договоре содержались в п. 1 ст. 13 Патентного закона 1992 г. Так, в указанном пункте (здесь и далее в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) предусматривалось, что любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). При этом определялось, что по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Общие положения ст. 1236 комментируемой части определяют виды лицензионных договоров. Так, в соответствии с п. 1 указанной статьи лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

В рамках такого регулирования п. 1 ст. 13 Патентного закона 1992 г. устанавливал, что при исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату; при неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

 

Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 

Комментарий к статье 1368

 

В комментируемой статье предусмотрена и регламентирована открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Понятие «открытая лицензия» в юридико-технических целях введено в ч. 1 п. 1 данной статьи для обозначения правового режима, возникающего при подаче патентообладателем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Ранее подобное регулирование устанавливалось положениями п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г., но это регулирование претерпело некоторые изменения, о которых сказано ниже.

Часть 1 п. 1 комментируемой статьи предусматривает право патентообладателя подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент заявления об открытой лицензии. Образец заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытая лицензия) приведен в приложении N 10 к Регламенту Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.). В пункте 3.8 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), установлено, что за регистрацию заявления и публикацию сведений об открытой лицензии уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 комментируемой статьи в случае регистрации заявления об открытой лицензии размер патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе уменьшается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации Роспатентом сведений об открытой лицензии. В случае отзыва в установленном в п. 2 данной статьи порядке заявления об открытой лицензии согласно этому пункту патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере.

Часть 3 п. 1 комментируемой статьи содержит нововведения (в Патентном законе 1992 г. соответствующие положения не содержались) о необходимости сообщения патентообладателем в Роспатент условий лицензии, на которых право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено любому лицу, а также о необходимости публикации Роспатентом за счет патентообладателя соответствующих сведений об открытой лицензии.

Как установлено в п. 10.2 Регламента Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.), в случае удовлетворения заявления о регистрации открытой лицензии Роспатент осуществляет следующие действия: вносит в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ, Государственный реестр промышленных образцов РФ сведения о регистрации; готовит уведомление о регистрации; типографским способом изготавливает приложение к патенту или свидетельству, отражающее сведения о регистрации; направляет по адресу для переписки, указанному в заявлении о регистрации, уведомление о регистрации и приложение к патенту или свидетельству; публикует сведения о регистрации открытой лицензии в следующих официальных изданиях Роспатента: бюллетенях «Изобретения. Полезные модели», «Промышленные образцы».

Следует также упомянуть, что до настоящего времени действуют Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении <1>, утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г.

———————————

<1> Российские вести. 1995. 2 марта. N 40.

 

В части 3 п. 1 комментируемой статьи также закреплена обязанность патентообладателя заключить с лицом, изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии. Ранее же в п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. (здесь и далее — в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ) устанавливалось, что лицо, изъявившее желание использовать соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. Упоминаемые условия простой (неисключительной) лицензии согласно подп. 1 п. 1 ст. 1236 комментируемой части означают, что лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности предоставляются с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (см. комментарий к указанной статье).

Пункт 2 комментируемой статьи, воспроизводя соответствующие положения п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г., предусматривает и регламентирует возможность отзыва патентообладателем своего заявления об открытой лицензии:

такая возможность возникает в случае, когда патентообладатель в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся в его заявлении. Ранее п. 2 ст. 13 Патентного закона 1992 г. не уточнял, что речь идет о предложениях заключить договор (тогда он именовался «договор о платежах») именно на условиях, содержащихся в заявлении патентообладателя;

для реализации рассматриваемой возможности патентообладателю по истечении двух лет предоставляется право подать в Роспатент ходатайство об отзыве такого заявления. Образец ходатайства об отзыве заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца (открытой лицензии) приведен в приложении N 11 к Регламенту Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.). В соответствии с п. 3.9 Перечня действий, за совершение которых взимаются пошлины (2008 г.), за регистрацию ходатайства об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии уплачивается пошлина, размер которой составляет 400 руб.;

в случае подачи ходатайства об отзыве заявления о предоставлении открытой лицензии патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Соответственно, подп. 9.11.3 Регламента Минобрнауки России по регистрации договоров (2008 г.) предусматривает, что для регистрации ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии в Роспатент подлежит представлению документ, подтверждающий доплату патентной пошлины за поддержание патента в силе за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии;

на Роспатент возлагается публикация в официальном бюллетене сведений об отзыве заявления. Как говорилось выше, соответствующими изданиями являются бюллетени Роспатента «Изобретения. Полезные модели» и «Промышленные образцы».

 

Статья 1369. Форма договора о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и государственная регистрация перехода исключительного права, его залога и предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

 

Комментарий к статье 1369

 

Комментируемая статья устанавливает требования к форме договора о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и предусматривает государственную регистрацию перехода исключительного права, его залога и предоставления права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Данная статья изложена Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции статьи говорилось о форме и государственной регистрации договора об отчуждении патента, лицензионного договора, а также других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В частности, устанавливалось, что такие договоры заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатенте. Ранее необходимость регистрации в Роспатенте договора о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионного договора на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца предусматривалась соответственно положениями п. 5 ст. 10 и п. 5 ст. 13 Патентного закона 1992 г. (здесь и далее — в ред. Федерального закона от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ). При этом указанными положениями устанавливалось, что без такой регистрации соответствующий договор считается недействительным.

В пункте 1 комментируемой статьи, воспроизводящем в соответствующей части положения данной статьи в прежней (первоначальной) редакции, применительно к договору об отчуждении патента, лицензионному договору, другим договорам, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, продублированы общие положения п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 комментируемой части об обязательной письменной форме договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора.

В соответствии с п. 1 ст. 160 части первой ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Там же предусмотрено, что двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными п. п. 2 и 3 ст. 434 данного Кодекса. Речь идет о том, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Законом 2014 г. N 35-ФЗ в п. 1 комментируемой статьи включено положение о том, что несоблюдение письменной формы влечет недействительность соответствующего договора. Аналогично сказанному выше следует отметить, что это положение дублирует соответствующие общие положения п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 комментируемой части. Возможность установления указанного последствия несоблюдения письменной формы договора прямо предусмотрена в п. 2 ст. 162 части первой ГК РФ. Согласно же общему правилу п. 1 указанной статьи несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В пункте 2 комментируемой статьи вместо установления в прежней (первоначальной) редакции данной статьи необходимости государственной регистрации договора об отчуждении патента, лицензионного договора, а также других договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, в Роспатенте предусмотрена государственная регистрация отчуждения и залога исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, предоставления по договору права их использования. В отношении порядка такой государственной регистрации данный пункт отсылает к ст. 1232 комментируемой части, определяющей общий порядок государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

Положения п. 2 комментируемой статьи закреплены соответственно п. 2 указанной статьи 1232, которым предусмотрено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством РФ (см. комментарий к указанной статье).

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code