Что происходит с договором коммерческой концессии в отношении коммерческого обозначения при регистрации коммерческого обозначения в качестве товарного знака

Вопрос 448.

Что происходит с договором коммерческой концессии в отношении коммерческого обозначения при регистрации коммерческого обозначения в качестве товарного знака?

 

Ответ.

Договор коммерческой концессии прекращает свое действие, что подтверждено Судом по интеллектуальным правам (Постановление от 8 ноября 2013 года по делу N А56-43646/2011).

ООО «Тонус-Клуб» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Фадеевой Е.П. о взыскании задолженности по выплате роялти в размере 285998 рублей, а также 559010 рублей неустойки, а также о расторжении договора коммерческой концессии от 14.04.2009 N 27.

В ходе рассмотрения спора предприниматель заявил встречные исковые требования о признании спорного договора недействительным (ничтожным), применении последствий недействительности сделки; взыскании с общества 448400 рублей, полученных по недействительной сделке, 74259 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 3132670 рублей убытков; передаче оборудования; возмещении 150000 рублей расходов на оплату услуг представителей.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.02.2012 в удовлетворении первоначального и встречного исков отказано. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2012 решение суда первой инстанции изменено. Суд отказал в удовлетворении первоначального иска, встречный иск удовлетворил частично: с общества в пользу предпринимателя взыскано 448400 рублей неосновательного обогащения, 74259 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 120000 рублей расходов на оплату услуг представителей; в удовлетворении остальной части встречного иска отказано. Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.10.2012 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.2012 в передаче дела Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области N А56-43646/2011 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.10.2012 отказано.

При новом рассмотрении предпринимателем было заявлено ходатайство об отказе от встречных исковых требований в части взыскания 3132670 рублей убытков, а также заявлено новое требование о признании договора незаключенным. Определением от 22.01.2013 в принятии нового требования о признании договора незаключенным отказано.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.03.2013 договор N 27 от 14.07.2009 расторгнут, с предпринимателя в пользу общества взыскано 285998 рублей задолженности по выплате роялти, 25618 рублей неустойки, 23904 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции, 2000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Кроме того, судом принят отказ от встречного иска в части взыскания 3132670 рублей убытков, производство по делу в указанной части прекращено, в остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказано. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2013 решение суда первой инстанции от 22.03.2013 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе на указанные судебные акты предприниматель просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. Заявитель кассационной жалобы полагает, что обществом не были исполнены обязательства по договору коммерческой концессии, предмет договора не был согласован, поскольку фактически предпринимателю было предоставлено право использования другого обозначения, не поименованного в названном договоре и при отсутствии прав на это обозначение у самого правообладателя.

По мнению заявителя, спорный договор коммерческой концессии является ничтожным, поскольку не был зарегистрирован в разумный срок. Кроме того, заявитель также полагает, что данный договор прекратил свое действие с момента регистрации фактически переданного обозначения (коммерческого обозначения) в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, 14.04.2009 сторонами подписан договор N 27 коммерческой концессии, согласно которому общество (правообладатель) за вознаграждение передает предпринимателю (пользователю) право использовать комплекс прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на использование конфиденциальной информации и системы, включающей слоган «Тонус-клуб — легкий путь к красоте и здоровью!», а также неисключительное право использования товарного знака со словесным элементом «ТОНУС-КЛУБ» (свидетельство N 32499), зарегистрированного Роспатентом 23.04.2007 в отношении услуг 41-го класса МКТУ «клубы здоровья», путем его применения при оказании услуг, на вывеске, документации, связанной с деятельностью предпринимателя в рамках данного договора, в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, рекламе, в том числе в рекламе в сети Интернет. Договор заключен сроком на 5 лет, зарегистрирован Роспатентом 23.04.2010.

Ссылаясь на то, что с июня 2010 года предприниматель не уплачивал роялти, общество обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении договора от 14.07.2009, взыскании задолженности по выплате роялти и неустойки.

Предпринимателем были заявлены встречные требования (уточненные в ходе судебного разбирательства) о применении последствий недействительности ничтожной сделки: взыскании с общества полученного по недействительной сделке, а также процентов за пользование чужими денежными средствами и суммы расходов по оплате услуг представителя.

В обоснование заявленных требований предприниматель сослался на то, что спорный договор не был зарегистрирован в разумный срок правообладателем. Указанная регистрация была осуществлена только после того, как предприниматель направил в адрес общества письмо от 19.03.2010 о прекращении договорных отношений в связи с отсутствием государственной регистрации и несогласованностью предмета договора. Предприниматель полагал, что фактически вместо товарного знака по свидетельству N 324991 ему было предоставлено другое обозначение, которое 23.12.2009 было зарегистрировано в качестве самостоятельного товарного знака. При этом никаких изменений в договор внесено не было. Кроме того, по мнению предпринимателя, обществом не исполнены обязательства по договору в части непосредственной передачи комплекса прав.

Удовлетворяя исковые требования общества и отказывая в удовлетворении встречных исковых требований предпринимателя, суды исходили из следующего.

Пунктом 1 статьи 1027 ГК РФ предусмотрено, что по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Признав, что роялти в размере и в сроки, предусмотренные договором, в спорный период ответчик не вносил, суды пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований общества.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суды признали доводы предпринимателя о незаключенности и недействительности договора необоснованными.

Суд на основании статьи 431 ГК РФ устанавливает действительную волю сторон исходя из положений подписанного сторонами договора, иных доказательств по делу, принимая во внимание практику, сложившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

С учетом указанных положений, проанализировав условия договора и последующее поведение сторон по исполнению данного договора, суды обоснованно пришли к выводу, что сторонами подписан договор коммерческой концессии, по которому предпринимателю было предоставлено право использования товарного знака (свидетельство N 324991) и коммерческого обозначения «Тонус-клуб».

Поскольку в письменной форме между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям, в том числе о предоставлении права использования товарного знака, и не нарушены требования статьи 1028 ГК РФ, договор фактически исполнялся предпринимателем, что свидетельствует об отсутствии несогласованности предмета договора, судами обоснованно отклонен довод о его незаключенности.

Учитывая, что спорный договор был зарегистрирован в соответствии с положениями статьи 1028 ГК РФ (конкретные сроки регистрации в названной статье не предусмотрены), суды правомерно отклонили довод предпринимателя и о его недействительности (ничтожности).

Суд кассационной инстанции соглашается с указанными выводами судов и полагает, что основания для удовлетворения встречных исковых требований предпринимателя отсутствуют.

Вместе с тем суд кассационной инстанции полагает, что вывод судов об исполнении правообладателем обязательств по договору не основан на материалах дела, в котором отсутствуют какие-либо доказательства реального исполнения обществом своих обязательств по договору, а также не соответствует нормам материального и процессуального права.

Суды первой и апелляционной инстанций указали, что договором и законом не предусмотрена необходимость подписания акта приема-передачи прав по договору коммерческой концессии, при этом отсутствие акта не свидетельствует о неисполнении обществом обязательств по договору.

Однако данные выводы судов не основаны на положении статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ и положении статьи 1031 ГК РФ, в силу которой правообладатель обязан передать пользователю необходимую техническую и коммерческую документацию, а также предоставить иную информацию, необходимую пользователю для осуществления предоставленных ему прав, в том числе провести соответствующий инструктаж пользователя и его работников. Кроме того, правообладатель обязан выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке.

Судами также не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1037 ГК РФ в случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставляемых пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается.

В соответствии со статьей 1036 ГК РФ договор коммерческой концессии может быть изменен в соответствии с правилами главы 29 ГК РФ. Изменение договора коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1028 ГК РФ.

Судами и истцом было признано, что комбинированное обозначение со словесным элементом «Тонус-клуб», фактически переданное пользователю, являлось на момент заключения спорного договора коммерческим обозначением (чем и объясняется различие товарного знака по свидетельству N 324991, право использования которого предоставлено по спорному договору, и обозначения, которое фактически было передано пользователю для использования в рекламе, вывеске и т.д.), право использования которого также предоставлялось пользователю по условиям договора.

Однако указанное обозначение 23.12.2009 было зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство N 397296), в связи с чем исключительные права общества на указанное обозначение как на коммерческое обозначение прекратились и возникли исключительные права на товарный знак. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что соответствующие изменения были внесены в спорный договор.

Таким образом, договор коммерческой концессии от 14.04.2009 N 27 в силу положений пункта 3 статьи 1037 ГК РФ прекратил свое действие 23.12.2009, то есть с момента регистрации коммерческого обозначения, переданного по договору, в качестве товарного знака. При этом факт регистрации договора после его прекращения не имеет правового значения.

В связи с изложенным исковые требования общества не подлежали удовлетворению, поскольку в период с 11.07.2010 по 13.07.2011 отсутствовали договорные отношения между сторонами.

Вместе с тем материалами дела подтверждено и не оспаривается сторонами, что предпринимателем были уплачены роялти за период с 19.11.2009 по 10.04.2010. В указанный период продолжалось фактическое функционирование предприятия с использованием комплекса прав, предоставленных по договору. В связи с чем уплаченные после прекращения действия договора роялти являются платой за фактическое использование результатов интеллектуальной деятельности и не подлежат возвращению предпринимателю.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части удовлетворения исковых требований общества в связи с несоответствием выводов судов, содержащихся в решении и Постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, и нарушением норм материального права.

Суд кассационной инстанции полагает возможным в соответствии с положениями статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не передавая дело на новое рассмотрение, принять в этой части новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований общества.

В остальной части судебные акты подлежат оставлению без изменения, а доводы, изложенные в кассационной жалобе, отклонению, поскольку направлены на переоценку доказательств и обстоятельств дела, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ не входит в компетенцию кассационной инстанции.

 

Вопрос 449.

Как рассматриваются споры по НМПТ, зарегистрированные с учетом иностранного законодательства?

 

Ответ.

Интересным примером такого спора является рассмотрение заявления против регистрации НМПТ «АРАТАТ» в отношении минеральных вод.

Экспертная комиссия Роспатента на своем заседании, состоявшемся 14.06.2012, рассмотрела заявление, поданное ООО «Пищевой комбинат «Арарат», Республика Армения, о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара (далее — НМПТ) (регистрация N 115) и действия свидетельства N 115/1 об исключительном праве на НМПТ «АРАРАТ» по заявке N 2008732016, при этом установлено следующее.

Регистрация НМПТ «АРАРАТ» произведена по заявке N 2008732016, поданной 07.10.2008. Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации указанное наименование зарегистрировано 31.05.2010 в отношении товара «минеральная вода».

Исключительное право использования данного наименования на дату подачи заявления предоставлено ООО «АРАРАТ ГРУП» по свидетельству N 0115/1.

В заявлении, поступившем 14.06.2012, приведена ссылка на пункт 1 статьи 1536 ГК РФ.

Позиция лица, подавшего заявление, основана на следующем:

— лицо, подавшее заявление, является владельцем международной регистрации N 1068483 с приоритетом от 16.06.2010, в результате экспертизы которой в Роспатенте был получен предварительный отказ в отношении всех товаров 29 класса МКТУ по причине сходства до степени смешения с НМПТ «АРАРАТ» по свидетельству N 115/1;

— в результате изменения законодательства в Республике Армения все НМПТ для минеральных вод, а также свидетельства на право их использования утратили силу с 01.01.2011, в том числе и НМПТ «АРАРАТ»;

— таким образом, обладатель свидетельства утратил право на НМПТ «АРАРАТ» в стране происхождения товара, и, следовательно, утрачивает права на данное наименование в России.

К заявлению приложены следующие документы:

— распечатки из открытых реестров (N 115, N 115/1, N 1068483) [1];

— копия предварительного отказа по международной регистрации N 1068483 [2];

— копии материалов переписки с Агентством интеллектуальной собственности Республики Армения [3].

На основании представленных доводов и материалов лицом, подавшим заявление, изложена просьба «принять решение о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара N 115 и действия свидетельства N 115/1 об исключительном праве на это наименование».

Ознакомленный в установленном порядке с заявлением от 14.06.2012, обладатель свидетельства N 115/1 представил отзыв, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего заявление.

Доводы правообладателя сводятся к следующему:

— обладатель свидетельства был создан специально для разработки и производства минеральной воды «АРАРАТ» и является владельцем скважин N 11, 12, 19 в г. Веди;

— компания является фирмой со 100% иностранным капиталом. Для таких фирм в законодательстве Республики Армения предусмотрено положение о том, что в случае изменения законодательства, регулирующего иностранные инвестиции, в течение 5 лет с момента инвестирования по желанию иностранного инвестора применяется законодательство, действующее в момент осуществления инвестиций (далее в отзыве приводится подробный анализ указанной правовой нормы);

— Постановление Административного суда Республики Армения от 20.10.2011 обязывает восстановить регистрацию НМПТ и внести ее в Реестр наименований мест происхождения товаров;

— обладатель свидетельства N 115/1 является также владельцем товарного знака на территории Республики Армения (N 17522 от 19.09.2011) и подал на регистрацию международную заявку N 1107161 (далее приведены сведения относительно деятельности ООО «АРАРАТ ГРУП» на территории Армении);

— в случае прекращения действия свидетельства N 115/1 на территорию Российской Федерации хлынет поток недоброкачественной минеральной воды под названием «АРАРАТ». Владельцем скважины является только обладатель свидетельства, остальная вода под названием «АРАРАТ» является фальсификацией, сведения о чем уже начали поступать из таможенных органов.

К отзыву приложены следующие материалы:

— копии листов Устава ООО «АРАРАТ ГРУП» с переводом, 2008 [4];

— копия Постановления Административного суда Республики Армения от 20.10.2011 с переводом [5];

— распечатка международной регистрации N 1107161 [6];

— распечатки из сети Интернет [7];

— распечатка ГОСТ 13273-88 (Технические условия) [8];

— копия письма Орловской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы от 22.03.2012 N 23-17/1515 [9].

На основании изложенного обладатель свидетельства N 115/1 просит отказать в удовлетворении заявления, сохранив правовую охрану НМПТ «АРАРАТ» и действие свидетельства на НМПТ «АРАРАТ» N 115/1.

Лицом, подавшим заявление, дополнительно представлены копии материалов судебных актов Республики Армения, в том числе материалы обжалования Постановления Административного суда Республики Армения от 20.10.2011 с переводами [10].

От обладателя свидетельства 03.09.2013 поступили дополнительные доводы и копия решения Административного суда Республики Армения от 19.07.2013 [11] и письмо Агентства интеллектуальной собственности Республики Армения от 27.08.2013 [12].

Изучив материалы дела, экспертная комиссия установила следующее.

С учетом даты (14.06.2012) поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает в себя вышеуказанный ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 1536 ГК РФ правовая охрана наименования места происхождения товара прекращается в случае утраты иностранным юридическим лицом права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1536 ГК РФ любое лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 1536 ГК РФ, может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование.

Анализ материалов дела показал следующее.

В качестве основания подачи заявления от 14.06.2012 заявителем указан пункт 1 статьи 1536 ГК РФ и приведены доводы, касающиеся утраты обладателем свидетельства N 115/1 права на НМПТ «АРАРАТ» в стране происхождения товара.

Вместе с тем в распоряжение экспертной комиссии было представлено решение Административного суда Республики Армения от 19.07.2013 [11], согласно которому иск ООО «АРАРАТ ГРУП» и общества «МАРТОН ФОРЕСТ ГРУП ЛИМИТЕД» удовлетворен, в связи с чем на Агентство по интеллектуальной собственности Министерства экономики Республики Армения наложена обязанность «принятия благоприятного административного акта о сохранении регистрации права ООО «АРАРАТ ГРУП» на наименование места происхождения товара «АРАРАТ» и об обязательном внесении (регистрации) вышеуказанного наименования места происхождения в действующий журнал наименований мест происхождения…».

Также в данном судебном акте указано, что решение вступает в законную силу в течение месяца после его опубликования и в течение этого же срока может быть обжаловано в Апелляционный административный суд Республики Армения.

Экспертная комиссия отмечает, что сведения об обжаловании решения от 19.07.2013 отсутствуют. Необходимо указать, что согласно письму Агентства интеллектуальной собственности Республики Армения от 27.08.2013 [12] регистрация места происхождения товара «АРАРАТ» для минеральных вод (регистрация N 4) восстановлена, сведения о чем будут опубликованы в очередном номере бюллетеня «Промышленная собственность».

Оценив указанные обстоятельства, экспертная комиссия считает, что заявление от 14.06.2012 не подлежит удовлетворению. Учитывая вышеизложенное, экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления от 14.06.2012, оставить в силе правовую охрану наименования места происхождения товара «АРАРАТ» и действие свидетельства N 115/1 об исключительном праве на наименование места происхождения товара «АРАРАТ».

 

Вопрос 450.

Могут ли доводы, носящие предположительный характер, служить доказательством заинтересованности в досрочном прекращении действия регистрации товарного знака?

 

Ответ.

Не могут, что было подтверждено решением от 15 ноября 2013 г. Суда по интеллектуальным правам, дело N СИП-49/2013.

ООО «Научно-производственный центр «АНОД» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АНОД» по свидетельству Российской Федерации N 350429 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в приложении к свидетельству.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные в дело доказательства, суд признает заявленное требование правомерным, но подлежащим удовлетворению частично по следующим обстоятельствам.

Материалами дела установлен факт наличия заинтересованности заявителя в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АНОД» по свидетельству Российской Федерации N 350429 в отношении услуг 37 класса МКТУ, который сторонами фактически не оспаривался, а также нашел свое объективное подтверждение представленными в дело доказательствами, включая акты приема-сдачи работ, счет-фактуру от 27.10.2011, платежное поручение от 29.10.2011, вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.03.2010 по делу N А43-40035/2009, в котором участвовали те же лица, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.06.2010 по заявке N 2006732686/50(967310), из которых следует, что заявитель осуществляет реальную хозяйственную деятельность по оказанию услуг, в том числе предусмотренных 37 классом МКТУ.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что заявитель является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на конкретный товарный знак.

В то же время в материалах дела не нашли своего подтверждения доводы заявителя о наличии его заинтересованности в полном прекращении правовой охраны спорного товарного знака. Так, в судебном заседании, о чем сделана отметка в протоколе судебного заседания, заявитель суду пояснил, что заинтересован только в предоставлении ему права на оказание следующих услуг 37 класса МКТУ: ремонт, установка оборудования, восстановление двигателей, полностью или частично изношенных, восстановление машин, полностью или частично изношенных, информация по вопросам ремонта, клепка, лакирование, лужение повторное, обработка антикоррозионная, обслуживание техническое транспортных средств, полирование транспортных средств, работы газо-слесарно-технические, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт и техническое обслуживание горелок, ремонт транспортных средств, строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, строительство, установка и ремонт ирригационных устройств, установка и ремонт печей, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт холодильного оборудования, установка и ремонт электроприборов, обслуживание и ремонт компьютеров, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, чистка и ремонт паровых котлов, чистка транспортных средств, шлифование пемзой, а необходимости в приобретении права на остальные услуги данного класса МКТУ он не усматривает.

На вопрос суда о мотивах прекращения правовой охраны спорного товарного знака в части таких услуг, как обработка антикоррозионная, обслуживание техническое транспортных средств, полирование транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт транспортных средств, строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, строительство, обслуживание и ремонт компьютеров, установка машинного оборудования, чистка транспортных средств, заявитель пояснил суду, что такие услуги он не оказывает, но не исключает, что в будущем начнет их оказывать.

В силу изложенных доводов суд не усматривает правовых оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований в отношении части услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, а именно в отношении таких услуг, как ремонт, установка оборудования, восстановление двигателей, полностью или частично изношенных, восстановление машин, полностью или частично изношенных, информация по вопросам ремонта, клепка, лакирование, лужение повторное, работы газо-слесарно-технические, ремонт и техническое обслуживание горелок, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт ирригационных устройств, установка и ремонт печей, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт холодильного оборудования, установка и ремонт электроприборов, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, чистка и ремонт паровых котлов, шлифование пемзой.

Доказательств заинтересованности в отношении остальных услуг 37 класса МКТУ не представлено, а доводы о наличии заинтересованности в отношении таких услуг, как обработка антикоррозионная, обслуживание техническое транспортных средств, полирование транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, ремонт транспортных средств, строительство и техническое обслуживание нефтепроводов, строительство, обслуживание и ремонт компьютеров, установка машинного оборудования, чистка транспортных средств, носят предположительный характер.

Заявитель своими процессуальными правами распорядился также самостоятельно, убедительных и бесспорных доказательств заинтересованности прекращения правовой охраны спорного товарного знака в полном объеме суду также не представил, а доводы правообладателя об обратном в судебном заседании не опроверг.

Суд по интеллектуальным правам признает заявленное требование о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 350429 в отношении услуг 37 класса МКТУ правомерным, но подлежащим частичному удовлетворению, а именно в отношении таких услуг, как: ремонт, установка оборудования, восстановление двигателей, полностью или частично изношенных, восстановление машин, полностью или частично изношенных, информация по вопросам ремонта, клепка, лакирование, лужение повторное, работы газо-слесарно-технические, ремонт и техническое обслуживание горелок, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт ирригационных устройств, установка и ремонт печей, установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, установка и ремонт холодильного оборудования, установка и ремонт электроприборов, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, чистка и ремонт паровых котлов, шлифование пемзой.

 

Вопрос 451.

Как оценивается охраноспособность товарного знака, имеющего сексуально ориентированную направленность?

 

Ответ.

Отношение прослеживается из рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2011729237 с приоритетом от 07.09.2011 на имя ООО «Всексшоп.ру», г. Москва, в отношении товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

з246

Заключение мотивировано тем, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы «SEXSHOP.RU» (sexshop — секс-шоп, магазин, торгующий порнографическими изданиями и товарами; ru — указание доменной зоны РФ в сети Интернет (см. интернет-словари, http://slovari.yandex.ru), которые являются неохраноспособными в отношении части заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, как противоречащего общественным интересам. Вывод экспертизы основывается на том, что словесный элемент «SEXSHOP» указывает на область деятельности, связанную с порнографическими товарами. При этом приведенное заявителем значение слова «сексшоп» в русском языке (магазин, торгующий эротической продукцией) не было принято во внимание экспертизой в связи с тем, что в состав заявленного обозначения включен словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, имеющий иное значение.

Вместе с тем при обращении к словарно-справочным источникам было установлено, что словесные элементы «sex shop» и «сексшоп» равнозначны с точки зрения семантики и обозначают «магазин товаров для секса, интимный магазин» (см., в частности: Большой англо-русский словарь ABBY Lingvo: В 2 т. / Кол. авторов. М.: Рус. яз., Медиа, 2007. Т. 2: L-Z. С. 792).

Очевидно, что приведенное значение слова «sex shop» при его переводе с английского на русский язык не несет в себе сведений, которые могут быть отнесены к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

С учетом вышеприведенного значения словесного элемента «sexshop», данный элемент представляет собой видовое наименование предприятия (магазина, специализирующегося на продаже товаров интимного характера). Использование словесного элемента «sexshop» в таком качестве подтверждается сведениями, имеющимися в сети Интернет. В частности, по поисковому запросу «sexshop» выявлены sexshop «Он и Она», sexshop «Мир эротики», sexshop «Восторг» и пр. Необходимо отметить, что присутствие буквы «V» не препятствует идентификации словесного элемента «SEXSHOP» и не придает оригинальности заявленному обозначению.

Элемент «RU» представляет собой первый русскоязычный домен первого уровня, обозначающий принадлежность к Российской Федерации (см. http://slovari.yandex.ru).

Вывод о несоответствии указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и их включении в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов заявителем не оспаривается. Что касается доминирования неохраноспособных словесных элементов «VSEXSHOP.RU» в заявленном обозначении, то данное препятствие для регистрации товарного знака было преодолено заявителем путем внесения изменений в соответствии с пунктом 2 статьи 1500 ГК РФ в части увеличения размера изобразительного элемента (соответствующие изменения внесены в материалы заявки 30.08.2013). В результате внесенных изменений усматривается пространственное доминирование именно изобразительной составляющей заявленного обозначения.

Что касается вывода экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, то в этой связи заявителем был уточнен перечень товаров 25, 28 классов МКТУ, в соответствии с которым правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров, характерных для ассортимента продукции магазинов «сексшоп».

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение от 15.04.2013, отменить решение Роспатента от 22.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2011729237.

 

Вопрос 452.

Можно ли противопоставить зарегистрированному товарному знаку ранее известный фирменный стиль другой организации?

 

Ответ.

Можно, что подтверждается рассмотрением возражения, поданного ЗАО «Управляющая горно-рудная компания «Уранцветметгеологоразведка», г. Москва, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 412931 со словесным элементом «Уранцветмет» по заявке N 2010703692 с приоритетом от 10.02.2010, зарегистрированным на имя ООО «Управляющая горно-рудная компания «Уранцветметгеологоразведка», г. Москва, в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

з245

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

Словесная часть анализируемого знака «Уранцветмет» тождественна собственно наименованию юридического лица — ЗАО УГРК «Уранцветмет», зарегистрированному Межрайонной инспекцией ФНС N 46 по г. Москве 10.09.2007 [1], т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 412931 (10.02.2010).

Учитывая, что у ЗАО УГРК «Уранцветмет» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и оспариваемый знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ: «строительство; ремонт; установка оборудования; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров» и услуг 42 класса МКТУ: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; изучение технических проектов; инжиниринг; исследования в области геологии; исследования технические; обзоры в области геологии; разведка геологическая; экспертиза инженерно-техническая».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации показал, что ЗАО УГРК «Уранцветмет» специализируется в области бурения разведочных, структурно-поисковых и иных скважин (само бурение, создание базы для обеспечения буровых работ, строительство необходимых сооружений и т.д.) и геофизических исследований в скважинах.

Ввиду того, что деятельность по оказанию услуг в области бурения предполагает предоставление комплекса услуг, связанных с подготовкой, строительством и установкой различного рода оборудования, разработкой скважин и самим бурением, она признается однородной услугам 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; установка оборудования; бурение скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; разработка карьеров».

С учетом тождества сопоставляемых средств индивидуализации осуществляемые ЗАО УГРК «Уранцветмет» геофизические исследования в скважинах следует признать однородными всем услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого знака, поскольку они соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия оказания и круг потребителей.

Оказание услуг под фирменным наименованием «Уранцветмет» и маркировка однородных услуг знаком «Уранцветмет» обусловливает возникновение представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Дополнительно следует отметить, что помимо фирменного наименования со словесным элементом «Уранцветмет» лицо, подавшее возражение, в хозяйственной деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовало при оказании услуг обозначение, тождественное знаку по свидетельству N 412931 (с добавлением графического элемента), что усиливает вероятность смешения.

Что касается довода правообладателя о том, что в настоящее время лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность, необходимо отметить, что приостановление фактической деятельности в области бурения не приводит к утрате исключительного права на фирменное наименование и не умаляет значения осуществления данной деятельности до даты приоритета оспариваемого знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которое возникли у него ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству N 412931, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника услуг, оказываемых под оспариваемым знаком. При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что в соответствии с принципом, изложенным в пункте 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Следует также обратить внимание на наличие в материалах дела писем (например, письмо ООО «Геолит-Регион» от 10.07.2012), свидетельствующих о том, что потребители путают компании, оказывающие услуги под обозначением «Уранцветмет», и просят дать разъяснения относительно причастности компании, располагающейся в Б. Тишинском переулке, к лицу, подавшему возражение.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении вышеуказанных услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Что касается довода правообладателя об указании в Уставе ЗАО УГРК «Уранцветмет» основным видом деятельности «деятельности по управлению холдинг-компаниями», необходимо отметить, что данный довод является субъективным мнением правообладателя и не подтвержден документально. В материалах указана «деятельность по управлению холдинг-компаниями» среди прочих видов деятельности, в том числе «по предоставлению услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, добычей руд и песков драгоценных металлов…». При этом целесообразно указать, что материалы отражают информацию, имеющуюся в распоряжении агентства деловой информации «БС-инфо», и не подтверждаются какими-либо иными материалами.

Напротив, согласно уставу «деятельность по управлению холдинг-компаниями» не входит в предмет деятельности ЗАО УГРК «Уранцветмет» и отсутствует указание на «основной вид деятельности».

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ показал, что он включает в себя произведение дизайна и изобразительного искусства, что согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ является объектом авторского права.

Так, согласно договору N 060401С от 04.06.2008 ЗАО «Информационные системы» (исполнитель) разработало дизайн-макет сайта и фирменного стиля для ЗАО УГРК «Уранцветмет» (заказчик). При этом в соответствии с пунктом 5.10 исполнитель гарантирует заказчику, что авторские права на использование произведения, передаваемые заказчику, принадлежат исполнителю и свободны от прав и претензий третьих лиц. Передача авторских прав регламентирована пунктом 5.2 договора. Согласно приложению N 1 к акту приема-передачи услуг от 30.09.2008 к указанному договору заказчик стал обладателем прав на логотип в нескольких вариантах написания, в том числе «Уранцветмет».

Доводы правообладателя о том, что фирменный стиль или логотип не могут охраняться законодательством, не могут быть признаны убедительными, поскольку являются непосредственным умозаключением правообладателя и носят субъективный характер. Целесообразно отметить, что согласно словарным источникам информации (см. http://slovari.yandex.ru/) «логотип» — это [нем. Logotype, англ. logotype < греч. logos слово + typos отпечаток]. 1) ком. фирменный товарный знак, обычно монопольно используемый выпускающим данный товар предприятием. 2) полигр. Брусочек с наиболее употребительными словами и слогами, применявшийся при ручном наборе; а словосочетание «фирменный стиль» означает совокупность изобразительных, визуальных, информационных средств, с помощью которых фирма подчеркивает свою индивидуальность. Фирменный стиль используется при оформлении предлагаемых фирмой товаров, в качестве рекламы, ярлыков, представляет инструмент продвижения фирмы на рынок, конкуренции, привлечения внимания покупателей.

Таким образом, и логотип, и фирменный стиль могут выступать как обозначения, используемые в качестве средства индивидуализации, так и быть произведением искусства и являться объектом авторского права.

Необходимо подчеркнуть, что согласно пунктам 3 и 4 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Относительно довода правообладателя оспариваемого знака о необходимости приведения доказательств известности произведения искусства, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что требование известности в пункте 9 статьи 1483 ГК РФ относится к названию произведения науки, литературы или искусства. К персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту данное установление законодательства не применяется.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение от 12.07.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 412931 полностью.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code