В каких случаях фамилия может быть охраняемым элементом в комбинированном товарном знаке

Вопрос 380.

В каких случаях фамилия может быть охраняемым элементом в комбинированном товарном знаке?

 

Ответ.

Примером может служить ситуация, возникшая при рассмотрении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010742658 с приоритетом от 28.12.2010 в отношении товаров 06, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30 классов МКТУ и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

з203

Основанием для принятия решения о регистрации с исключением из охраны слова «Янышев» явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент «Янышев» является распространенной на территории Российской Федерации фамилией.

Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными. Довод экспертизы, касающийся отнесения словесного элемента «Янышев» заявленного обозначения к фамилии, признан коллегией правомерным. Однако коллегия Палаты по патентным спорам сочла довод экспертизы относительно отсутствия различительной способности у заявленного обозначения ошибочным. Данная фамилия не является распространенной на территории Российской Федерации. Согласно сведениям сети Интернет, содержащимся в телефонных справочниках (http://tapix.ru, http://interweb.spb.ru/phone/spb) по Москве выявлено 46 человек, а по Санкт-Петербургу выявлено 26 человек, обладающих фамилией Янышев. Следует отметить, что по сравнению с численностью населения этих городов, а также всего населения Российской Федерации в целом, указанные данные несоизмеримо малы.

Следует также отметить, что в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент в виде разноцветного трилистника, а словесный элемент «Янышев» выполнен оригинальным прописным шрифтом, что усиливает различительную способность обозначения. Коллегией также приняты во внимание представленные заявителем документы и образцы продукции, подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается потребителем как обозначение товара производителя.

Коллегия Палаты по патентным спорам решила удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2010742658 с указанием словесного элемента «Янышев» в качестве охраняемого элемента.

 

Вопрос 381.

Может ли изображение буквы строчным или прописным (заглавным) шрифтом повлиять на охраноспособность словесного обозначения в целом?

 

Ответ.

Может, и примером является рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 441066 с приоритетом от 09.09.2010.

з202

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, где доминирующим элементом является словесное обозначение «HEADLINER», изображенное буквами желтого цвета, контрастирующими с черным фоном, на котором оно расположено; оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «HEAD» по международной регистрации N 584785 с конвенционным приоритетом от 27.12.1991, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в том числе в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ;

з201

Отклоняя возражение, Палата по патентным спорам отметила, в частности, следующее. Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показывает, что в словесный элемент «HEADLINER» оспариваемого товарного знака имеет место быть вхождение словесного элемента «HEAD», представляющего собой противопоставленный знак. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом. Данный вывод основывается на том, что словесный элемент «HEADLINER» является естественным словом английского языка, имеющим самостоятельное смысловое значение: «автор заголовков, популярный актер, артист, исполнитель (имя которого появляется в заголовках)», тогда как словесный элемент «HEAD» переводится с английского языка как «голова», «волосы», «жизнь». Кроме того, словесный элемент «HEADLINER» оспариваемого товарного знака выполнен в одно слово, одинаковым шрифтом буквами одного алфавита, что не позволяет выделить словесную часть «HEAD» из всего словесного элемента. Таким образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сравниваемые словесные элементы «HEADLINER» и «HEAD» не являются сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений. Кроме того, сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, поскольку в оспариваемый товарный знак включены изобразительные элементы, которые занимают большую площадь в знаке по сравнению со словесным элементом. С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Довод лица, подавшего возражение о том, что в решении Палаты по патентным спорам от 27.04.2010 словесный элемент «HeadLiner» товарного знака по свидетельству N 352687 признан сходным до степени смешения со словесным элементом «HEAD», в связи с чем словесный элемент «HEADLINER» оспариваемого товарного знака также является сходным до степени смешения со словесным элементом «HEAD», является неправомерным, поскольку обозначение «HeadLiner», которое оспаривалось в указанном решении, зрительно воспринималось как составное из двух слов «Head» и «Liner», первое из которых было тождественно знаку «HEAD» по международной регистрации N 584785, что и явилось основанием для его оспаривания, но только в отношении части товаров 28 класса МКТУ.

з200

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака позволяет коллегии Палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности. Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, является неправомерным.

 

Вопрос 382.

На кого распространяется трехлетний срок неиспользования: на конкретного владельца товарного знака или на сам товарный знак?

 

Ответ.

Срок неиспользования распространяется на товарный знак вне зависимости от того, кто им владеет, что впервые было подтверждено при рассмотрении заявления о досрочном прекращении действия международной регистрации N 44844 по делу N КА-А40/6034-05 ФАС Московского округа в Постановлении кассационной инстанции от 11 июля 2005 г.

Компания «Омнитех Групп Лимитед» (Гонконг, КНР) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Высшей Патентной Палаты Российского агентства по патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) от 29.05.2002 о досрочном полном прекращении действия регистрации N 44844 товарного знака AKAI на территории Российской Федерации по причине его неиспользования.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.04.2004, принятым по результатам повторного разбирательства дела, заявленное требование удовлетворено.

Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 28.02.2005 отменил судебное решение от 02.04.2004 и отклонил требование Компании «Омнитех Групп Лимитед», заявленное по делу.

Компания «Омникорп Лимитед» (ранее именовавшаяся как Компания «Омнитех Групп Лимитед») не согласилась с Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.02.2005 и обжаловала его в кассационном порядке, считая его не соответствующим требованиям ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вынесенным по неполно исследованным материалам дела и с нарушением норм процессуального права.

Обсудив доводы жалобы, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалованного по делу Постановления суда от 28.02.2005.

31.01.1973 Роспатент произвел регистрацию товарного знака AKAI за N 44844 на имя фирмы «Акай Электрик компани Лимитед» (Токио, Япония) в отношении товаров 9 класса МКТУ (магнитофоны, видеомагнитофоны, усилители звуковой частоты, громкоговорители, приемники с частотной модуляцией, телевизоры, телекамеры, радиочастотные преобразователи, магнитные ленты, головные телефоны, наушники, микрофоны, кассеты и соединители). Срок действия регистрации N 44844 был продлен до 28.02.2002. По договору об уступке данного товарного знака, зарегистрированному 28.12.2001 за N 20297, владелец знака изменен на «Тойо Холдингз Лимитед». Наименование нового владельца знака неоднократно изменялось и в итоге определено, как компания «Омнитех Групп Лимитед».

Решением от 29.05.2002 Высшая Патентная Палата Роспатента удовлетворила заявление ООО «Электронная Москва» от 20.11.2001 и досрочно полностью прекратила действие регистрации N 44844 товарного знака AKAI на территории Российской Федерации по причине его неиспользования.

Компания «Омнитех Групп Лимитед» оспорила указанное решение патентного органа в судебном порядке.

Рассматривая спор, Девятый арбитражный апелляционный суд признал, что представленные Компанией «Омнитех Групп Лимитед» документы (заключение Всероссийского центра изучения общественного мнения, обзоры прессы, заключение об объемах рекламы на телевидении, каталоги, медиоплан рекламного агентства «Фреска») не доказывают использование товарного знака AKAI в течение пятилетнего срока его правообладателем. Апелляционный суд оценил представленные заявителем договоры поставки и указал, что они не свидетельствуют о доведении товара до конечного потребителя, их реальное исполнение не подтверждено финансовой документацией. Также отметил, что согласно выпискам из ЕГРЮЛ российские компании, указанные в договорах поставки, на момент их заключения не были зарегистрированы в качестве юридических лиц. Суд апелляционной инстанции признал соблюденной процедуру рассмотрения дела в патентном органе. В связи с этим суд не нашел оснований для отмены обжалованного по делу решения Высшей Патентной Палаты.

Девятый арбитражный апелляционный суд исследовал представленные в дело доказательства в совокупности, дал им правовую оценку и пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для признания недействительным оспариваемого по делу решения патентного органа.

Ссылка в жалобе на неисследованность судом наличия уважительных причин неприменения товарного знака на товарах или их упаковке, а также вопроса о том, происходило ли это по независящим от правообладателя причинам, отклоняется. Доказательств, подтверждающих данные обстоятельства, Компания не представила.

Заключение договора об уступке зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака до регистрации этого договора в Роспатенте не лишало правообладателя товарного знака (Акай Электрик Компани Лимитед) права на его использование.

Утверждение в жалобе о проведении регистрации договора уступки прав на товарный знак в Роспатенте в течение года документально не подтверждено, т.к. в деле не имеется доказательств, свидетельствующих о фактической сдаче договора на регистрацию 11.11.2000. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 433 ГК РФ договор считается заключенным только с момента его регистрации. Нахождение договора на регистрации в Роспатенте до его фактической регистрации не свидетельствует о невозможности использования правообладателем товарного знака по независящим от него причинам.

Довод жалобы о том, что к Компании «Омнитех Групп Лимитед» должен быть применен пятилетний срок, исчисляемый с 28.12.2001 — даты регистрации товарного знака, отклоняется как неосновательный. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ст. 22) не предусматривает возможность восстановления этого срока в связи с уступкой прав на товарный знак. Пятилетний срок распространяется на неиспользование знака как такового, а не на его неиспользование конкретным владельцем знака.

 

Вопрос 383.

Как графическая проработка словесного обозначения и оценка сложности его прочтения могут повилять на установление охраноспособности товарных знаков?

 

Ответ.

Ответ определяется сравнением фактических товарных знаков, и примером может служить рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2011714789/50 с приоритетом от 12.05.2011 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

з199

Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АМИГО», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной шляпы-сомбреро, расположенной на первой букве слова «АМИГО». Словесный и изобразительный элементы расположены на красной подложке. Знак выполнен в белом, оранжевом, красном, зеленом цветовых сочетаниях. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак N 297167 представляет собой словесное обозначение «АМИГО» с приоритетом от 19.02.2004 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

з198

Противопоставленный знак N 111915 с приоритетом от 30.01.1992 представляет собой словесное обозначение «AMIGO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

з197

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «АМИГО». Этот факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение («Амиго» является транслитерацией слова «Amigo», которое в переводе с английского языка имеет значение «друг», см. Яндекс, словари).

Таким образом, сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АМИГО»/»АМИГО»/»AMIGO».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обусловливает второстепенность данного критерия сходства.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

 

Вопрос 384.

Что может служить основанием подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с признанием действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией?

 

Ответ.

Примером может служить рассмотрение следующего дела.

Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339402. В своем возражении ФКП «Саранский механический завод» просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью. Требования ФКП «Саранский механический завод» мотивированы тем, что действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака по свидетельству N 339402, признаны недобросовестной конкуренцией на основании решения Федеральной антимонопольной службы от 05.10.2011 N АК/37786 по делу N 114/103-11.

Регистрация товарного знака по заявке N 2006731205/50 с приоритетом от 30.10.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была произведена 14.12.2007 за N 339402 в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Тарасенко Алексея Викторовича.

Обладатель исключительного права на товарный знак по свидетельству N 339402 — ИП Тарасенко А.В. был извещен о поступлении возражения и представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

— решение Федеральной антимонопольной службы России вынесено только в отношении части товаров 12 класса МКТУ, а именно в отношении велосипедов;

— заявитель, ссылаясь на решение ФАС, просит прекратить правовую охрану товарного знака полностью.

В дальнейшем правообладатель сообщил, что в Федеральный Арбитражный суд Московского округа подана кассационная жалоба о признании недействительным указанного выше решения антимонопольного органа. В удовлетворении кассационной жалобы ИП Тарасенко Алексея Викторовича к Федеральной антимонопольной службе России было отказано полностью.

По результатам рассмотрения заявления ФКП «Саранский механический завод» Федеральной антимонопольной службой России принято решение от 5 октября 2011 года по делу N 114/103-11 о признании действий ИП Тарасенко А.В., связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству N 339402 в отношении товаров 12 класса МКТУ, в части велосипедов, актом недобросовестной конкуренции, запрещенным частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Арбитражным судом г. Москвы от 28.04.2012 по делу N А40-16148/12-130-49 отказано в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Тарасенко А.В. о признании незаконным вышеуказанного решения ФАС России от 19.09.2011 по делу N 1-4/103-11. В дальнейшем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2012. Федеральный арбитражный суд Московского округа своим Постановлением от 10 декабря 2012 года по делу N А40-16148/12-130-149 отказал в удовлетворении кассационной жалобы о признании недействительным указанного выше решения антимонопольного органа.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

На основании пункта 3 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

Вышеуказанное решение Федеральной Антимонопольной службы касается товаров 12 класса МКТУ, в части велосипедов, однако заявитель ФКЗ «Саранский механический завод» в своем заявлении просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку полностью, поскольку в перечень товаров 12 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включены составные части велосипедов, предназначенные для сборки велосипедов или замены частей, а товары 28 класса МКТУ «самокаты (игрушки)» являются однородными детским велосипедам, так как имеют один круг потребителей, продаются в одних и тех же магазинах.

Экспертная комиссия, изучив перечень товаров 12 класса МКТУ «велосипеды; велосипеды детские, велосипеды дорожные, велосипеды спортивные, велосипеды горные, велосипеды складные; двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; зеркала заднего вида; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; корзинки для велосипедов; крепления для ступиц колес велосипедов; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; передачи зубчатые для велосипедов; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; седла для велосипедов, сетки защитные для велосипедов; спицы велосипедных колес; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; упоры для велосипедов (являющиеся их частью); цепи для велосипедов; чехлы для седел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов» и товаров 28 класса МКТУ «самокаты (игрушки)», установила следующее.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322, и введенных в действие 10.05.2003, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Указанные в перечне оспариваемого товарного знака товары 12 класса МКТУ и товары 28 класса МКТУ представляют собой разновидность велосипедов, запасные части и комплектующие для велосипеда, часть из них соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, продаются в одном и том же месте, и, следовательно, являются однородными товарам 12 класса МКТУ «велосипеды».

Таким образом, усматриваются достаточные правовые основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339402 полностью. Учитывая изложенное, руководствуясь подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, Экспертная комиссия полагает удовлетворить возражение от 10.05.2012 и признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339402.

 

Вопрос 385.

Может ли запрет на ввоз и реализацию на территории Российской Федерации вин и виноматериалов из Республики Грузия подтверждать, что правообладатель не имел законной возможности использования товарных знаков?

 

Ответ.

Может, что подтверждено Постановлением ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу N А40-85638/12-15-66. ООО «Александровы погреба» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «АгросЭко М» о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 311415, N 313196.

з196

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 6 сентября 2012 года в требованиях отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2012 года решение суда оставлено без изменения.

Проверив материалы дела, выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, суд не находит оснований для отмены решения и Постановления суда.

Согласно материалам дела заявитель ссылается на то, что на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана товарным знакам «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА» по свидетельству N 311415 с датой регистрации от 01.08.2006 и «OLD KOLKHETI» по свидетельству N 313196 с датой регистрации от 06.09.2006 для товаров 33 класса МКТУ — алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе вина.

Правообладателем товарных знаков по свидетельству N 311415 и N 313196 является ООО «АгросЭко М».

Истец обратился в суд о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам N 311415 и N 313196 со ссылкой на нормы ст. 1486 ГК РФ в связи с их неиспользованием ответчиком.

Заинтересованность истца в использовании товарного знака «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА» заключается в том, что он осуществляет деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции на территории Российской Федерации и имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА».

Истец является заявителем по заявке на товарный знак «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА».

Как установил суд, спорные товарные знаки по свидетельствам N 311415 и N 313196 были зарегистрированы свидетельством для использования на территории Российской Федерации при обороте алкогольной продукции, производимой АО «Телиани Вели» (Республика Грузия).

Письмом Роспотребнадзора от 25 марта 2006 г. и от 19 апреля 2006 г. были отозваны санитарно-эпидемиологические заключения на винодельческую продукцию и виноматериалы из Республики Грузия и приостановлена реализация иной продукции на территории Российской Федерации и ее вывоз на территорию Российской Федерации.

Судом было установлено, что ответчиком в связи с вышеизложенным приостановлена реализация и ввоз продукции, в отношении которой использовались товарные знаки «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА» («OLD KOLKHETI»).

Факт осуществления ответчиком попыток ввода на территорию Российской Федерации продукции, маркированной спорными товарными знаками, подтверждается счетом-фактурой от 06.03.2006 N 014/RUS и CMR N 000442.

Суд указал, что на момент рассмотрения дела действует запрет на ввоз и реализацию на территории Российской Федерации вин и виноматериалов из Республики Грузия. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что ответчик не имеет законной возможности использования вышеназванных товарных знаков. Данные обстоятельства являются не зависящими от ответчика.

Суд пришел к правильному выводу, что ответчиком представлены доказательства, свидетельствующие о неиспользовании товарных знаков по независящим от него причинам — ч. 3 ст. 1486 ГК РФ.

Учитывая изложенное, суд правильно указал, что оснований для прекращения правовой охраны спорных товарных знаков не имеется.

 

Вопрос 386.

Если на момент подписания договора коммерческой концессии сторона договора не являлась обладателем исключительного права на коммерческое обозначение (товарный знак), то может ли такой договор считаться незаключенным?

 

Ответ.

Не может, что следует из Постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 апреля 2013 г. N 15АП-3447/2013 по делу N А53-28076/2012.

Как следует из материалов дела, 17.06.2010 между ООО «Эстайлер» (лицензиар, компания) и ИП Федоровым И.М. (лицензиат) был заключен договор коммерческой концессии N 17/06/10, в соответствии с условиями которого лицензиар, являясь единственным в Российской Федерации представителем владельца лицензии на определенную интеллектуальную собственность, включая «систему» и «марки» (в том числе коммерческое обозначение eStyler ), которые описаны в пункте 1 преамбулы, на возмездной основе передает лицензиату исключительное право на использование вышеуказанной интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности лицензиата в объеме, определенном в соответствии с настоящим договором.

В преамбуле договора указано, что компания является владельцем системы eStyler и принципов эффективного управления ею, включающей в себя коммерческое обозначение и знак обслуживания eStyler , другие торговые марки и наименования, знаки обслуживания, коммерческие объявления (слоганы) и связанные с ними изображения (логотипы), далее по тексту в совокупности именуемые марками; компания имеет исключительные права на использование в России и странах СНГ торговой марки eStyler с целью эксплуатации и дальнейшей выдачи лицензий на эксплуатации торговых мест eStyler .

Разделом 1 договора установлено, что концессионная плата за каждое торговое место eStyler определяется в приложении N 1 к договору. Общая стоимость договора составляет 800000 рублей за 5 торговых мест eStyler . Лицензия включает в себя полностью укомплектованное торговое место eStyler , пакет документов и правил, разработанных компанией для максимально успешного ведения бизнеса, а также право использования торгового знака eStyler . Состав торгового места eStyler приведен в приложении N 2 к договору.

Разделом 2 договора установлен порядок и размер выплат, которые должен производить истец ответчику в качестве лицензионной платы, равной 5% от валового объема продаж данного торгового места. Разделом 5 договора предусмотрена обязанность истца сообщать ответчику о валовом объеме продаж за рабочую неделю, а также направлять еженедельные отчеты о деятельности торгового места (пункт 5.5). Договором также предусмотрено согласование местоположения торговых мест (раздел 6).

В то же время ответчик в качестве правообладателя товарного знака eStyler был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ только 13.06.2011, что подтверждается свидетельством на товарный знак N 440950, выданным ответчику Роспатентом. На дату заключения договора коммерческой концессии 17.06.2010 ответчик не обладал исключительным правом на товарный знак eStyler . Кроме того, при заключении с истцом договора от 17.06.2010 N 17/06/10 у ответчика не имелось также и зарегистрированного в установленном порядке лицензионного договора с Евсюковым Е.И. — правообладателем патента на полезную модель N 94815 «электронная сигарета». Указанные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Ростовской области от 12.03.2012 по делу N А53-15391/2011, а также подтверждаются материалами настоящего дела.

Суд первой инстанции по настоящему делу, а ранее — суд в решении от 12.03.2012 по делу N А53-15391/2011 установил также, что на основании спорного договора ответчик отгрузил истцу 5 торговых мест eStyler , а истец перечислил ответчику 800000 рублей (платежные поручения от 18.06.2010 N 1 на сумму 100000 рублей, от 25.06.2010 N 2 на сумму 700000 рублей). Позднее истец перечислил ответчику паушальные взносы при реализации торговых мест другим предпринимателям — ИП Гумерову В.Ш. и ИП Гальченко К.А. (платежные поручения от 24.12.2010 N 2 на сумму 100000 рублей и от 28.06.2010 N 3 на сумму 300000 рублей).

Эти обстоятельства относятся к фактам, которые в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат доказыванию вновь, поэтому доводы отзыва истца на апелляционную жалобу о том, что по делу не доказан факт получения им от ответчика 5 оборудованных торговых мест, отклоняются. Решение Арбитражного суда Ростовской области 12.03.2012 по делу А53-15391/2011 вступило в законную силу 13.04.2012. В указанном деле истец (предприниматель) просил признать договор коммерческой концессии от 17.06.2010 N 17/06/10 недействительным и применить последствия его недействительности. Суд (дело N А53-28076/2012) в удовлетворении иска отказал, квалифицировав спорный договор как незаключенный. Фактически, в настоящем деле суд первой инстанции повторил мотивировку решения по делу N А53-15391/2011 в части, касающейся квалификации спорного договора как незаключенного.

Апелляционный суд не поддерживает вывод суда о том, что договор коммерческой концессии следует признать незаключенным при вышеуказанных обстоятельствах.

Договор коммерческой концессии является консенсуальным договором и считается заключенным по достижении сторонами соглашения по всем его существенным условиям. Закон не связывает момент заключения договора с наличием у передающей его стороны комплекса исключительных прав: из содержания пунктов 1 и 2 статьи 1027 ГК РФ следует, что их использование составляет предмет договора. Этот предмет согласован сторонами спорного договора должным образом, как указано выше. Действительное же наличие либо отсутствие у ответчика права на товарный знак, на полезную модель в момент заключения договора коммерческой концессии относятся к сфере исполнения такого договора, а не к моменту его заключения.

Та же логика использована, например, при толковании закона, данном в пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил ГК РФ о договоре аренды» (ред. от 25.01.2013): в случае неисполнения обязательства по передаче вещи в аренду (в том числе в связи с тем, что вещь, являвшаяся предметом такого договора аренды, не была создана арендодателем или приобретена им у третьего лица) арендодатель обязан возместить арендатору убытки, причиненные нарушением договора. Еще раньше такой подход нашел отражение в Постановлении Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», в котором также разъяснено, что отсутствие у продавца по договору купли-продажи объекта недвижимости зарегистрированного права на этот объект самого договора не порочит. Наконец, в отношении субъективных прав как объектов оборота Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации высказался еще в пункте 4 информационного письма от 30.10.2007 N 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»: соглашение об уступке права (требования), предметом которого является не возникшее на момент заключения данного соглашения право, не противоречит законодательству.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что из буквального содержания приведенных им норм (статей 1027, 1030, 1032, 432 и 382 ГК РФ) вытекает, что существенным условием договора коммерческой концессии является наличие принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), подлежащих передаче пользователю, основан на неправильном толковании закона.

Равным образом факт отсутствия государственной регистрации заключенного 17.06.2010 договора коммерческой концессии N 17/06/10 не является основанием для признания его незаключенным (как, например, договора аренды недвижимого имущества со сроком год и более): пункт 2 статьи 1028 ГК РФ прямо предусматривает, что при отсутствии государственной регистрации договор коммерческой концессии считается ничтожным.

В отличие от установленных фактов, правовые выводы суда по делу N А53-15391/2011 апелляционный суд не связывают, оснований для признания спорного договора незаключенным из материалов дела не усматривается, напротив, есть основания для вывода о его ничтожности в силу того, что он не прошел государственную регистрацию.

Вывод о том, что договор коммерческой концессии от 17.06.2010 N 17/06/10 был заключен, исключает квалификацию полученных ответчиком от истца денежных средств как неосновательное обогащение. Исковые требования, предъявленные по этому основанию, удовлетворению не подлежат.

В свою очередь, констатация ничтожности спорного договора подразумевает возможность применения к отношениям сторон нормы пункта 2 статьи 167 ГК РФ. С учетом установленного факта принятия во владение и факта использования имущества истца (5 торговых мест), факта передачи истцом этого имущества субконцессионерам, оснований для удовлетворения требования о возврате перечисленных истцом ответчику по договору денежных средств также нет. В деле отсутствуют доказательства возвращения истцом ответчику спорного имущества (5 торговых мест) до момента оформления исключительных прав ответчика.

Подход, исключающий возвращение денежных средств, уплаченных по недействительному договору при наличии фактического пользования, является в арбитражной практике устоявшимся (Определение ВАС РФ от 02.05.2012 N ВАС-4898/12 по делу N А50-6718/2011; Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 18.07.2012 по делу N А53-24253/2011; от 08.02.2012 по делу N А20-1147/2010; от 13.05.2011 по делу N А63-6488/2010). Отказ в удовлетворении требования о возвращении ранее уплаченных денежных средств влечет и отказ в удовлетворении иска в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами.

В указанной части решение подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении иска. В части отказа в иске об индексации присужденных сумм решение надлежит оставить без изменения.

Арбитражный суд постановил отменить решение Арбитражного суда Ростовской области от 7 февраля 2013 года по делу N А53-28076/2012 в части удовлетворения иска и взыскания судебных расходов, принять по делу новый судебный акт, в удовлетворении иска отказать.

 

Вопрос 387.

Как оценивается охраноспособность изобразительных элементов, представляющих собой схематическое изображение товаров, в отношении которых испрашивается регистрация?

 

Ответ.

Отрицательно, что следует из рассмотрения возражения, поданного на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2011711468 с конвенционным приоритетом от 04.03.2011.

з195

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила, в частности, следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям слово «GAME» означает — игра, партия, матч, гейм, забава, развлечение; слово «HUB» означает — ядро (сети), концентратор (в сетях — сетевой аппаратный узел, к которому подключаются все компьютеры в сети топологии «звезда»; активные концентраторы могут восстанавливать и ретранслировать сигналы; пассивные концентраторы просто выполняют коммутацию (см. Яндекс-словари, Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию).

Таким образом, в отношении уточненного перечня товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ (все товары и услуги, предназначенные только для использования с игровыми устройствами) словесные элементы «GAME» и «HUB» характеризуют товары (услуги), т.е. указывает на их свойства и назначение и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно дополнительным обстоятельствам, выявленным при подготовке к заседанию коллегии, в качестве основания для отказа отмечено, что заявленное обозначение включает изобразительный элемент (расположенный в центре четырехугольной фигуры с округлыми углами), который представляет собой схематическое изображение товаров 9 класса МКТУ, заявляемых на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этого товара (игровой пульт).

Игровой пульт (геймпад, джойпад) — тип игрового манипулятора. Классический геймпад представляет собой пульт, выполненный в виде приплюснутой буквы «П», в верхней левой части которого расположен традиционный геймпадовский «крестик», а в правой верхней части — четыре кружочка (кнопки), которые служат для управления процессом игры. Нижние части пульта выполнены в виде рукояток, предназначенных для его удерживания. Анализ рассматриваемого обозначения показал, что изобразительный элемент, расположенный в центре композиции, представляет собой фигуру, выполненную в виде приплюснутой буквы «П», внутри которой в верхней части слева расположен элемент в виде знака «+», в правой части — четыре кружка. При этом внешний контур изобразительного элемента (в форме буквы «П»), наличие знака «+» и четырех кружков, соответствующих геймпадовскому «крестику» и четырем программируемым кнопкам, а также их взаимному расположению, позволяют утверждать, что данный элемент представляет собой схематическое изображение товара (стандартного игрового пульта).

При этом коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание, что схематическое изображение товара не является принципиальной схемой устройства (стандартного игрового пульта), о которой упоминается в материалах отзыва. Использование в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде четырехугольной фигуры сине-голубого цвета со скругленными углами не играет существенной роли в индивидуализации товара, так как является фоном. Наиболее значимым при восприятии элементом в композиции обозначения является изобразительный элемент, занимающий центральное положение, на котором в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что изобразительный элемент, представляющий собой схематическое изображение товара «игровой пульт», в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ (связанных с данным товаром) является описательным. Принимая во внимание, что заявитель ограничил перечень товаров и услуг исключительно товарами и услугами, предназначенными только для использования с игровыми устройствами, то положение пункта 3 (1) статьи 1483 ГК РФ может быть снято. Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают элементы, характеризующие товары (услуги), оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение для описания своего товара.

 

Вопрос 388.

Может ли охраняться обозначение, воспроизводящее в сознании потребителя устойчивые ассоциации с дешевым суррогатным вином, выпускавшимся в СССР?

 

Ответ.

Не может, что следует из рассмотрения возражения, поданного ООО «РОСГЛАВВИНО», Краснодарский край, г. Темрюк, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «СОЛНЦЕДАР» по заявке N 2011703265, поданной 01.02.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Обозначение «СОЛНЦЕДАР» получило широкую известность в отношении товаров 33 класса МКТУ как низкокачественный дешевый плодово-ягодный напиток, получивший наименование «скипидар» и вошедший в многочисленные литературные произведения в достаточно негативном качестве, что препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ по основаниям пункта 3 (2) статьи 1483 ГК РФ. Подтверждением указанного служат многочисленные публикации, в том числе в сети Интернет (см. Багриновский Г.Ю. Энциклопедический словарь спиртных напитков. М.: Астрель, 2003; http://www.lozikov.ru/nakazanie-lubovu/tom-i/17-propahsij-skipidarom-solncedar; http://www.poem4you.ru/vzloy/Solntsedar.html; http://modernpoetry.ru/main/timurkibirov-stihotvoreniya; http://www.promegalit.ru/publics.php?id=3273; http://www.poezia.ru/article.php?sid=75348).

Заявитель не смог представить документов, подтверждающих, что репутация алкогольного напитка «СОЛНЦЕДАР» кардинально изменилась и в сознании потребителя ассоциируется именно с заявителем, т.е. заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования как товарный знак заявителя. Поскольку заявленное обозначение прочно ассоциируется в сознании потребителя с определенным видом товара — вином, в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Вместе с тем коллегия не находит оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, поскольку негативная репутация алкогольного напитка «СОЛНЦЕДАР» не распространяется на услуги 35 класса МКТУ (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба) и 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению пищевыми продуктами; обеспечение временного проживания), не связанные с товарами 33 класса МКТУ.

 

Вопрос 389.

Как оценивается охраноспособность товарных знаков, представляющих собой схемное изображение строительных конструкций?

 

Ответ.

Охраноспособность не подтверждается, что иллюстрируется рассмотрением возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 468112 с приоритетом от 13.09.2011 в отношении товаров 19 класса МКТУ.

з194

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак является объемным и представляет собой изображение конструкции, состоящей из двух параллельных плоскостей, соединенных между собой вертикальными перегородками. На одной из плоскостей нанесены чередующиеся светлые и темные полосы. Знак зарегистрирован в цветовом сочетании: белый, черный, светло-серый, темно-серый.

Палата по патентным спорам установила, что правовая охрана знаку предоставлена в отношении следующих товаров 19 класса МКТУ: «балки; доски для настилов, полов; конструкции; кровли; настилы; облицовки для стен; обшивки для стен; панели для обшивки стен; паркет; перегородки; плитки; плитки для настилов, полов; плиты надгробные; покрытия».

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Товарный знак по свидетельству N 468112 представляет собой схематическое изображение товаров 19 класса МКТУ, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая охрана. В частности, подобную конструкцию из двух параллельных плоскостей, соединенных вертикальными перегородками, имеют террасная доска, вагонка, сотовый поликарбонат, керамические потолочные панели, которые используются для настила и покрытия полов, обшивки и облицовки стен, кровли и других поверхностей, о чем свидетельствуют материалы возражения, в том числе многочисленные сайты сети Интернет. Следует отметить, что указанная выше форма товара в виде двух параллельных плоскостей с продольными перегородками, которые представляют собой ребра жесткости данной конструкции, обусловлена функциональным назначением товара. Указанные товары соотносятся с товарами 19 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, как категории вид — род, что позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью для всех товаров, приведенных в свидетельстве N 468112. В связи с указанным довод правообладателя о том, что оспариваемый знак может быть использован для индивидуализации товаров любого вида, со ссылкой на фотографию куска террасной доски, который установлен на подставке с надписью ООО «Центральная Компания «Стройсинтез», по-видимому, на входе в офис компании, является неубедительным.

Что касается приведенных в отзыве примеров регистрации объемных товарных знаков в отношении бутылей, то все указанные товарные знаки являются комбинированными и содержат в своем составе, кроме объемных обозначений, еще и словесные элементы, в отличие от оспариваемого. То же самое относится и к представленным решениям ППС по свидетельствам N 337260, 337261.

Таким образом, коллегией установлено, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ и пункте 2.3.1 Правил.

 

Вопрос 390.

Если лицо, подавшее возражение, не имеет отношения к рассказу и его автору, то может ли оно рассматриваться в качестве заинтересованного лица в оспаривании регистрации товарного знака?

 

Ответ.

Ответ определяется основаниями подачи возражения. Товариществом собственников жилья «ШЕЛЕСТОВО», Москва, подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ШЕЛЕСТОВО» по свидетельству N 402423 по заявке N 2009700780 с приоритетом от 22.01.2009 в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 43, 44 классов МКТУ на имя ООО «Бужарово», Московская область. Впоследствии наименование правообладателя товарного знака было изменено на ООО «Вектор Инвестментс», Москва.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождественен названию известного в Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака произведения литературы. В возражении указано, что в 1990 году издательско-полиграфическим объединением ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» был опубликован сборник фантастических рассказов и повести «Листья времени», который содержал рассказ «ШЕЛЕСТОВО» Геннадия Мельникова.

Свою заинтересованность в подаче возражения лицо, его подавшее, обосновало тем, что правообладателем оспариваемого товарного знака было подано в суд исковое заявление о защите исключительного права на данный товарный знак и взыскании с лица, подавшего возражение, денежной компенсации.

Палата по патентным спорам установила следующее. Материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о том, что исключительное право на указанное произведение принадлежит именно лицу, подавшему возражение. Напротив, представители лица, подавшего возражение, отвечая на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам, указали на то, что лицо, подавшее возражение, не имеет никакого отношения к рассказу «ШЕЛЕСТОВО» и его автору Геннадию Мельникову. С учетом данного обстоятельства лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в оспаривании регистрации товарного знака по свидетельству N 402423 по указанному в возражении основанию, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ.

Что касается довода возражения о том, что правообладателем оспариваемого товарного знака было подано в суд исковое заявление о защите исключительного права на данный товарный знак и взыскании с лица, подавшего возражение, денежной компенсации, то следует отметить, что данный судебный спор относится к вопросам о правомерности использования тем или иным лицом зарегистрированного товарного знака, но не к вопросу о праве на конкретный объект авторского права.

Указанные выше обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам принять решение об отказе в удовлетворении возражения от 12.02.2013, поскольку оно не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1513 ГК РФ.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code