Может ли быть оштрафован индивидуальный предприниматель за недобросовестную конкуренцию с использованием чужих средств индивидуализации товаров и услуг

Вопрос 340.

Может ли быть оштрафован индивидуальный предприниматель за недобросовестную конкуренцию с использованием чужих средств индивидуализации товаров и услуг?

 

Ответ.

Может. Томское УФАС России оштрафовало за недобросовестную конкуренцию индивидуального предпринимателя П.С.В на 20 тысяч рублей. В антимонопольный орган поступило заявление от ООО «ЛЕНА-ТУР» о нарушении ИП П.С.В. ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» и запрета на недобросовестную конкуренцию. Фирменное наименование заявителя на русском языке зарегистрировано в 1998 г. и с тех пор ООО «ЛЕНА-ТУР» оказывает туристические услуги. Наименование использовалось ООО «ЛЕНА-ТУР» на русском и английском языках, однако изменения в устав общества о наименовании на английском языке внесены в мае 2012 года. За годы работы накоплена обширная клиентская база, заработана положительная деловая репутация. В мае 2012 года заявитель узнал об использовании ИП П.С.В. фирменного наименования «ЛЕНА-ТУР» путем размещения вывески «LENA-TOUR» и предложения потребителям туристических услуг от имени «ЛЕНА-ТУР», размещая в справочных и информационных службах сведения о предоставлении услуг от имени «ЛЕНА-ТУР». ИП П.С.В. свою деятельность на рынке оказания туристических услуг в г. Томске начал с января 2012 года. Для открытия туристического агентства ИП П.С.В. были разработаны логотип, фирменный стиль и сайт, а также подана заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака «LENA-TOUR». Для оценки действий предпринимателя антимонопольный орган привлек в качестве эксперта патентного поверенного, на основании заключения которого установлен факт сходства обозначения «LENA-TOUR», используемого ИП П.С.В. и фирменного наименования ООО «ЛЕНА-ТУР» до степени смешения по звуковому, смысловому, графическому признакам для однородных товаров. Кроме того, экспертом установлен факт сходства до степени смешения комбинированного обозначения, используемого ИП П.С.В., с комбинированным обозначением, используемым ООО «ЛЕНА-ТУР» по звуковому и смысловому признакам. ИП П.С.В. и ООО «ЛЕНА-ТУР» являются конкурентами, таким образом, используя фирменное наименование ООО «ЛЕНА-ТУР» индивидуальный предприниматель вводит в заблуждение потребителей услуг.

Антимонопольный орган признал ИП П.С.В. недобросовестным конкурентом, поскольку компанией нарушены требования п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» и предписал прекратить недобросовестную конкуренцию. За описанное нарушение Закона последовало административное наказание в виде штрафа.

 

Вопрос 341.

Как антимонопольные органы определяют сходство фирменных наименований юридических лиц?

 

Ответ.

Подход может быть иллюстрирован следующим примером.

Ухтинское ООО «ИнТурАэро+» в ноябре 2012 года было признано нарушившим ч. 2 ст. 14 Закона «О защите конкуренции». ООО «ИнТурАэро+» зарегистрировало в учредительных документах и больше года использовало фирменное наименование, сходное до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ИнТурАэро», зарегистрированным на несколько лет раньше. Обе фирмы осуществляли аналогичную деятельность (оказание туристических услуг) на одной территории — в Ухте.

з173

По мнению комиссии Коми УФАС России, существование на рынке двух юридических лиц со схожими наименованиями могло ввести в заблуждение потенциальных потребителей услуг. Действия ООО «ИнТурАэро+», направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат ГК РФ и Парижской конвенции по охране промышленной собственности, способны причинить убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту.

При вынесении административного наказания было учтено, что ответчик выполнил предписание антимонопольного органа и сменил фирменное наименование с ООО «ИнТурАэро+» на ООО «ТУРСПЛЮС», внес соответствующие изменения в учредительные документы Общества и в Единый государственный реестр юридических лиц. В качестве отягчающего обстоятельства учтена длительность правонарушения. ООО «ТУРСПЛЮС» назначен штраф в размере 100000 рублей.

 

Вопрос 342.

Применимы ли положения статьи 6.quinquies Парижской конвенции к нетождественным обозначениям?

 

Ответ.

Не применимы. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное компанией «Х. Дж. Хайнц Компани», США, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010733657 с приоритетом от 20.10.2010, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы и соусы, включая кетчуп». Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой бутылку, корпус которой состоит из эллипсовидных граней, а дно слегка вогнуто и по периметру окантовано оригинальными узорными линиями.

з172

В возражении указано, что заявленный объемный знак 24.12.2002 был зарегистрирован в США (регистрация N 2, 665, 061), и на основании простого визуального наблюдения очевидно, что зарегистрированный в США знак является схематичным изображением объемного натуралистического обозначения по заявке N 2010733657.

Палата по патентным спорам отметила в данной части следующее.

Регистрация N 2,665,061 США, на которую ссылается заявитель, и заявка N 2010733657 являются самостоятельными, не связаны друг с другом и относятся к нетождественным обозначениям, в силу чего статья 6.quinquies Парижской конвенции неприменима к заявленному обозначению. Пункт C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции, который процитирован в возражении, касается использования товарного знака в форме, которая несущественно отличается от той, в какой знак был зарегистрирован в одной из стран — членов Союза, т.е. также не может быть применен к обозначению по заявке N 2010733657. Кроме того, согласно пункту (1) статьи 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Коллегия отмечает, что представленные изображения объемных товарных знаков в виде бутылок, зарегистрированные в других странах на имя заявителя, также отличаются от заявленного объемного обозначения.

 

Вопрос 343.

Как Роспатент оценивает использование в заявленных товарных знаках знаков сертификации, использовавшихся в СССР?

 

Ответ.

Оценивает отрицательно. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное ООО «Наша Стоматология» на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке N 2011721878 с приоритетом 04.07.2011 в отношении услуг 40 и 44 классов МКТУ.

з171

Коллегия Палаты по патентным спорам, отказывая в удовлетворении возражения, отметила, что изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводит изобразительную часть государственного знака качества СССР.

Исполнение вместо надписи «СССР» круга, а также наличие фонового круга внутри пятиугольника не придают заявленному изображению в целом качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия государственного знака качества СССР. Несмотря на то, что в настоящее время указанный символ не используется, заявителем не представлено доказательств того, что он перешел в разряд обозначений, способных вызвать необходимые и достаточные ассоциации, позволяющие ему выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака. Данный знак использовался и используется для маркировки товаров различных производителей, в силу чего не обладает способностью индивидуализировать продукцию конкретного производителя. Следует отметить, что указанный знак был предназначен для маркировки товаров (как народного потребления, так и производственно-технического назначения) высокого качества. Знак был введен в действие в 1967 году с целью повышения эффективности общественного производства. Довод заявителя о восприятии изобразительного элемента в виде фигурки человека, вписанной в круг и пятиугольник, не может быть признан убедительным, поскольку элементы заявленного обозначения имеют высокую степень сходства с элементами государственного знака качества СССР: пятиугольником и вписанными в него геометрическими фигурами.

 

Вопрос 344.

Как оценивает Палата по патентным спорам Роспатента отправку возражений в ее адрес факсимильной почтой?

 

Ответ.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поступившее в Роспатент 18.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 336468 по заявке N 2005729273 с приоритетом от 15.11.2005, с регистрацией в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.10.2007 за N 336468 на имя Закрытого акционерного общества «ЛЭКИС».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ. Согласно пункту 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1 — 4 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, могут быть поданы в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене — по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 336468 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы в официальном бюллетене 12.12.2007. Возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.12.2012, то есть после истечения пятилетнего срока, предусмотренного для оспаривания.

Стоит также обратить внимание, что поступление возражения в Палату по патентным спорам посредством факса не предусмотрено действующим законодательством. Датой поступления возражения считается дата поступления почтовой корреспонденции 18.12.2012, о чем лицо, подавшее возражение, было уведомлено в корреспонденции (форма 820) от 27.12.2012.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, в связи с наличием ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражения, товарного знака по свидетельству N 270491. Срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Закона, для возможности оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству N 336468 по пунктам 1 статьи 7 Закона, истек. В этой связи возражение не подлежит удовлетворению.

На наш взгляд, подобная мотивация Роспатента противоречит законодательству. Нормы части 4 ГК РФ предусматривают такое юридически значимое действие, как «подача» возражения в Палату по патентным спорам, а не «поступление» возражения в Палату по патентным спорам. Не говорится, в какой форме такая «подача» может быть произведена: подачей по почте, подачей непосредственно в канцелярию Роспатента, подачей иными средствами связи.

 

Вопрос 345.

Имеет ли правовое значения отсутствие у лица статуса индивидуального предпринимателя, если обозначение используется не как товарный знак, а как доменное имя?

 

Ответ.

Не имеет. Примером может служить Определение ВАС РФ от 24 декабря 2012 г. N ВАС-14483/12.

Из материалов дела следует, что спорный товарный знак зарегистрирован 30.08.1999 (с приоритетом от 20.11.1997) за N 179269 на имя Закрытого акционерного общества «Петросиб» в отношении товаров и услуг 09, 15, 16 и услуг 35 — 42 классов МКТУ.

На основании решения Роспатента от 19.12.2005 правовая охрана товарного знака досрочно прекращена в отношении товаров 16 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

В соответствии с договором уступки от 14.08.2006 N РД0011263 правообладателем оспариваемого товарного знака стало общество.

В Роспатент 11.01.2011 поступило заявление Ковалева В.В. о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака по свидетельству N 179269 в связи с его неиспользованием в отношении части услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ.

Решением от 28.03.2011 правовая охрана названного товарного знака досрочно прекращена в части услуг 35 класса МКТУ «выпуск рекламных листков, брошюр, демонстрация товаров, реклама», услуг 37 класса МКТУ «ремонт видео- и аудио аппаратуры, ремонт бытовой техники, техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, установка и ремонт компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования», услуг 39 класса МКТУ «хранение товаров», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании его незаконным.

Суд признал, что Ковалев В.В. не являлся заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны названного товарного знака, поскольку как физическое лицо не имел правовой и физической возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе оказывать спорные услуги, указанные в 39 и 42 классах МКТУ.

Кроме того, суд учел, что судебными актами по делу N А41-37023/10 Ковалев В.В. признан нарушителем исключительных прав истца на указанный товарный знак, ему было предписано не использовать в доменном имени technoshock.ru товарный знак общества в виде словесного обозначения technoshock.

Ссылаясь на то, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и поэтому в данном случае не требуется исследование фактов использования товарного знака, суды признали решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака недействительным.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Ковалев В.В. с 2007 года является владельцем доменного имени, зарегистрированного в 2002 году. Он 11.01.2011 обратился в Роспатент с соответствующим заявлением. И Роспатентом 28.03.2011, то есть до признания его нарушителем исключительных прав на указанный товарный знак при рассмотрении дела N А41-37023/10, было принято оспариваемое решение.

Исходя из указанных обстоятельств, обращение Ковалева В.В. с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием направлено на защиту его прав на доменное имя.

При этом не имеет правового значения отсутствие у данного лица статуса индивидуального предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется в качестве товарного знака. Однако указанное обозначение использовалось Ковалевым В.В. не как товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не обладающее статусом индивидуального предпринимателя.

Таким образом, суду следовало проверить решение Роспатента по существу.

 

Вопрос 346.

Может ли обозначение рассматриваться как название сорта колбасы и на этом основании потерять свою различительную способность для колбасных изделий?

 

Ответ.

Может. Данный вопрос детально рассмотрен ФАС Московского округа в Постановлении от 19 февраля 2013 г. по делу N А40-42068/12-27-376.

Из установленных судами фактических обстоятельств по делу усматривается, что ООО «ПРОДО Финанс» была подана заявка с приоритетом от 10 ноября 2008 года на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «БЕРГШТАЙН» в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, в удовлетворении которой решением Роспатента от 11 апреля 2011 года было отказано.

Обществом 4 июля 2012 года в Палату Роспатента было подано возражение, по результатам рассмотрения которого решение Роспатента от 11 апреля 2011 года оставлено в силе.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения ООО «ПРОДО Финанс» с настоящими требованиями в суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках), статей 1477, 1483 ГК РФ, пунктом 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной деятельности», пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для проведения регистрационных действий в отношении спорного товарного знака.

Отказ Роспатента в регистрации товарного знака основан на том, что заявленное обозначение не соответствует пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

Положениями пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений: не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. К подобным обозначениям относятся обозначения, которые способны ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и связанных с ним услуг.

Заявленное обозначение «БЕРГШТАЙН» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Данное обозначение использовалось различными производителями колбасной продукции до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве названия сорта колбасы, что дает основание говорить о потере его различительной способности для колбасных изделий и не может выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать эти товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Поскольку обозначение «БЕРГШТАЙН» не обладает признаками различительной способности, оно нуждается в свободном использовании и предоставление на него исключительного права одному лицу создаст препятствие остальным субъектам торгового оборота.

 

Вопрос 347.

Как Роспатент относится к регистрации знаков зодиака в качестве товарных знаков?

 

Ответ.

Экспертиза проводится на общих основаниях, но наличие серии таких знаков способствует регистрации. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение на решение об отказе в государственной регистрации на имя ООО «Кондитерская фабрика «Сибирь», г. Нижнеудинск, товарного знака по заявке N 2011721146 с приоритетом от 01.07.2011 на обозначение «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Отказное заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЕВА», зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «РОТ ФРОНТ», Москва (свидетельство N 237975 (1) с приоритетом от 10.10.2001).

Коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «ДЕВА»/»ДЕВЫ». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать знаки фонетически сходными, поскольку заявленное обозначение также включает словесные элементы «ПОД ЗНАКОМ», фонетическая длина которых превышает фонетический ряд совпадающего словесного элемента. При этом данные слова расположены в начале обозначения, то есть в той части, с которой начинается обзор обозначения потребителем.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обусловливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому признаку словесных обозначений.

Очевидно, что словосочетание «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» имеет иное смысловое значение, чем просто слово «ДЕВА» противопоставленного товарного знака: данное словосочетание характеризует не столько сам знак зодиака, сколько период его действия.

Сравниваемые обозначения имеют зрительные отличия ввиду различного количества словесных элементов и написания их различными видами шрифтов.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные графические, фонетические и семантические различия.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрирован ряд товарных знаков аналогичных заявленному обозначению: «ПОД ЗНАКОМ ЛЬВА» по свидетельству N 441131, «ПОД ЗНАКОМ ТЕЛЬЦА» по свидетельству N 463236, «ПОД ЗНАКОМ РЫБЫ» по свидетельству N 463237, «ПОД ЗНАКОМ РАКА» по свидетельству N 463238, «ПОД ЗНАКОМ ОВНА» по свидетельству N 463235, «ПОД ЗНАКОМ ВЕСОВ» по свидетельству N 463276.

Таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, что приводит к выводу о его соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Аналогичное решение принято в отношении заявки N 2011721147 с приоритетом от 01.07.2011 на регистрацию обозначения «ПОД ЗНАКОМ ВОДОЛЕЯ» в качестве товарного знака на имя ООО Кондитерская фабрика «Сибирь», г. Нижнеудинск.

 

Вопрос 348.

Может ли Федеральная антимонопольная служба РФ оштрафовать за недобросовестную конкуренцию, выраженную в приобретении и использовании исключительного права на товарный знак?

 

Ответ.

Может, что подтверждается решением ФАС России от 5 марта 2013 года, оштрафовавшей на 300 тысяч рублей ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» за недобросовестную конкуренцию на рынке минеральной воды.

Ранее Комиссия ФАС России признала действия ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак «Байкальский заповедник» по свидетельству N 412554 недобросовестной конкуренцией в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции. Получив разрешение на использование сокращенного наименования ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный заповедник» («Байкальский заповедник»), ЗАО «Иркутский завод розлива минеральных вод» зарегистрировало это словесное обозначение в качестве товарного знака N 412554, что позволило ему приобрести не только право использовать это словесное обозначение, но и распоряжаться им. Следствием этих недобросовестных действий, по мнению ФАС России, стало заключение договора неисключительной лицензии с ЗАО «Иркутская дистрибьюторская компания». Наличие исключительного права дает возможность Иркутскому заводу розлива минеральных вод препятствовать другим участникам рынка использовать словесное обозначение «Байкальский заповедник» в предпринимательстве.

 

Вопрос 349.

Может ли суд при исчислении начала трехлетнего срока для использования товарного знака учесть состоявшийся договор отчуждения товарного знака?

 

Ответ.

Может, но при условии подтверждения использования в период до подачи в суд заявления о неиспользовании. К такому выводу пришел Федеральный арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 12 февраля 2013 г. по делу N А40-68616/12-12-311).

Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская компания «Сладкая жизнь» обратилось в арбитражный суд с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 161627/2 со словесным обозначением «Сладкая жизнь» в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в деле участвует Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В обоснование требования истец сослался на пункт 1 статьи 1486 ГК РФ, предусматривающий, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

ООО «Фабрика мороженого «Славица» в отзыве на заявление указало на получение исключительного права на товарный знак в 2011 году, его использование, и просило в удовлетворении требования отказать.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 6 августа 2012 года по делу N А40-68616/12-12-311 в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 31 октября 2012 года оставил решение суда без изменения.

Арбитражные суды пришли к выводу о неподтверждении обстоятельств для прекращения правовой охраны товарного знака и отсутствии оснований для удовлетворения требования.

В кассационной жалобе ООО «Кондитерская компания «Сладкая жизнь» ставит вопрос об отмене судебных актов, вынесенных, по мнению компании, с нарушением норм материального права, указывает, в частности, что в качестве спорного периода неиспользования товарного знака истец правильно определил срок с 1 июня 2004 года по 31 мая 2007 года, однако суд данное обстоятельство не учел, в связи с чем просит принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

На кассационную жалобу поступил отзыв от ООО «Фабрика мороженого «Славица».

В судебном заседании представитель ООО «Фабрика мороженого «Славица» возражал против удовлетворения требования заявителя по основаниям, изложенным в судебных актах. Представители ООО «Кондитерская компания «Сладкая жизнь» и Роспатента для разбирательства по кассационной жалобе не явились, будучи извещены о рассмотрении дела.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив законность обжалуемых судебных актов в пределах, предусмотренных статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что решение и Постановление отмене не подлежат.

При рассмотрении дела арбитражными судами установлено, что Роспатентом 19 февраля 1998 года по заявке N 96715899 с приоритетом от 29 ноября 1996 года зарегистрирован товарный знак N 161627 на имя АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир» в отношении товаров 5, 16, 29, 30, 32, 33 и услуги 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак «Сладкая жизнь» по свидетельству N 161627/2 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартными буквами русского алфавита. Согласно договору об уступке товарного знака, зарегистрированному Роспатентом 1 июня 2004 года за N 33740, в отношении товаров 30 класса МКТУ правообладателем товарного знака стало ООО «Славица-ТМ» (свидетельство N 161627/2).

Впоследствии Роспатент 24 мая 2011 года за N РД0081315 зарегистрировал договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в результате чего правообладателем товарного знака является ООО «Фабрика мороженого «Славица».

Обращаясь с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Сладкая жизнь» правообладателем, ООО «Кондитерская компания «Сладкая жизнь» указывает на его неиспользование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товарных знаков или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом в силу пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе.

В пункте 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно из-за его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предусмотренный законом трехлетний срок неиспользования товарного знака не истек, поскольку ответчик приобрел права пользования товарным знаком 24 мая 2011 года. Таким образом, срок его неиспользования заканчивается лишь 24 мая 2014 года.

Доводы истца об исчислении начала трехлетнего срока для использования товарного знака с момента регистрации товарного знака (19 февраля 1998 года) правомерно отклонены арбитражными судами обеих инстанций, поскольку противоречат общим принципам возложения ответственности.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

С учетом изложенного у суда первой инстанции имелось законное основание для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неистечением установленного трехгодичного срока.

Помимо этого, арбитражные суды исследовали представленный ответчиком лицензионный договор на использование товарного знака «Сладкая жизнь» по свидетельству N 161627/2, подписанный с ООО «Вдоволь», а также документы на его регистрацию в Роспатенте.

Как указано в отзыве на кассационную жалобу, лицензионный договор зарегистрирован 12 сентября 2012 года.

При рассмотрении дела, исходя из представленных в нем материалов, судами также установлено, что в сети фирменных магазинов «Вдоволь» с апреля <39> 2012 года предлагаются к продаже кондитерские изделия под названием «Сладкая жизнь».

———————————

<39> Заявление о неиспользовании товарного знака подано в суд в мае 2012, т.е. позже, чем началось использование товарного знака.

 

В силу пункта 1 статьи 1229, пункта 1 статьи 1233 ГК РФ юридическое лицо, обладающее исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, в том числе путем отчуждения его по договору либо предоставления другому лицу права на средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Вывод судов об использовании ответчиком словесного товарного знака «Сладкая жизнь» соответствует установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, основан на правильном применении норм материального права, при рассмотрении дела и принятии судебных актов судами не допущено нарушений норм процессуального права, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для их отмены или изменения отсутствуют.

Обратим внимание на Постановление от 31 октября 2012 г. N 09АП-30180/2012-ГК по делу N А40-68616/12-12-311, в котором Девятый арбитражный апелляционный суд, в частности, отметил, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. В предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта неиспользования товарного знака «Сладкая жизнь» по свидетельству N 161627/2 в период с 13 мая 2009 года по 13 мая 2012 года включительно, то есть в течение трех лет до подачи ООО «Кондитерская компания «Сладкая жизнь» искового заявления в суд первой инстанции. В подтверждение использования товарного знака правообладатель указывал на то обстоятельство, что между ответчиком и ООО «Вдоволь» заключен лицензионный договор на использование товарного знака «Сладкая жизнь» по свидетельству N 161627/2. В сети фирменных магазинов «Вдоволь» с апреля 2012 года представлены к продаже кондитерские изделия «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ — блинчики с абрикосовым джемом», в связи с чем в установленный законодателем срок ответчик начал использовать, использует и намерен использовать и развивать в будущем торговый знак «Сладкая жизнь» и развивать в дальнейшем сеть собственных фирменных магазинов «Сладкая жизнь».

При таких обстоятельствах правообладатель представил достаточные доказательства, подтверждающие фактическое использование товарного знака в рассматриваемый период времени в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ.

Однако обратим внимание на то, что в иных условиях суд не принимает во внимание состоявшийся договор отчуждения товарного знака другому правообладателю, что подтверждено в решении Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 года, дело N СИП-110/2013. Спор касался досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» (свидетельство N 252472) вследствие его неиспользования.

По мнению ответчика, трехлетний срок неиспользования товарного знака правообладателем не истек на дату подачи данного заявления, поскольку такой срок следует исчислять с даты приобретения ответчиком исключительного права на спорный товарный знак (06.10.2010).

Суд отметил, в частности, следующее.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (26.08.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 252472, исчисляется с 26.08.2010 по 26.08.2013 включительно.

При этом из положений статьи 1486 ГК РФ не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) товарного знака в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Следовательно, довод ответчика о том, что такой срок следует исчислять с момента приобретения им исключительного права на спорный товарный знак (06.10.2010), подлежит отклонению.

 

Вопрос 350.

Могут ли действия истца по предъявлению к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту?

 

Ответ.

Могут, и такая ситуация была рассмотрена ВАС РФ в Определении от 1 февраля 2013 г. N ВАС-15187/12.

Судами установлено, что Общество «Телеросс» является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» на основании свидетельств N 335478, 335479, 339790 с приоритетом от 27.07.2006 и 13.09.2006 в отношении товаров и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в том числе в отношении услуг, связанных с доступом в сеть Интернет, и услуг телевизионного кабельного вещания.

Полагая, что при предложении неограниченному кругу лиц услуг кабельного телевидения и доступа в Интернет с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца за период с 2008 — 2009 гг. до десятого месяца 2011 года, Общество «Мурманские мультисервисные сети» нарушает его исключительные права на упомянутые товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично исковые требования и взыскивая 500000 рублей компенсации за использование каждого товарного знака, суд первой инстанции исходил из неправомерного использования Обществом «Мурманские мультисервисные сети» в период с ноября 2009 г. по 21 декабря 2012 г. спорных обозначений без разрешения правообладателя. При этом суд первой инстанции отклонил заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, сославшись на то, что на заявленные требования исковая давность не распространяется в силу абзаца 2 статьи 208 ГК РФ как на требование о защите нематериальных прав.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515, пункта 2 статьи 1477 ГК РФ, изменил решение суда первой инстанции и взыскал компенсацию в полном объеме в сумме 1346597926 руб. 64 коп.

Компенсация за нарушение исключительного права на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и услуг широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 г. по десятый месяц 2011 г. в размере 1346597926 руб. 64 коп. (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ). Стоимость услуг за спорный период определена истцом исходя из размера валовой выручки ответчика от оказания спорных услуг по данным его бухгалтерской отчетности.

Посчитав, что истцу стало известно о нарушении ответчиком его прав на товарные знаки при проведении осмотра страницы Общества «Мурманские мультисервисные сети» в сети Интернет 16.06.2011, апелляционный суд пришел к выводу о том, что на момент подачи иска установленный статьей 196 ГК РФ срок исковой давности пропущен не был.

В то же время апелляционный суд посчитал, что уменьшение судом размера взысканной компенсации противоречит нормам закона.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного суда апелляционной инстанции.

Между тем, делая указанные выводы, суды не учли следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н INTERNET» апелляционный суд применил подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В соответствии с указанной нормой денежная компенсация за нарушение права истца на товарные знаки рассчитана истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 года по десятый месяц 2011 года в размере 1346597926 руб. 64 коп., исходя из данных бухгалтерского учета валовой прибыли ответчика за данный период.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Судами отклонен довод ответчика о том, что он осуществлял использование товарных знаков в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ под контролем истца, поскольку доказательств, подтверждающих согласие правообладателя на использование товарных знаков ответчиком, не представлено.

Однако, делая указанные выводы, суды не учли разъяснения, изложенные в абзаце 2 пункта 23 Постановления Пленума N 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

Таким образом, вина ответчика в нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Имеющимися в деле доказательствами (выписка из ЕГРЮЛ от 23.09.2011 N 340АС) подтверждается, что ответчик является дочерним обществом по отношению к Обществу «Телеросс».

На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» генеральным директором и учредителем Общества «Телеросс» являлся Шульга Д.А., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа Общества «Мурманские мультисервисные сети».

Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что Общество «Телеросс» не обладало лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевещания и услуги доступа в Интернет.

Кроме того, между сторонами был подписан договор от 28.10.2010 N 1 об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на безвозмездной основе ответчику (пункт 3.1).

Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30.05.2011 по делу N А42-9121/2010.

Таким образом, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

В соответствии со статьей 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Однако судами не оценены все указанные обстоятельства, не учтено, что нарушение исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 1, 4, 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.11.2008 N 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», Суд может отказать в удовлетворении иска, если его предъявление вызвано недобросовестными действиями самого истца или с намерением причинить вред ответчику.

Помимо этого, представляются спорными выводы судов о том, что на момент подачи иска установленный статьей 196 ГК РФ срок исковой давности пропущен не был.

В соответствии со статьями 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются ГК РФ и иными законами.

Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности.

Выводы судов о том, что исковая давность не применяется в связи с тем, что данное правонарушение является длящимся, в данном случае являются необоснованными, поскольку указанное обстоятельство не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя из двукратного размера стоимости товаров или услуг, с незаконным использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности.

Учитывая сложившиеся правоотношения, Общество «Телеросс» не только могло, но и должно было знать о нарушении его прав с момента начала использования Обществом «Мурманские мультисервисные сети» спорных обозначений.

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

 

Вопрос 351.

Может ли наличие собственного товарного знака, входящего в заявленное обозначение, являться безусловным основанием для регистрации нового товарного знака?

 

Ответ.

Не может, что подтвердила коллегии Палаты по патентным спорам, рассмотревшая возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010739966/50 с приоритетом 03.12.2010, поданное в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

з170

Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «HIPNOSE» по свидетельству N 355345 с приоритетом от 15.03.2007 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

з169

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил несогласие с решением и, в частности, отметил, что:

— заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству N 355345 не сходны до степени смешения, поскольку состоят из разного количества словесных элементов, а кроме того, словесные элементы «Hypnose»/»HIPNOSE» отличаются в написании второй буквы;

— заявитель является обладателем зарегистрированного товарного знака «OPIUM», и заявленное обозначение заявлено с целью расширения ассортимента товаров, выпускаемых под знаком «OPIUM».

Сохраняя решение экспертизы об отказе в регистрации, коллегия Палаты по патентным спорам отметила, в частности, следующее.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Hypnose»/»HIPNOSE». Кроме того, композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что словесные элементы «by opium» занимают в нем второстепенное положение, и внимание потребителя акцентируется именно на слове «Hypnose», которое воспринимается как самостоятельный элемент в силу композиционных особенностей знака. Словесные элементы «by opium» играют второстепенную роль по сравнению с элементом «Hypnose» как композиционно, так и грамматически. Наличие в сравниваемых обозначениях элементов «Hypnose»/»HIPNOSE» обусловливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

Так, словесные элементы «Hypnose» и «HIPNOSE» представляют собой значимые слова, и в переводе с немецкого, французского и португальского языков означает «гипноз». Совпадение лексического значения элементов сравниваемых обозначений, на которые падает логическое ударение, свидетельствует о сходстве обозначений по смысловому критерию. Фонетическое тождество словесных элементов «Hypnose»/»HIPNOSE» очевидно, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака не приводит к сложности его прочтения. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными на основании фонетического и семантического тождества их основных элементов.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что данные товары являются идентичными, поскольку полностью совпадают.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code