Могут ли действия по подаче заявки на регистрацию товарного знака и связанные с ними расходы рассматриваться как основания для исчисления убытков, понесенных истцом в суде

Вопрос 253.

Могут ли действия по подаче заявки на регистрацию товарного знака и связанные с ними расходы рассматриваться как основания для исчисления убытков, понесенных истцом в суде?

 

Ответ.

Не могут, что подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 28 апреля 2012 г. N 09АП-6083/2012-ГК по делу N А40-106024/11-12-783.

Компания «Хеппи Беби Прожект Лимитед» (HAPPY BABY PROJECT LIMITED) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчикам ООО «Мир Детства» и ООО «Фирма патентных поверенных «ИННОТЭК» о взыскании 940440 рублей убытков, причиненных в результате подачи ООО «Мир Детства» заявки на регистрацию обозначения «Happy Baby» в качестве товарного знака в отношении 12 класса МКТУ — велосипеды; верх откидной для детских колясок, а также детские коляски; сани; сиденья безопасные детские (автомобильные кресла); чехлы для детских колясок.

Заявление мотивировано тем, что ответчик при осуществлении действий по подаче заявки N 2010724592 на регистрацию словесного обозначения «Happy Baby» в качестве товарного знака злоупотребил своими правами, тем самым причинил истцу убытки, выраженные в организации защиты нарушенного права путем привлечения квалифицированных специалистов в области защиты интеллектуальных прав.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.12.2012 в части требований к ООО «Фирма патентных поверенных «ИННОТЭК» производство по делу прекращено в связи с отказом Компании «Хеппи Беби Прожект Лимитед» от иска к данному ответчику.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 02.02.2012 исковые требования удовлетворены в заявленном размере.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил решение от 02.02.2012 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

Заявитель полагает недоказанным факт причинения убытков истцу действиями по подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Ответчик ссылается на отсутствие необходимости истцу предпринимать юридически значимые действия до момента регистрации исключительного права ответчика на спорный товарный знак.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда г. Москвы подлежит отмене на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, правообладателем товарных знаков «Happy Baby» по свидетельствам N 354540 от 07.07.2007 и N 353002 от 17.06.2007 является Компания «Хеппи Беби Прожект Лимитед».

Ответчиком была подана заявка N 2010724592 в Роспатент на регистрацию обозначения «Happy Baby» в качестве товарного знака в отношении 12 класса МКТУ (велосипеды; верх откидной для детских колясок, а также детские коляски; сани; сиденья безопасные детские (автомобильные кресла); чехлы для детских колясок).

Полагая, что действиями ответчика по подаче заявки на регистрацию товарного знака истцу причиняется ущерб, Компания «Хеппи Беби Прожект Лимитед» обратилась с иском по настоящему делу.

В подтверждение размера убытков истцом представлены договор от 11.04.2011 N 11-04/11-12, выписка по счету клиента от 28.09.2011, расходный кассовый ордер от 28.09.2011 и выписка по счету от 18.11.2011.

Суд первой инстанции, посчитав факт несения убытков истцом доказанным, удовлетворил исковые требования.

Суд апелляционной инстанции полагает выводы суда о наличии убытков истца, причиненных ответчиком, ошибочными.

Пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предусмотрено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Основанием применения мер имущественной ответственности в виде возмещения убытков является наличие состава гражданского правонарушения, включающего: факт причинения убытков, противоправность поведения виновного лица, причинно-следственную связь между первым и вторым элементом, доказанность размера понесенных убытков.

Требование о взыскании убытков может быть удовлетворено при установлении совокупности всех указанных элементов.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Судебная коллегия полагает, что истцом не доказано наличие оснований для взыскания убытков.

Представленный истцом договор N 11-04/11-12 от 11.04.2011 на предоставление юридических услуг апелляционный суд оценивает как сделку, заключенную при осуществлении иностранным юридическим лицом своей хозяйственной деятельности, в том числе по использованию товарных знаков по свидетельствам N 354540 от 07.07.2007 и N 353002 от 17.06.2007. Истцом не доказано, что расходы, понесенные по данному договору, отвечают требованиям статьи 15 ГК РФ и возникли по вине ответчика, подавшего заявку на регистрацию товарного знака.

Как следует из статьи 1480 ГК РФ, государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1492 ГК РФ заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем).

Пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 N 299), действовавшим в период подачи заявки ответчиком, а также ныне действующим Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218), к компетенции Роспатента относится прием заявок на государственную регистрацию товарного знака, проверка соответствия заявок нормативным требованиям и выдача свидетельств, подтверждающих исключительные права на товарный знак.

Таким образом, государство сформировало законодательно-правовой порядок регистрации товарных знаков, предотвращающий нарушение прав правообладателей.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В рассматриваемом случае угроза нарушения не связана с подачей заявки на регистрацию товарного знака, не соответствующей критериям охраноспособности, поскольку в случае ошибочной регистрации знака Роспатентом правообладатель вправе в установленном законом порядке оспорить регистрацию.

В действиях ответчика отсутствует противоправность в связи с тем, что закон не ограничивает право любого заявителя на подачу заявки.

Законом не предусмотрена возможность направления возражений на стадии проведения экспертизы товарного знака. Подав заявку на регистрацию товарного знака, ответчик проявил законную осмотрительность до начала использования обозначения, заявил его в качестве товарного знака.

Из материалов дела не усматривается использование спорного обозначения ответчиком.

Придя к вышеуказанным выводам, судебная коллегия учитывала правовую позицию, изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 N 2578/09.

По мнению суда апелляционной инстанции, судом первой инстанции применен закон, не подлежащий применению, а именно Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон), поскольку между сторонами отсутствуют конкурентные отношения.

В силу подпункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Поскольку отсутствует приобретение исключительных прав ответчиком и их использование, ссылаться на недобросовестную конкуренцию, по мнению апелляционного суда, преждевременно.

Ссылаясь на факт злоупотребления правом со стороны ответчика, суд первой инстанции указывает: «…что при очевидной идентичности заявленного обозначения «Happy Baby» и зарегистрированных товарных знаков ответчик привлек профессионального специалиста с целью регистрации обозначения в качестве товарного знака, что изначально предполагает наличие умысла на нарушение прав истца».

В то же время положения статьи 1483 ГК РФ и Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат понятие «идентичность обозначений», а только «тождество» или «сходство».

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает апелляционную жалобу ответчика подлежащей удовлетворению.

Поскольку при принятии решения судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.02.2012 подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований о взыскании убытков.

 

Вопрос 254.

Могут ли сведения о длительном производстве коньяка конкретной марки на заводе, производившем данную марку коньяка многие десятки лет, способствовать прекращению действия регистрации товарного знака на имя других лиц?

 

Ответ.

Все определяется конкретной ситуацией и учетом многих фактических обстоятельств, которые могут быть выявлены в различных инстанциях рассмотрения спора. Такая ситуация сложилась в отношении товарного знака «Лезгинка».

з136

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 21.02.2012, поданное государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод» Комитета Правительства РД по виноградарству и алкогольной промышленности «Дагвино», Россия, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456, зарегистрированному по заявке N 98718465/50 с приоритетом от 23.11.1998 на имя ЗАО «ВКЗ Дагвино», Россия, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Принимая решение о прекращении действия регистрации, коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента отметила, в частности, следующее.

Представленные в заявлении документы показывают, что история коньячного завода в г. Кизляре как производителя коньяков прослеживается с 1885 года. Кизлярский коньячный завод позиционирует себя как производитель высококачественной продукции. В различных средствах массовой информации (издания, журналы, сеть Интернет) имеется информация о том, что коньяк (бренди) «Лезгинка» производится Кизлярским коньячным заводом с 50-х годов прошлого века. Материалы свидетельствуют о том, что коньяк «Лезгинка» имеет дипломы и награды многочисленных выставок и конкурсов, в том числе международных. При этом в каждом дипломе или свидетельстве в качестве производителя указан Кизлярский коньячный завод. Из представленных документов следует, что до даты подачи заявки N 98718465/50 производителем коньяка под обозначением «Лезгинка» выступал Кизлярский коньячный завод. При этом осуществлялся как собственный розлив бренди, так и передача его в бочках для бутилирования на другие предприятия отрасли (Ленинградский, Махачкалинский, Московский винзаводы). Следует также отметить, что прежний правообладатель оспариваемого знака не отрицает, что производил именно розлив бренди производства Кизлярского коньячного завода. Реализация продукции осуществлялась различными магазинами: ООО «Аскарт» (Северная Осетия), ООО «БРИЗ» (Кабардино-Балкарская Республика), ООО «ВХ Ростов-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону), ООО УФ «ДАИР» (Астраханская область), ООО «Дионис» (г. Пятигорск), ООО «Рик-5» (г. Москва), ООО «Компания Септима» (г. Новосибирск) (более 100 предприятий в различных регионах России). Объемы поставок составляли, в частности за 1981 — 1984 гг., 7 тыс. дал. К 2000 году объемы возросли до 30 — 60 тыс. дал в год (собственный розлив).

В настоящее время бренди «Лезгинка» производится, по меньшей мере, еще одним заводом — ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский», однако материалы дела показывают, что до даты приоритета оспариваемого знака ГУП «Кизлярский коньячный завод» являлся единственным производителем бренди «Лезгинка». Обратное правообладателем не доказано.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что на дату подачи заявки N 98718465/50 комбинированное обозначение «Лезгинка» было широко известно на территории Российской Федерации как маркировка коньяка, производимого известным в России заводом ГУП «Кизлярский коньячный завод». Многолетняя история производства до даты приоритета оспариваемого товарного знака бренди «Лезгинка» единственным производителем данной продукции (ГУП «Кизлярский коньячный завод») и большие объемы производства в дальнейшем обусловливают высокую вероятность введения потребителей в заблуждение.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству N 262456 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Однако Девятый арбитражный апелляционный суд не поддержал решение Роспатента (Постановление от 19 декабря 2012 г. N 09АП-35378/2012 по делу N А40-105080/12-19-828) и в своем Постановлении отметил, в частности, следующее.

Следует признать несостоятельным, как не основанный на достаточных доказательствах, вывод суда первой инстанции о правомерности вывода Роспатента о том, что «…регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству N 262456 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров».

Согласно пункту 5 статьи 200 АПК РФ бремя доказывания фактических обстоятельств, касающихся возможного или реального введения потребителей в заблуждение, лежит по данному делу исключительно на Роспатенте.

Между тем наличие в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, являющемся приложением к оспариваемому решению Роспатента, вывода, выражающего «…согласие с мнением правообладателя об отсутствии в материалах возражения сведений о фактическом введении потребителей в заблуждение…» (т. 1, л.д. 43 абз. 3), и в этом же абзаце заключения исключающего предыдущий вывод о том, что «…многолетняя история производства до даты приоритета оспариваемого товарного знака бренди «Лезгинка» единственным производителем данной продукции (ГУП «Кизлярский коньячный завод») и большие объемы производства в дальнейшем обусловливают высокую вероятность введения потребителей в заблуждение…», свидетельствует о том, что ответчик не доказал обстоятельств, относящихся к его компетенции, и его оспариваемое решение является необоснованным в силу наличия существенных противоречий в обосновывающих его доводах и выводах.

При этом отсутствие фактов введения потребителей в заблуждение установлено самим Роспатентом в заключении Палаты по патентным спорам (т. 1, л.д. 43, абз. 3).

Суд апелляционной инстанции исходит из того, что характер и содержание законодательства в области регулирования прав на интеллектуальную собственность и средства индивидуализации не основано на презумпции недобросовестности правообладателей. Поэтому решение о лишении ЗАО «Вино-коньячный завод Избербашский» исключительного права на средства индивидуализации продукции, вопреки мнению суда первой инстанции, не может основываться на предположительных выводах и недостоверных доказательствах.

Исследованные доказательства и обстоятельства, установленные по делу в их совокупности и взаимосвязи, свидетельствуют о том, что оспариваемое решение Роспатента от 10.05.2012 N 0098718465 (262456) о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456 является незаконным и нарушает права и охраняемые законом интересы ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский».

С учетом изложенного апелляционная инстанция полагает необходимым принять по делу новый судебный акт, отменив оспоренное решение суда первой инстанции ввиду того, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые суд посчитал установленными, и сделаны выводы, не соответствующие обстоятельствам дела.

Руководствуясь ст. ст. 266 — 269, 270 и 271 АПК РФ, суд постановил: решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2011 г. по делу N А40-105080/12-19-828 отменить. Признать незаконным и отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10 мая 2012 года N 0098718465 (262456) о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 262456.

 

Вопрос 255.

Пользуется ли производитель товара преимуществом в правовой защищенности по сравнению с продавцом товара при рассмотрении договора уступки товарного знака?

 

Ответ.

Не пользуется. К такому выводу пришел Высший Арбитражный Суд РФ в Определении от 19 апреля 2012 г. N ВАС-1573/12.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда РФ рассмотрела в судебном заседании заявление ООО «Торговый Дом «Мясомолпрод» (истец), г. Москва, о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Московской области от 22.02.2011 по делу N А41-39319/10, Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2011 и Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.11.2011 по тому же делу, по иску ООО «Торговый дом «Мясомолпрод» (далее — общество «ТД «Мясомолпрод») к ООО «Аксиома» (далее — общество «Аксиома») о признании недействительным договора от 24.01.2008 об уступке товарного знака (свидетельство N 284748); применении последствий недействительности сделки; обязании Роспатента внести изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, указав правообладателем названного товарного знака истца.

Решением суда в удовлетворении исковых требований отказано.

Рассмотрев заявление, изучив оспариваемые судебные акты, суд не находит оснований для удовлетворения заявления о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Судом установлено, что общество «ТД «Мясомолпрод» являлось правообладателем спорного товарного знака по свидетельству N 284748 с приоритетом от 12.04.2004, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 29-го, 30-го, 35-го классов МКТУ на основании договора от 24.04.06, заключенного с ООО «Мясомолпрод», ликвидировавшимся впоследствии.

По договору от 24.01.08 общество «ТД «Мясомолпрод» передало обществу «Аксиома» в полном объеме исключительные права на товарный знак за вознаграждение в размере 8000 рублей, оплачиваемое обществом «Аксиома» в виде государственной пошлины за регистрацию договора.

По договору от 02.06.09 общество «Аксиома» передало ООО «Девилон М» в полном объеме исключительные права на спорный товарный знак за вознаграждение в размере 10000 рублей, оплачиваемое ООО «Девилон М» в виде государственной пошлины за регистрацию договора.

По договору от 15.09.10 ООО «Девилон М» передало ООО «Астон» исключительные права на товарный знак в полном объеме за вознаграждение в размере 10000 рублей, оплачиваемое ООО «Астон» в виде государственной пошлины за регистрацию настоящего договора.

Отказывая в удовлетворении иска, суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что истец как юридическое лицо с указанным фирменным наименованием зарегистрирован позднее даты приоритета спорного товарного знака, поэтому согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации спорный товарный знак имеет преимущество над данным фирменным наименованием, то есть исключается преимущество истца перед последующими приобретателями исключительных прав на товарный знак. Кроме того, суд признал, что истец не является изготовителем товаров, поэтому у потребителя не может возникнуть заблуждение относительно изготовителя товара в случае уступки товарного знака.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Указанное положение не связывает запрет отчуждения права на товарный знак с приоритетом или конкуренцией данного товарного знака и других средств индивидуализации. Более ранний приоритет товарного знака по сравнению с фирменным наименованием не исключает вероятности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

При этом, согласно статье 10 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, степень правовой защищенности лица, реализующего (продающего) товары, а не производящего их, не ниже, чем у изготовителя товаров.

В соответствии с пунктом 9.9.9 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на … товарные знаки …, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 321, отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Однако истец не представил доказательств того, что на момент отчуждения права на товарный знак он указывал и в настоящее время указывает свое фирменное наименование на продаваемой им продукции; ответчик воспроизводит товарный знак на изготавливаемых им товарах; возникает вероятность угрозы смешения относительно товаров или их изготовителя и, как следствие, угроза введения потребителей в заблуждение.

Довод заявителя о том, что директор общества действовал вопреки интересам и воле общества при отчуждении права на товарный знак, подлежит отклонению, поскольку на момент заключения оспариваемой сделки его полномочия не были прекращены.

Таким образом, неверное обоснование судами своей позиции по данному делу не привело к принятию неправильных по существу судебных актов.

 

Вопрос 256.

Может ли присутствие в товарном знаке изображения Георгиевской ленты рассматриваться как противоречие общественным интересам?

 

Ответ.

Может. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 06.02.2012, поданное ООО «Оптима», Москва, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009723216/50 с приоритетом от 21.09.2009 в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

з135

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ обосновывается тем, что словесный элемент «ПОХОДНАЯ» заявленного обозначения, применительно к заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ, используется многими производителями в качестве названия мясной продукции и мясорастительной продукции и, следовательно, не обладает различительной способностью, поскольку не может быть соотнесен с конкретным изготовителем этих товаров.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент, сходный до степени смешения с «Георгиевской лентой» — двухцветной лентой к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали, в связи с чем регистрация заявленного обозначения, включающего изобразительный элемент в виде Георгиевской ленты, будет противоречить общественным интересам.

Принимая решение об отказе в удовлетворении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Обращение к общедоступным источникам информации (http://www.cherkizovo-group.ru/, http://www.prodo.ru, www.mpk-salut.ru, www.mkt.tin.ru, www.konservprom.ru и другие) позволяет установить тот факт, что заявленное обозначение со словесным элементом «ПОХОДНАЯ» до даты подачи заявки N 2009723216/50 использовалось различными производителями (в частности, ОАО «Черкизовский МПЗ», ООО КМПЗ «Балтпроммясо», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ООО «Мит-трейд» Мясокомбинат «Тихорецкий», ООО «Консервпром», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Уфимский мясоконсервный комбинат», см. Интернет, Яндекс) при маркировке мясной и мясорастительной продукции.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного обозначения «ПОХОДНАЯ», позволяет коллегии Палаты по патентным спорам установить, что на территории Российской Федерации данное обозначение широко используется для маркировки товаров, однородных заявленным товарам.

Из этого следует вывод о том, что обозначение «ПОХОДНАЯ» вводится в гражданский оборот и используется различными производителями для маркировки мясной и мясорастительной продукции, то есть вызывает ассоциации не с конкретным производителем, а с разновидностью данной продукции.

Предоставление исключительного права на заявленное обозначение «ПОХОДНАЯ» в отношении товаров 29 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ одному лицу создаст препятствие остальным субъектам торгового оборота использовать обозначение «ПОХОДНАЯ» в хозяйственном обороте.

Таким образом, словесный элемент «ПОХОДНАЯ» не может выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ показал следующее.

Анализ словарей показал, что:

— Георгиевская лента: двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиевской медали. Также георгиевские ленты на бескозырке носили матросы гвардейского экипажа корабля, награжденного Георгиевским флагом;

— элемент Георгиевских знамен (штандарта);

— аксессуар знамени и штандарта.

«Георгиевская ленточка» — общественная акция по раздаче символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2005 года по инициативе РИА «НОВОСТИ» и РООСПМ «Студенческая община». С тех пор акция стала традиционной и проводится ежегодно на средства предприятий и бюджета с 24 апреля по 12 мая. В 2008 году георгиевские ленточки распространялись в более чем 30 странах. За 6 лет проведения акции было распространено более 50 миллионов ленточек по всему миру. Страны, в которых акция проходит наиболее активно, — Россия, Беларусь, Украина, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Молдавия, Армения, Китай, Вьетнам, Бельгия, Казахстан, Узбекистан и Афганистан. Как отмечают организаторы, главной целью акции «стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Из вышеизложенного следует, что Георгиевская ленточка, а также ее изображение является общественным достоянием, связанным с историей страны, в связи с чем предоставление исключительного права на данный элемент одному конкретному лицу, в данном случае заявителю, является необоснованным и противоречащим общественным интересам.

 

Вопрос 257.

Должна ли налоговая инспекция при доначислении налога на прибыль по оплатам за сублицензионные платежи представить обоснования своих действий?

 

Ответ.

Должна, и такой спор был рассмотрен судами.

Коллегия судей ВАС РФ (Определение от 24 апреля 2012 г. N ВАС-5257/12) рассмотрела в судебном заседании заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 25 по Свердловской области (620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 3) о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Свердловской области от 10.06.2011 по делу N А60-2650/2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29.12.2011 по тому же делу.

ООО «Элемент-Трейд — Н. Тагил» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по Чкаловскому району г. Екатеринбурга от 22.12.2010 N 12-09/89 в части доначисления налога на прибыль в сумме 29207710 рублей, начисления соответствующих сумм пеней и штрафа.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.06.2011, оставленным без изменения Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2011, заявление удовлетворено. Федеральный арбитражный суд Уральского округа Постановлением от 29.12.2011 указанные судебные акты оставил без изменения.

Рассмотрев и обсудив доводы, изложенные в заявлении, а также исходя из содержания оспариваемых судебных актов, судебная коллегия не усматривает оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для их пересмотра в порядке надзора.

Основанием для доначисления спорной суммы налога на прибыль организаций за 2006 — 2008 годы послужил вывод инспекции о необоснованном отнесении обществом в состав внереализационных расходов для целей налогообложения прибыли суммы вознаграждения за использование товарного знака «Монетка» в размере 121698793 рублей по сублицензионному договору от 01.08.2006 N MK-C111R, заключенному с компанией «Ричмане трейдинг Лимитед» (Кипр), так как операции по переуступке товарного знака носили мнимый характер, их целью являлось получение обществом необоснованной налоговой выгоды в виде занижения налоговой базы путем отнесения на расходы сумм по уплате сублицензионных платежей.

Удовлетворяя заявление общества, суды, исследовав и оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 247, 252, подпункта 37 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации, сделали вывод, что у инспекции отсутствовали правовые основания для доначисления обществу спорной суммы налога на прибыль организаций за 2006 — 2008 годы, поскольку общество документально подтвердило несение им затрат по уплате сублицензионных платежей, а инспекция не доказала совершение обществом операций, не обусловленных разумными экономическими причинами и целями делового характера.

 

Вопрос 258.

Можно ли противопоставить стилизованное изображение головы ягуара стилизованному изображению головы тигра?

 

Ответ.

Можно, если их изображения сходны до степени смешения.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 19.01.2012, поданное компанией «Ягуар Карс Лимитед», Великобритания, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 414218.

з134

Оспариваемый товарный знак по заявке N 2009722915/50 с приоритетом от 17.09.2009 зарегистрирован 22.07.2010 за N 414218 на имя ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», Россия, в отношении товаров и услуг 12, 35, 37 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является изобразительным и представляет собой художественное изображение головы тигра с оскалом, означающее силу и мощь транспортного средства.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

Противопоставленный в возражении товарный знак N 749990 зарегистрирован в 2000 г., является комбинированным и представляет собой композицию в форме овала с широкой каймой, внутри которого симметрично размещены два круга. В левом круге расположено стилизованное изображение головы животного, а в правом круге — стилизованная буква «D». Знаку предоставлена охрана в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

з133

Сравниваемые знаки содержат в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы животного. При этом наблюдается использование идентичного характера изображения: голова животного семейства кошачьих с прорисовкой полос и звериного оскала на морде. Таким образом, визуальное сходство внешней формы элементов знаков создает одинаковое зрительное восприятие. Следует также указать, что на ассоциирование обозначений в целом влияет также использование одного цветового сочетания (черно-белая гамма).

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что противопоставленный знак принадлежит компании «Ягуар Карс Лимитед», Великобритания. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы и информация об известности автомобилей «Ягуар» в Европе и в России. Jaguar Cars Ltd. (Ягуар Карс лимитед) — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс». С 2005 года «ягуары» стали появляться в продаже на территории России.

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза», характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает наличие в оспариваемом товарном знаке услуг 37 класса МКТУ: «восстановление машин полностью или частично изношенных; техническое обслуживание транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка и ремонт охранной сигнализации», которые неразрывно связаны с производством, реализацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей. Изложенное обусловливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте на рынке вышеперечисленных товаров и услуг.

Вместе с тем товары 12 класса МКТУ «средства военные; средства санитарно-технические» в силу своего специального назначения, особых условий реализации и ограниченного круга потребителей не могут быть признаны однородными деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение.

Учитывая известность обозначения в виде головы животного семейства кошачьих в отношении товаров и услуг, относящихся к легковому автомобилестроению, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 12 класса МКТУ «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза» и всех услуг 37 класса МКТУ.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, а регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя для данных товаров и услуг способна вызвать ложные представления относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги) указанных выше классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 12 класса МКТУ: «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза», и всех услуг 37 класса МКТУ. Что касается услуг 35 и 40 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данные услуги относятся к рекламе и продвижению товаров, а также монтажно-сборочным работам по заказу без соотнесения их с какими-либо товарами, в том числе товарами 12 класса МКТУ. Материалы возражения не содержат сведений о том, что лицо, подавшее возражение, приобрело узнаваемость среди потребителей в отношении этих услуг, в связи с чем материалами возражения не доказана возможность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте в отношении услуг 35 и 40 класса МКТУ или введения потребителя в заблуждение относительно лица, их оказывающего.

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 19.01.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 414218 в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс, а именно кузова, шасси, коробки передач, амортизаторы подвесок, тормоза» и всех услуг 37 класса МКТУ.

 

Вопрос 259.

Может ли своевременность уплаты пошлины за внесение дополнений, уточнений и исправлений оправдать несвоевременное направление самих документов в ответ на запрос экспертизы?

 

Ответ.

При наличии ряда обстоятельств может. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 27.03.2012, поданное ООО «Премьера Медиа», Москва, на решение о признании заявки N 2011722317/50 отозванной. Заявка N 2011722317/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Рыбалка на Руси» была подана 13.07.2011 в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. При проведении формальной экспертизы Роспатентом 12.09.2011 в адрес заявителя был направлен запрос экспертизы о необходимости представления уточненного изображения заявляемого обозначения в качественном графическом исполнении, соответствующем испрашиваемому цветовому сочетанию, или уточненное цветовое сочетание, в котором испрашивается регистрация заявленного обозначения.

В связи с тем, что в сроки, установленные пунктом 4 статьи 1497 ГК РФ, заявителем не представлены запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, Роспатентом было принято решение о признании заявки отозванной, направленное в адрес заявителя 15.02.2012.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными. Решение о признании заявки N 2011722317/50 отозванной было принято Роспатентом 15.02.2012, т.е. спустя пять месяцев с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы от 12.09.2011 о необходимости представления уточненного изображения заявляемого обозначения в качественном графическом исполнении, соответствующем испрашиваемому цветовому сочетанию, или уточненного цветового сочетания, в котором испрашивается регистрация заявленного обозначения. Ответ на запрос формальной экспертизы поступил в ФИПС 16.01.2012, то есть спустя четыре месяца с даты направления заявителю запроса формальной экспертизы.

Коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства. Ввиду утраты конверта почтового отправления заявитель не имеет возможности указать точную дату получения запроса формальной экспертизы. Заявителем была уплачена пошлина за внесение дополнений, уточнений и исправлений в заявку в размере 3600 рублей 29.12.2011, то есть в срок, не превышающий 4-х месяцев с даты направления запроса формальной экспертизы. Кроме того, несвоевременное направление заявителем запрошенных экспертизой дополнительных материалов было вызвано тем, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2011 году были 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 января.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что заявитель добросовестно считал выполненными все требования формальной экспертизы и проявил интерес в отношении делопроизводства по заявке N 2011722317/50.

Таким образом, не представляется возможным квалифицировать действия заявителя как нарушение требований законодательства. В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что делопроизводство по заявке N 2011722317/50 подлежит восстановлению.

 

Вопрос 260.

Обязан ли российский суд приостановить производство по делу в отношении товарного знака при рассмотрении международным судом другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела?

 

Ответ.

Аргументированный ответ на данный вопрос дан ФАС Московского округа (Постановление от 17 мая 2012 г. по делу N А40-85393/11-5-546).

Гражданин Воля Жан-Жак обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Пари Элизе-Парфюм» о запрете использования товарного знака PARIS ELYSES, зарегистрированного 23.11.1993 в международном реестре товарных знаков за N 610133.

Определением от 23.11.2011 Арбитражного суда г. Москвы было удовлетворено ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Судом высшей инстанции города Марселя дела N 10/11061, в рамках которого им оспаривается регистрация указанного товарного знака.

Постановлением от 29.02.2012 Девятого арбитражного апелляционного суда Определение от 23.11.2011 было отменено и в удовлетворении ходатайства отказано.

Суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 5 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в случае рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела.

Как правильно указал суд апелляционной инстанции, указанной нормой предусмотрено право, а не обязанность суда приостановить производство по делу при рассмотрении международным судом другого дела, решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела. При этом возможность применения такого права не произвольна, а обусловлена анализом и оценкой обстоятельств каждого конкретного дела.

В частности, при рассмотрении ходатайства о приостановлении производства по делу арбитражному суду, кроме взаимосвязи дел, следует выяснять мнение участвующих в данном деле лиц относительно необходимости приостановления производства по делу, а также учитывать баланс интересов сторон и иные обстоятельства, исходя из норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Как указано в пункте 62 Постановления Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

С учетом изложенного разъяснения суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что Постановление суда апелляционной инстанции принято при правильном применении норм материального и процессуального права, в связи с чем основания для его отмены отсутствуют.

 

Вопрос 261.

Как при оценке охраноспособности товарного знака учитывается известность сходного чужого домена в различных зонах?

 

Ответ.

Решение вопроса зависит от совокупных обстоятельств, и один пример рассмотрен ниже. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 01.03.2012, поданное ООО «Компания электрического света Люмисан», г. Томск, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010722460 с приоритетом от 09.07.2010.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Lumisun» и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде стилизованного изображения лампочки на фоне черного квадрата.

з132

Решение Роспатента об отказе в регистрации мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «Lumisun», используемым иностранной компанией «Lumisun» (www.lumisun.com.au) для индивидуализации производимых ею товаров, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне заявки, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

Заявитель в своем возражении отметил, что с 2010 года имеет право на доменное имя www.lumisun.ru, что подтверждается представленными документами, вместе с тем в заключении по результатам экспертизы отсутствуют ссылки на какие-либо материалы, подтверждающие время возникновения прав австралийской компании на домен www.lumisun.com.au, к тому же, по данным системы идентификации доменов WHOIS, указанное доменное имя принадлежит некой компании CRIMP AUSTRALIA PTY.LIMITED, область деятельности которой неизвестна.

Заявитель также отметил, что указанный сайт используется не иностранной компанией «Lumisun», как указано в заключении по результатам экспертизы, а некой компанией Solid State Lighting (SSL), при этом само по себе существование домена www.lumisun.com.au не свидетельствует о способности товарного знака со словесным элементом «Lumisun» вводить российского потребителя в заблуждение, т.к. нет доказательств существования сайта по этому адресу на дату приоритета заявки, и, кроме того, российский потребитель будет искать информацию о товарах 11 класса МКТУ российского производителя в первую очередь в зоне домена RU, а не COM.AU.

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Представленные заявителем материалы подтверждают доводы заявителя о том, что на дату подачи заявки N 2010722460 он обладал правом на фирменное наименование, в том числе на сокращенное наименование на иностранном языке, совпадающее со словесным элементом «Lumisun» заявленного комбинированного обозначения, и на доменное имя www.lumisun.ru, используя которое продвигал свою продукцию, относящуюся к 11 классу МКТУ, на российском рынке.

Таким образом, российский потребитель на дату подачи заявки N 2010722460 был знаком с продукцией заявителя, маркированной обозначением «Lumisun», совпадающим с фирменным наименованием его производителя.

Вместе с тем никаких сведений, подтверждающих существование иностранной компании «Lumisun», совпадающей со словесным элементом заявленного обозначения, и использование этой компанией своего фирменного наименования для индивидуализации однородных товаров 11 класса МКТУ, не выявлено.

Информация, приведенная на сайте www.lumisun.com.au, относится к 2011 году, т.е. периоду времени после даты подачи на регистрацию товарного знака заявки N 2010722460, не содержит указания на производителя и маркировку товара, в силу чего не может быть учтена при принятии решения.

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что вывод экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и, соответственно, противоречить положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, нельзя признать обоснованным, т.е. заявленное обозначение удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение от 01.03.2012, отменить решение Роспатента от 29.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2010722460.

 

Вопрос 262.

Кто может быть наследником исключительных прав на товарный знак и наименование места происхождения товаров?

 

Ответ.

Ответ дан в пункте 85 Постановления Пленума ВС РФ N 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании».

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на товарный знак и знак обслуживания (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ), унаследованное гражданином, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, должно быть отчуждено им в течение года со дня открытия наследства.

Принадлежавшее индивидуальному предпринимателю исключительное право на наименование места происхождения товара (пункт 1 статьи 1519 ГК РФ), на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуализации принадлежащего правообладателю предприятия (пункты 1 и 4 статьи 1539 ГК РФ) переходит по наследству только в случаях, если наследником является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

 

Вопрос 263.

Может ли указание на состав сырья, из которого изготовлен товар, рассматриваться как фантазийное обозначение для такого товара?

 

Ответ.

Может, и подобная ситуация была рассмотрена при оспаривании товарного знака N 298165, представляющего собой словесное обозначение «СЕЗАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «конфеты шоколадные, шоколад».

Возражение мотивировано, в частности, следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак является обозначением, характеризующим товар, прямо указывающим на его вид, состав сырья, поскольку сезам, или кунжут — растение из рода сезам (Sesamum indicum), масличная культура, семена которой используются в кулинарии и в производстве кондитерских изделий;

— словесный товарный знак «СЕЗАМ» по свидетельству N 298165 фактически указывает потребителю, что маркированный им товар изготовлен с использованием кунжута.

Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными, и отметила следующее.

Анализ словесного обозначения «СЕЗАМ» показал, что указанное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 298165, носит фантазийный характер, что подтверждается следующим.

Согласно словарно-справочным источникам информации сети Интернет (slovari.yandex.ru) «сезам» (Sesamum) — это род травянистых растений семейства сезамовых, то же, что кунжут. «Сезам, откройся!» — употребляется шутливо при намерении проникнуть в какую-нибудь тайну (первонач. заклинание в арабских сказках, силою которого мгновенно раскрывалась тайная сокровищница). При этом следует отметить, что все словари содержат указанное заклинание Али-Бабы «Сезам, откройся!» из известной арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», вошедшей в сборник «1000 и одна ночь». В Европе сказка появилась в XVIII веке во французской обработке (отсюда заклинание с именем «Сезам»). По мотивам этой сказки по всему миру были сняты фильмы и поставлены спектакли, в том числе советско-индийский фильм «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» 1979 года, «Али-Баба и сорок разбойников» 1990 года — музыкальный фильм в жанре кинобалета 1990 года выпуска, совместная работа советских, чехословацких и западногерманских кинематографистов, «Али-Баба и сорок разбойников» — советский музыкальный спектакль 1981 года, был выпущен на двойной грампластинке в 1982 году, фильм «Али-Баба и 40 разбойников» 2005 года (см. http://ru.wikipedia.org/).

Таким образом, существует достаточно высокая вероятность того, что слово «СЕЗАМ» будет ассоциироваться у российского потребителя именно с волшебным заклинанием Али-Бабы, а не с масличным растением, которое российскому потребителю известно как кунжут. Доказательств того, что слово «сезам» использовалось российскими производителями кондитерских изделий не только до даты приоритета оспариваемого товарного знака при описании характеристик шоколадных конфет и шоколада, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству N 298165, но и на дату подачи возражения, материалы возражения не содержат. Отсутствует также объективное подтверждение того, что при описании характеристик кондитерских изделий, в частности, конфет и шоколада, а именно их состава, российским производителям необходимо использование именно слова «сезам», а не слова «кунжут».

Кроме того, согласно представленному отзыву на возражение правообладателем товарного знака по свидетельству N 298165 выпускаются вафельные конфеты в белой глазури под названием «СЕЗАМ». При этом, как указано правообладателем, название конфет никак не связано с составом их сырья.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака указанием на вид товара и состав его сырья и, следовательно, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

 

Вопрос 264.

Являются ли такие товары, как мороженое и пищевой лед, однородными?

 

Ответ.

Не являются, что подтверждено при рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения против отказа в регистрации товарного знака «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» по заявке N 2010729535/50 основано на наличии сходного до степени смешения знака «ХОЛОДОК» по свидетельству N 404204 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 404204 также является словесным и представляет собой слово «ХОЛОДОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и противопоставленный товарный знак «ХОЛОДОК» включают в свой состав слово «ХОЛОДОК». Однако указанные обстоятельства не свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ОЗОРНОЙ», который занимает начальную позицию и придает обозначению отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску. Так, заявленное обозначение не совпадает с противопоставленным товарным знаком по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, что обусловливает отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что заявленное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» состоит из двух значимых слов русского языка — «озорной» и «холодок», имеющих, согласно Толковому словарю русского языка (см. Толковый словарь Ушакова, http://slovari.yandex.ru), следующие значения в русском языке:

Озорной — склонный к озорству, полный озорства;

Холодок (от слова «холод») — воздух низкой температуры.

Указанные слова образуют словосочетание «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК», в котором слово «ОЗОРНОЙ» придает слову «ХОЛОДОК» свойства одушевленного предмета, формируя в сознании потребителя фантазийный сказочный образ, отличный от восприятия слова «ХОЛОДОК», что обусловливает вывод о семантическом отличии сравниваемых обозначений «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и «ХОЛОДОК».

Заявленное обозначение «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК» и противопоставленный товарный знак «ХОЛОДОК» не ассоциируются друг с другом в целом.

Товары 30 класса МКТУ «мороженое» и «пищевой лед», указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, не являются однородными. Так, мороженое, согласно словарно-справочной литературе (см. онлайн словари http://slovari.yandex.ru) и представленным заявителем материалам, представляет собой сладкий замороженный продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ, определенной пищевой ценности.

Мороженое является продуктом питания и предназначено для непосредственного употребления в пищу, имеет сложный технологический процесс производства. В свою очередь пищевой лед — это замороженная вода, расфасованная в емкости, применяется в пищевой промышленности и сфере общественного питания как охлаждающий наполнитель в напитках, а также для охлаждения продуктов и напитков в термоконтейнерах и на витринах, пищевой ценности не имеет, производится либо на специальных предприятиях по производству пищевого льда, либо посредством льдогенераторов в крупных торговых сетях и ресторанах.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мороженое и пищевой лед не соотносятся друг с другом как род/вид, имеют разные назначение, способ производства и потребителя.

Кроме того, длительное присутствие заявителя на рынке, связанном с производством мороженого, в том числе мороженого «ОЗОРНОЙ ХОЛОДОК», также способствует выводу об отсутствии смешения сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение от 17.04.2012, отменить решение Роспатента от 19.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2010729535/50.

Аналогичная позиция была высказана при рассмотрении другого возражения по заявке N 2009715409 на словесное обозначение «ПУЛЯ» с приоритетом от 01.07.2009 в отношении товаров 30 класса (мороженое) МКТУ. Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ПУЛЯ» по свидетельству N 419534, ранее зарегистрированному в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой» на имя другого лица.

Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

— заявитель уже является правообладателем товарных знаков «Серебряная пуля» по свидетельству N 430137, «Золотая пуля» по свидетельству N 415068, «Волшебная пуля» по свидетельству N 410805, зарегистрированных в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ;

— заявитель является лидером на рынке мороженого и выпускает мороженое под обозначением «ПУЛЯ» с 2000 года, в отличие от правообладателя, основной областью деятельности которого является производство морских водорослей;

— товар 30 класса МКТУ «мороженое» не является однородным с товарами 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку эти товары различаются по составу, свойствам, назначению и по области применения, поскольку мороженое — это взбитый замороженный и потребляемый в замороженном виде сладкий молочный продукт, а в составе льда отсутствуют молочные продукты, являющиеся основным ингредиентом, входящим в состав мороженого, и применяется лед для охлаждения напитков и продуктов питания в специальных термоконтейнерах и витринах.

Поддержав позицию возражения, коллегия Палаты по патентным спорам в данной части отметила следующее.

Мороженое, согласно словарно-справочной литературе (см. онлайн словари http://slovari.yandex.ru) и представленным заявителем материалам, представляет собой сладкий замороженный продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ, определенной пищевой ценности.

Мороженое является продуктом питания и предназначено для непосредственного употребления в пищу, имеет сложный технологический процесс производства. Лед как средство охлаждения применяют при заготовках и хранении рыбы, кратковременном хранении овощей и других продуктов, при перевозках продуктов в охлажденном состоянии. Искусственный лед вырабатывают на промышленных ледогенераторах с использованием холодильных машин. Пищевой лед, применяемый для охлаждения напитков, вырабатывают на торговых ледогенераторах или другим способом из питьевой воды с соблюдением всех санитарных требований, предъявляемых к пищевым продуктам (см. KRmagazine.RU. Торговое оборудование).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товары 30 класса МКТУ «мороженое», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке N 2009715409, и товары 30 класса МКТУ «лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не соотносятся друг с другом как род/вид, имеют разное назначение, способ производства, круг потребителей и условия реализации.

Указанное свидетельствует о том, что, несмотря на тождество словесных элементов, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку предназначены для маркировки неоднородных товаров, что исключает возможность их смешения потребителем. Кроме того, длительное присутствие заявителя на рынке мороженого, в том числе мороженого, маркированного серией товарных знаков «Золотая пуля», «Серебряная пуля», «Волшебная пуля», также способствует выводу об отсутствии смешения потребителем сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code