Каким условиям должно отвечать коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия

Вопрос 228.

Каким условиям должно отвечать коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия?

 

Ответ.

Коммерческое обозначение требует установления следующих условий:

— наличия объекта прав — предприятия;

— наличия достаточных различительных признаков коммерческого обозначения;

— известность употребления правообладателем данного коммерческого обозначения на определенной территории.

Рассматривая спор по данному вопросу, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 20 января 2012 г. N 15АП-15109/2011 по делу N А32-28115/2011) отметил следующее.

Автономная некоммерческая организация «Центр судебных экспертиз», г. Москва (далее — истец), обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к автономной некоммерческой организации «Центр судебных экспертиз и оценки», г. Краснодар, с иском об обязании ответчика прекратить использование коммерческого обозначения «Центр судебных экспертиз», в том числе в виде словосочетания «Центр судебных экспертиз» и сокращенного наименования «ЦСЭ», обязании ответчика внести соответствующие изменения в свои учредительные документы в части исключения словосочетания «Центр судебных экспертиз» из своего наименования.

Решением Арбитражного суда от 16 ноября 2011 года в удовлетворении исковых требований отказано. Суд не установил оснований для применения испрашиваемого истцом способа защиты.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец и ответчик созданы в форме автономных некоммерческих организаций.

Коммерческое обозначение на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, констатация исключительного права на коммерческое обозначение требует установления определенных условий:

— наличия объекта прав — предприятия;

— наличия достаточных различительных признаков коммерческого обозначения;

— известности употребления правообладателем данного коммерческого обозначения на определенной территории.

Цель использования коммерческого обозначения — индивидуализация предприятия посредством создания неповторимого, оригинального, известного на определенной территории образа (символа).

В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором (абзац 2 пункта 2 статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Следовательно, предприятие как объект гражданского права включает целую совокупность имущества, причем совокупность различных его видов необходима для деятельности предприятия как имущественного комплекса.

Суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства и оценив их в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что спорное обозначение не является коммерческим обозначением, так как не индивидуализирует предприятие как имущественный комплекс в смысле, придаваемом статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В материалах дела отсутствуют доказательства наличия у истца предприятия в смысле статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, индивидуализированного спорным словосочетанием, и, соответственно, возникновения у него права на коммерческое обозначение.

Суду апелляционной инстанции представлены документы, из которых следует, что истец в своей деятельности использует определенные технические приборы, представлены свидетельства о проверке приборов. Также представлен аттестат аккредитации испытательной лаборатории.

Представленные истцом документы подтверждают, что истец обладает определенными средствами для осуществления определенной деятельности, как следует из пояснений истца, — по проведению экспертиз, однако не подтверждают, что словосочетание «Центр судебных экспертиз» индивидуализирует совокупность этих приборов как предприятие и именно в таком качестве (как индивидуализация совокупности приборов) известно на определенной территории.

По сути, спорное словосочетание является наименованием истца, но не коммерческим обозначением предприятия. Истец отождествляет со спорным наименованием свою деятельность по проведению экспертиз. В иске о запрете ответчику использовать спорное словосочетание в качестве своего наименования истцу отказано судебными актами по делу N А32-9696/2011.

Таким образом, истцом не представлено исчерпывающих доказательств того, что спорное словосочетание соответствует критериям коммерческого обозначения предприятия истца.

Не представлено и доказательств наличия предприятия в смысле статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, индивидуализированного спорным словосочетанием, у ответчика.

Следовательно, нет оснований считать, что использование указанного словосочетания ответчиком в качестве своего наименования является незаконным использованием коммерческого обозначения истца.

Кроме того, спорное словосочетание не может быть признано уникальным. Обособленное подразделение было создано истцом в городе Краснодаре согласно материалам дела 13 ноября 2010 года, после создания ответчика, т.е. наложение местности деятельности ответчика на местность деятельности истца обусловлено действиями самого истца, совершенными согласно материалам дела после создания ответчика. Доказательств того, что при осуществлении уставной деятельности ответчиком были причинены истцу убытки в связи с использованием наименования, притом что оно не является уникальным, не представлено.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд, как и суд первой инстанции, не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.

 

Вопрос 229.

Может ли маркировка товаров, поставлявшихся из стран СНГ, препятствовать регистрации на имя другого лица товарного знака с более поздним приоритетом?

 

Ответ.

Может, что еще раз подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд (Постановление от 18 января 2012 г. N 09АП-33409/2011 по делу N А40-46106/11-110-372).

Заявка N 2009718133 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесными элементами «28 КОПЕЕК» была подана в Роспатент 28.07.2009 на имя ООО «ТД «Леда» в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «мороженое».

з126

По результатам экспертизы заявленного обозначения было вынесено решение об отказе в его регистрации в качестве товарного знака в связи с тем, что оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Отказывая в удовлетворении заявленных ООО «ТД «Леда» требований, в которых оспаривалось решение Роспатента, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что на российском рынке в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого обозначения использовалось сходное до степени смешения обозначение для маркировки товара «мороженое» другого производителя — ИООО «МОРОЗПРОДУКТ».

Исследуя материалы дела, суд обоснованно отметил, что обозначение по заявке N 2009718133 является комбинированным и представляет собой этикетку, на которой помещены повторяющиеся ряды треугольников и расположенное между ними стилизованное изображение пингвинов и солнца, в левом верхнем углу помещено стилизованное изображение двух коров, ниже — словесный элемент «две коровы», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «28 КОПЕЕК», «МОРОЖЕНОЕ», «ПЛОМБИР», «ЭСКИМО», выполненные в четыре строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Также обоснованно суд констатировал, что согласно имеющимся в материалах дела документам ИООО «МОРОЗПРОДУКТ» Республики Беларусь образовано в 1998 году и основным направлением его деятельности является производство мороженого (около 50 различных видов).

Начиная с 21.12.2007 компанией ИООО «МОРОЗПРОДУКТ» начаты поставки мороженого, в том числе указанного выше, на территорию Российской Федерации, что подтверждается договорами, датированными 2007, 2008, 2009 годами, а также товарно-транспортными накладными к ним.

Обратил внимание суд и на то, что мороженое «28 КОПЕЕК» завоевало золотую медаль на специализированной выставке «Мир мороженого и холода» на Республиканском (белорусском) конкурсе продуктов питания «Продукт года — 2008» за широкий ассортимент и качество продукции, также награждено дипломом победителя конкурса-дегустации «Густ-2008».

Представленные заявителем материалы об использовании им оспариваемого обозначения по заявке N 2009718133 не могут быть приняты судом во внимание, поскольку относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого обозначения и не могут повлиять на подтвержденный многочисленными доказательствами вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого обозначения этикетка, включающая идентичные изображения, словесные элементы, цветовое сочетание, была известна потребителю в качестве средства индивидуализации именно ИООО «МОРОЗПРОДУКТ».

Суд правильно посчитал, что представленные доказательства подтверждают тот факт, что в течение длительного использования на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого обозначения по заявке N 2009718133 обозначение, представляющее собой этикетку со стилизованным изображением пингвинов и солнца, со словесным элементом «28 КОПЕЕК» было известно приобретателю на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации товара «мороженое» производства ИООО «МОРОЗПРОДУКТ».

 

Вопрос 230.

Может ли наличие отказной заявки подтверждать осведомленность заявителя о существовании на рынке продукции другой компании, маркированной товарным знаком, послужившим основанием для отказа в регистрации другого обозначения

 

Ответ.

Может, и такой случай был рассмотрен судом (Постановление ФАС Московского округа от 1 февраля 2012 г. по делу N А40-37342/11-26-290).

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, ООО «Химическая ресурсо- и энергосберегающая технология» является обладателем исключительного права на товарный знак «ВПС-Д» по свидетельству Российской Федерации N 409019 для индивидуализации ряда товаров и услуг 19-го и 42-го классов по Международной классификации товаров и услуг, для пленкообразующих составов для цементно-бетонных покрытий дорог и аэродромов.

з125

Как установлено судами, истцу стало известно о том, что ЗАО «Научно-производственная компания ЕРМАКХИМ» продает товар — пленкообразующий состав в упаковке (металлической бочке) с нанесенной на ней этикеткой «ВПС-Д», что подтверждается договором поставки N 230/10, счетами, счетами-фактурами, товарными накладными и фотографиями товара.

В соответствии с протоколом обеспечения доказательств ЗАО «Научно-производственная компания ЕРМАКХИМ» использует товарный знак в рекламе в сети Интернет на сайте www.omtc.ru; ООО «БиоХимТекс», индивидуальный предприниматель В.В. Бочаров совместно производят пленкообразующий состав с нанесенным обозначением «ВПС-Д», что подтверждается сертификатом соответствия на продукцию «состав пленкообразующий «ВПС Д», изготовителями которой указаны ИП В.В. Бочаров и ООО «БиоХимТекс», техническими условиями ТУ 2389-001-89448986-2009 на состав пленкообразующий «ВПС-Д» и санитарно-эпидемиологическим заключением N 31.Б0.17.238.П.001172.07.09 от 9 июля 2009 года, заверенным печатями продавца товара — ЗАО «Научно-производственная компания «ЕРМАКХИМ».

Оба производителя указаны на этикетке контрафактного товара. ООО «БиоХимТекс» использует товарный знак истца в рекламе, в справочнике служебных телефонов «Белгородские страницы». ИП Бочаров В.В. использует вышеуказанный товарный знак в рекламе в сети Интернет. Факт предложения к продаже вышеуказанного товара и использования товарного знака истца на администрируемом сайте http://bvv25.ru подтверждается протоколом от 27.07.10 и справкой из базы RU-центра об администраторе домена.

Словесное обозначение «ВПС-Д», используемое ответчиками, тождественно товарному знаку истца по свидетельству РФ N 409019. Словесное обозначение «ВПС Д», также используемое ответчиками, является сходным, до степени смешения с товарным знаком истца.

Обозначения «ВПС-Д» и «ВПС Д» используются ответчиками для товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. При этом на этикетке используется обозначение «ВПС-Д», а на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, используются обозначения «ВПС-Д» и «ВПС Д».

Товарный знак истца зарегистрирован для ряда товаров 19 класса МКТУ, в том числе, для пленкообразующих составов.

Ответчики используют обозначения, тождественные товарному знаку истца, на упаковках (бочках) пленкообразующих составов.

Судом первой инстанции установлено, что ИП В.В. Бочаров и ЗАО «Научно-производственная компания «ЕРМАКХИМ», являясь субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими деятельность на свой риск, знали о существовании на рынке продукции компании, при производстве которой используется товарный знак «ВПС-Д» по свидетельству Российской Федерации N 409019. Однако они не приняли всех зависящих от них мер, чтобы избежать нарушений.

Решением Роспатента от 26 марта 2010 года отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2008724225.

з124

Суды пришли к правильном выводу, что данный факт свидетельствует о том, что ИП В.В. Бочаров знал о том, что обозначение «ВПС Д» используется компанией истца для маркировки товаров, в частности, «пленкообразующего состава «ВПС Д» для защиты бетона и дорожных покрытий.

Судами первой и апелляционной инстанций полно и всесторонне исследованы обстоятельства дела, выводы судов о наличии нарушения ответчиком исключительных прав истца, обоснованности и соразмерности допущенному нарушению компенсации за нарушение исключительных имущественных прав в сумме 400000 руб. (по 200000 рублей с каждого из ответчиков) соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, судами правильно применены нормы материального и процессуального права.

 

Вопрос 231.

Должны ли таможенные органы при контроле за ввозом товаров принимать во внимание ходатайство правообладателя о проведении таможенного оформления ввозимого товара?

 

Ответ.

Обязаны, и об этом совершенно однозначно указано в решении судов, которые рассматривали спор между таможенным органом и индивидуальным предпринимателем (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27 января 2012 г. N Ф03-6599/2011).

Индивидуальный предприниматель Чудов С.В. обратился в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании незаконным решения Владивостокской таможни о приостановлении выпуска товара по декларации ДТ N 21831.

Решением суда от 11.07.2011, оставленным без изменения Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2011, заявленные требования удовлетворены; оспариваемое решение таможенного органа признано незаконным в связи с его несоответствием Таможенному кодексу Таможенного союза (далее — ТК ТС).

Законность принятых судебных актов проверяется по кассационной жалобе таможни, которая, ссылаясь на нарушение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение суда первой и постановление апелляционной инстанций и принять новый судебный акт. Доводы заявителя жалобы сводятся к тому, что у таможни имелись правовые основания для принятия оспариваемого решения, поскольку у таможни при ввозе спорного товара на территорию Российской Федерации не имелось сведений о том, что он вводится в гражданский оборот и ввезен декларантом по согласию правообладателя.

Суд кассационной инстанции находит жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела и установлено судами, в апреле 2011 года во исполнение договора от 25.03.2010 N 01-25/03-09, заключенного между фирмой «TOYAMA KAIGAI BOEKI CO., LTD» (Япония) и предпринимателем, на таможенную территорию России в адрес последнего ввезен товар — мотоциклы и мопеды, бывшие в употреблении, различных производителей, в том числе обозначенные товарным знаком YAMAHA, в целях таможенного оформления которого предприниматель подал во Владивостокскую таможню в электронном виде таможенную декларацию ДТ N 21831.

Таможенный орган 22.04.2011 направил декларанту уведомление N 04-2-38/1258 о приостановлении выпуска упомянутой ДТ на 10 дней в связи с тем, что ввезенные товары по N 8, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27 имеют торговую марку «YAMAHA», которая внесена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, правообладателем товарного знака является «Ямаха Хатсудоки Кабусики Кайся», уполномоченный импортер ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс». При этом импортер товара не указан правообладателем в списках лицензиатов, а маркировка на упаковке товара идентична с товарным знаком, указанным в списке товарных знаков, внесенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, в связи с чем имеются признаки контрафактности ввезенного товара.

Полагая, что уведомление таможни от 22.04.2011 отвечает признакам решения о приостановлении выпуска товара по ДТ N 21831 и является незаконным, предприниматель оспорил его в арбитражном суде, который при рассмотрении возникшего спора пришел к обоснованному выводу об отсутствии у таможенного органа законных оснований для принятия указанного решения, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующими в деле, доказательства в обоснование требований предпринимателя и возражений на них таможни. Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом.

Как видно из материалов дела, основанием для приостановления выпуска спорного товара по ДТ N 21831 послужило выявление таможенным органом признаков контрафактности данного товара, поскольку товар имеет торговую марку «YAMAHA», указанную в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности, в то время как предприниматель правами в отношении товарного знака не обладает.

Вместе с тем как правомерно указано судами, в силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание исключительного права на товарный знак).

Доказательств того, что правообладатель запрещал ввоз спорного товара в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию, таможенный орган не представил. Более того, в материалах дела имеется письмо ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» от 26.04.2011 N 361/04-ТЗ, подтверждающее, что ввезенный предпринимателем товар не является контрафактным, и содержащее просьбу правообладателя осуществить таможенное оформление данного товара.

 

Вопрос 232.

Может ли стилизованное изображение портрета заявителя способствовать предоставлению данному обозначению регистрации в качестве товарного знака?

 

Ответ.

Если заявленное обозначение не является тождественным ранее зарегистрированным на имя других лиц, то может.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное господином Ек Патрик Леон, г. Москва, на решение по заявке N 2010704685 с приоритетом от 17.02.2010.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Chef Leon», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение портрета заявителя в поварской униформе. Портрет расположен в округлой рамке на темном фоне, в которой расположены светлые дугообразные полосы.

з123

Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 163027, 225324, 382295, 197439, 224515, 289083, 197439, зарегистрированными на имя иных лиц.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам N 289083, 225324 представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирует словесный элемент «KING LION», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 197439 представляет собой словесное обозначение «КИНГ-ЛИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам N 163027, 382295, 224515 представляют собой словесное обозначение «KING LION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки зарегистрированы в том числе для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам N 289083, 163027, 225324, 382295, 197439 образуют серию знаков, объединенную словесным элементом «KING LION» (его транслитерация буквами русского алфавита КИНГ ЛИОН).

Анализ словарно-справочных источников (см. интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBYY Lingvo») позволил выявить, что слово «king» в переводе на русский язык означает король, царь, монарх; слово «lion» — лев. Учитывая семантику данных слов, можно сделать вывод о том, что противопоставленные товарные знаки будут ассоциироваться в сознании потребителя с мультипликационным героем Королем-львом, который хорошо известен российскому потребителю.

Напротив, слово «Chef» в переводе на русский язык означает шеф-повар, главный повар; а слово «Leon» является именем собственным. Так, материалы заявки показывают, что она подана Ек Патрик Леоном, являющимся профессиональным поваром, который уже 8 лет работает в России в качестве шеф-повара в различных ресторанах.

Указанное дает основание полагать, что заявитель имеет сложившуюся репутацию, в связи с осуществляемой им деятельностью. На основании данных фактов коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение несет в себе информацию о конкретном лице. Этот вывод усугубляется включением в заявленное обозначение стилизованного портрета заявителя в поварской униформе.

Семантический анализ показывает, что входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы «KING LION» и «Chef Leon» представляют собой грамматически связанные словосочетания, в силу чего неправомерно разбитие их на части и выделение элемента «LION/LEON» в качестве доминирующего.

Коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативное восприятие, обусловливающее отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте. Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2010704685.

 

Вопрос 233.

Может ли быть принято во внимание письмо-согласие от лица, являющегося производителем товара, но не являющегося правообладателем товарного знака?

 

Ответ.

Не может. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное ООО «Валкор», Россия, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010709911/50 с приоритетом от 30.03.2010 на словесное обозначение «ЮЖНАЯ БАШНЯ» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ» по свидетельству N 270305, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем было отмечено, что с 2011 года продукция — коньяк «ЮЖНАЯ БАШНЯ» — производится ООО «Дербентским вино-коньячным заводом» Дагпотребсоюза. Между заявителем и ООО «ДВКЗ» Дагпотребсоюза заключен договор комиссии от 2011 года и ООО «ДВКЗ» Дагпотребсоюза не возражает против регистрации обозначения «ЮЖНАЯ БАШНЯ» на имя заявителя.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат в своем составе фонетически тождественные элементы «ЮЖНАЯ», что, по мнению коллегии Палаты, свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. При этом элемент «ЮЖНАЯ» занимает первоначальную позицию в сравниваемых обозначениях и именно с него начинается прочтение, в силу чего внимание потребителя акцентируется в первую очередь именно на нем.

Довод заявителя о производстве коньяка «ЮЖНАЯ БАШНЯ» и согласия на регистрацию данного товарного знака со стороны реального производителя товара является неубедительным, поскольку препятствием к регистрации выступает наличие «старших» исключительных прав иного лица.

 

Вопрос 234.

Требуется ли согласие наследников, если имя известного лица является частью заявленного комбинированного обозначения?

 

Ответ.

Требуется. ВАС Российской Федерации ответил на этот вопрос в Постановлении от 15 февраля 2012 г. N ВАС-478/12 по делу об обжаловании ООО «Панков-медиус» решения Роспатента об отказе в государственной регистрации комбинированного товарного знака «ПАНКОВ МЕДИУС».

з122

По мнению заявителя, на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака Панков О.П. не являлся широко известным лицом, поэтому согласие наследников на включение обозначения, тождественного его имени, в товарный знак не требовалось.

Суд признал, что на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака Панков О.П. являлся лицом, известным в сфере медицины. При этом известность доктора медицинских наук, профессора Панкова О.П. связана именно с деятельностью по профилактике и лечению органов зрения. Панковым О.П. создан аппарат цветоимпульсной терапии, получивший название «Очки Панкова».

Суд, установив, что обществом не было получено такое согласие и наследники возражают против регистрации такого товарного знака, отказал в удовлетворении заявленных требований и признал, что у Роспатента не было оснований для удовлетворения возражений общества на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПАНКОВ МЕДИУС».

Кроме того, по результатам рассмотрения возражений Панкова Е.О. и Панкова М.О. Роспатентом принято решение от 24.09.2011, которым предоставление правовой охраны другому товарному знаку «ОЧКИ ПАНКОВА» (свидетельство N 333488) с приоритетом от 23.08.2005 признано недействительным полностью по тем же основаниям.

 

Вопрос 235.

Могут ли правообладатель товарного знака и его лицензиат рассматриваться одновременно в качестве лиц, нарушивших Закон о защите конкуренции за счет приобретения и использования исключительного права на товарный знак?

 

Ответ.

Могут. Подтверждение этому можно найти в Постановлении кассационной инстанции ФАС Западно-Сибирского округа от 16 января 2012 г. по делу N А67-2329/2011 (ОАО «Магистральные нефтепроводы Центральной Сибири» против Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области).

По заявке ОАО «Центрсибнефтепровод» 08.05.2005 буквенное обозначение «ВПГ» зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака N 297742 с приоритетом от 25.06.2004 в отношении товаров «огнетушители, в частности, генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров (высоконапорные пеногенераторы)».

09.12.2005 между ОАО «Центрсибнефтепровод» и ЗАО «Томзэл» заключен лицензионный договор об использовании товарного знака по данному свидетельству, которое 29.03.2006 зарегистрировано в Роспатенте за N РД0007774.

ООО «Сибмаш» 04.08.2010 обратилось в антимонопольный орган с заявлением о признании действий ОАО «Центрсибнефтепровод», связанных с регистрацией товарных знаков «ВПГ» по свидетельству N 297742 и «ДВПЭ» по свидетельству N 294504, актом недобросовестной конкуренции.

По результатам рассмотрения дела N 06-10/137-10 комиссией управления принято решение от 25.01.2011 о признании действий группы лиц ОАО «Центрсибнефтепровод» и ЗАО «Томзэл», выразившихся в приобретении и использовании исключительного права на средства индивидуализации продукции — товарного знака «ВПГ» (свидетельство N 297742), нарушившими часть 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришли к выводу о наличии в действиях ОАО «Центрсибнефтепровод» (правообладатель) и ЗАО «Томзэл» (лицензиат) по приобретению и использованию товарного знака нарушения части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

Суд кассационной инстанции оставил без изменения состоявшиеся по делу судебные акты первой и апелляционной инстанций и при этом отметил следующее.

Судами установлено, что высоконапорные пеногенераторы с указанием на изделиях «ВПГ» производились и другими лицами, являвшимися участниками рынка высоконапорных пеногенераторов до даты приоритета товарного знака «ВПГ».

Суды обоснованно указали на то, что словосочетание «высоконапорный пеногенератор» является общепринятым термином, применяемым в науке и технике в области пожаротушения, а буквенное сочетание «ВПГ» представляет собой аббревиатуру данного словосочетания, широко употребляемую в соответствующей области науки и техники именно для обозначения товаров такого вида, как высоконапорные пеногенераторы.

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о том, что действия ОАО «Центрсибнефтепровод» направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности за счет устранения конкурентов с товарного рынка и снижения затрат на продвижение товара, уже введенного в оборот конкурентами и известного широкому кругу потребителей. Общество, получив исключительные права на товарный знак, приобрело возможность инициировать запрещение третьим лицам любое использование общеупотребимой маркировки вне рамок лицензионных договоров, предприняло также и фактические действия по реализации этой возможности.

Следовательно, действия ОАО «Центрсибнефтепровод» противоречат обычаям делового оборота, требованиям разумности и справедливости и направлены на ограничение использования хозяйствующими субъектами и конкурентами гражданских прав, возникших ранее даты регистрации приоритета товарного знака и начала использования ОАО «Центрсибнефтепровод» спорного обозначения.

 

Вопрос 236.

Возможен ли отказ в защите права лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака)?

 

Ответ.

Не может, что подчеркнуто ВАС РФ в Определении от 17 февраля 2012 N ВАС-16577/11.

ООО «Лина» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «Макдоналдс» о взыскании 1000000 рублей компенсации за незаконное использование словесного товарного знака «С пылу, с жару», о запрете ответчику размещать обозначение «С пылу, с жару» на упаковках реализуемых товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) и обязании ответчика уничтожить использующуюся для введения в оборот товаров 30 класса МКТУ упаковку с размещенным на ней обозначением «С пылу, с жару».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 решение от 05.03.2011 оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.09.2011 указанные судебные акты оставлены без изменения.

Между тем судами не учтено следующее.

В силу статьи 1512 Гражданского кодекса оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481 ГК РФ).

Отказ в иске по приведенному основанию прямо противоречит нормам Гражданского кодекса и разъяснениям, данным в пунктах 22 и 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление от 26.03.2009 N 5/29).

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Применительно к данным нормам в пункте 22 Постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 Постановления от 26.03.2009 N 5/29 также разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Поскольку в судебных актах отсутствует вывод о злоупотреблении правом со стороны истца при государственной регистрации его товарного знака и в материалах дела такие доказательства отсутствуют, суд не вправе был отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак по мотиву неправомерности регистрации товарного знака.

 

Вопрос 237.

Должен ли правообладатель, обратившийся за защитой права и взысканием компенсации за нарушение исключительных прав, доказывать размер причиненных ему убытков?

 

Ответ.

Не должен, что подтверждается Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 21 февраля 2012 г. по делу N А11-1369/2011 (Компания «Соремартек С.А.» против ООО «Кормилец» и ООО «РосФрост»).

Между истцом и ответчиками возник спор о взыскании компенсации в размере 5000000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак N 395732 с обозначением «РАФАЭЛЛА».

Исковые требования мотивированы неправомерным использованием ответчиками на упаковке мороженого словесного обозначения «РАФАЭЛЛА», которое сходно до степени смешения с товарным знаком «РАФФАЭЛЛО», обладателем исключительных прав на который является истец.

Арбитражный суд Владимирской области решением от 13.07.2011, оставленным без изменения Постановлением суда апелляционной инстанции от 24.10.2011, частично удовлетворил исковые требования по заявленным основаниям и обязал ООО «Кормилец» прекратить реализацию мороженого, на упаковке которого использовано словесное обозначение «РАФАЭЛЛА», и взыскал с указанного лица 10000 рублей компенсации.

В отношении ООО «РосФрост» суд принял решение об обязании прекратить производство, ввод в гражданский оборот и рекламу мороженого, на упаковке которого использовано словесное обозначение «РАФАЭЛЛА», уничтожить за свой счет упаковку, на которой имеется спорное обозначение, и взыскал компенсацию, уменьшив ее размер до 2000000 рублей.

Не оспаривая самого факта допущенного правонарушения, заявитель полагает, что при определении размера компенсации суды не приняли во внимание отсутствие у истца убытков. По мнению ООО «РосФрост», в отсутствие убытков истец не может требовать и взыскания компенсации, которая является их прямой заменой.

Суды обоснованно пришли к выводу о том, что ООО «РосФрост» должно понести имущественную ответственность. При этом суд уменьшил размер компенсации до 2000000 рублей, что не противоречит статьям 1252 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует обстоятельствам дела с учетом принципов разумности и справедливости.

Довод заявителя о том, что при определении размера компенсации судами не учтено отсутствие у истца вероятных убытков, юридически безразличен, поскольку в силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация за нарушение исключительных прав представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, при взыскании которой правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

 

Вопрос 238.

Могут ли два или более лица подать общее возражение против предоставления охраны товарному знаку?

 

Ответ.

Могут. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 12.09.2011, поданное ООО «САН», Россия, и ООО «Даниэль бутик», Россия, против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДАНИЭЛЬ» по свидетельству N 439647, выданному по заявке N 2009720704/50 с приоритетом от 25.08.2009 на имя ООО «Новые Технологии» в отношении товаров 03, 14, 16, 20, 25, 29 — 34, и услуг 35, 40, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— обозначение «Даниэль» использовалось на протяжении многих лет компаниями ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик», являющимися аффилированными между собой. Между ООО «САН» и ООО «Даниэль бутик» подписан договор о сотрудничестве и совместной деятельности, согласно которому стороны взяли на себя обязательства по взаимному сотрудничеству в области развития и продвижения сети магазинов детской, подростковой, мужской и женской одежды под обозначениями «ДАНИЭЛЬ» и «DANIEL».

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала материалы возражения, представленные в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству N 439647 требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, и установила, что представленные документы свидетельствует об узнаваемости и приобретении определенной известности и репутации обозначением «ДАНИЭЛЬ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака у российского потребителя, а также об устойчивой ассоциативной связи между услугами под данным обозначением и лицами, подавшими возражение.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ДАНИЭЛЬ» тождественен части фирменного наименования одного из лиц, подавших возражение, ООО «Даниэль бутик». Согласно представленным материалам, ООО «Даниэль бутик» было создано 09.08.1999, то есть задолго до даты приоритета (25.08.2009) оспариваемого товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу удовлетворить возражение от 12.09.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 439647 недействительным в отношении всех товаров 25 и всех услуг 35 классов МКТУ.

 

Вопрос 239.

Может ли изображение сельского пейзажа в комбинированном товарном знаке усиливать восприятие словесного обозначения как географического указания?

 

Ответ.

Может. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 17.10.2011, поданное ООО «Триол», Москва, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «MOLINA/МОЛИНА» по заявке N 2009728281/50 с приоритетом от 11.11.2009 в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству N 366662 в отношении однородных товаров.

з121

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что товары 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Анализ словарно-справочных источников и сети Интернет (см. интернет-портал «Яндекс: Словари», www.malino.net) позволил выявить, что слово «Малино» является географическим наименованием, а именно названием поселка, расположенного в Ступинском районе Московской области. Учитывая семантику данного слова, можно сделать вывод о том, что обозначение «Малино» будет ассоциироваться в сознании потребителя с конкретным географическим местом (поселок). Этот вывод усугубляется включением в противопоставленный товарный знак графического элемента в виде сельского пейзажа.

В свою очередь, при анализе словарно-справочных источников, населенных пунктов имеющих название «Молина» не выявлено. Следует также отметить, что слово «МОЛИНА» не имеет семантического значения, то есть является фантазийным. Однако средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как искаженное написание слова «малина», и ассоциации у потребителя могут возникнуть именно с этой ягодой.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативное восприятие, обусловливающее отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте, и пришла к выводу удовлетворить возражение от 17.10.2011, отменить решение Роспатента от 20.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2009728281.

 

Вопрос 240.

Могут ли доводы о производстве за рубежом вина по заказу российской стороны для эксклюзивного использования на территории России служить доказательством отсутствия ввода потребителя вина в заблуждение?

 

Ответ.

Могут. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 22.12.2011, поданное ООО «Мистраль алко», Москва, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010716535 от 21.05.2010 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное обозначение «TORO DE CASTILLA» (транслитерация — торо де кастилла).

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010716535 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия его подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как заявленное обозначение имеет испанское происхождение, поскольку в переводе с испанского обозначение «TORO DE CASTILLA» означает «испанский бык», а Испания является одним из ведущих производителей вин.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

В переводе с испанского языка заявленное обозначение означает «Бык Кастилии» (см. Онлайн-переводчик Промт. Translate.ru) и является семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров.

Поскольку обозначение «TORO DE CASTILLA» напрямую не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, отсутствуют основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товара или места его производства.

Что касается способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров через ассоциации, которые могут возникнуть в его сознании при восприятии им заявленного обозначения, в частности, как указание на испанское происхождение товара, то этот вывод экспертизы не обоснован какими-либо доказательствами того, что на российском рынке до даты подачи заявки N 2010716535 присутствовали алкогольные напитки испанского происхождения, маркированные товарным знаком «TORO DE CASTILLA», способные вызвать ассоциации с конкретным производителем или местом производства вина.

Вместе с тем следует отметить, что заявителем представлены сведения, подтверждающие, что алкогольная продукция, маркированная обозначением «TORO DE CASTILLA», действительно производится испанской компанией Bodegas Fernando Castro, S.L. по заказу заявителя в соответствии с контрактом N 02-11/SP. При этом в контракте отмечено, что обозначение «TORO DE CASTILLA» является товарным знаком заказчика, под которым производитель обязуется не производить алкогольную продукцию ни для каких-либо других лиц, кроме заказчика.

В силу указанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «TORO DE CASTILLA» по заявке N 2010716535 удовлетворяет требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Вопрос 241.

Может ли известность иностранной марки нижнего белья препятствовать регистрации товарного знака на имя российского заявителя?

 

Ответ.

Может. Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 08.02.2012, поданное ООО «ФИОЛЕТ» на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2010716372/50 с приоритетом от 20.05.2010 на имя заявителя в отношении словесного обозначения «Rosa Selvatica» для товаров 25 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

В переводе с английского языка входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Rosa» и «Selvatica» имеют следующие значения: rosa — роза, selvatica — дикий, лесной, грубый, см. англо-русский словарь на сайте Яндекс-словари. Таким образом, само по себе обозначение «Rosa Selvatica» не несет в себе каких либо указаний относительно товара и его изготовителя. Вместе с тем, согласно сведениям из сети Интернет, обозначение «Rosa Selvatica» воспроизводит название итальянской марки нижнего белья. «Rosa Selvatica — это творение молодых дизайнеров Италии из дизайнерской школы Domus Academy. Торговая марка «Rosa Selvatica» каждый сезон выпускает неповторимые коллекции женского белья, в которых используются европейские материалы трендовых направлений, сайты http://www.primeryai.ru/51_rosa-selvatica, http://mondesir.ru/estore/xml_catalog/145/.

Следует отметить, что в сети Интернет обозначение Rosa Selvatica активно позиционируется многими компаниями для маркировки товаров, разработанных итальянскими дизайнерами и производимых в Италии:

http://elitbelye.ru/magazin

http://www.justeva.ru/shop/

http://www.3gracii.ru/shop/

http://www.vivacalze.ru/

http://darsitrade.ru/catalog/ и многие другие сайты.

Степень насыщенности интернет-пространства такой информацией позволяет коллегии признать ее достоверной. При этом анализ материалов, находящихся в деле заявки и приложенных к возражению, показал, что материалы не содержат документов, свидетельствующих о том, что заявитель имеет непосредственное отношение к производству этих товаров. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code