Может ли использование обозначения на вывеске внешнего оформления салона квалифицироваться как акт недобросовестной конкуренции несмотря на то, что такое обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя владельца салона

Вопрос 207.

Может ли использование обозначения на вывеске внешнего оформления салона квалифицироваться как акт недобросовестной конкуренции несмотря на то, что такое обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака на имя владельца салона?

 

Ответ.

При совокупном наличии определенных фактических обстоятельств можно дать положительный ответ на этот вопрос. Примером может служить Постановление ФАС Поволжского Округа от 17 ноября 2011 г. по делу N А55-16669/2010.

ООО «Самара-Сити» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Самарской области об отмене постановления о наложении штрафа от 13.07.2010 по делу N 345-6460-10/8 и прекращении производства по делу N 345-6460-10/8.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.05.2011, оставленным без изменения Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2011, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, коллегия считает жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

Как видно из материалов дела, 10.06.2010 Управлением принято решение о признании действий заявителя на товарном рынке реализации сотовых телефонов и аксессуаров к ним, выразившихся во введении в гражданский оборот вывески внешнего оформления салона, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 130, с незаконным использованием обозначения «mobiNOKI\», являющегося сходным до степени смешения с товарным знаком «NOKIA», зарегистрированным по свидетельству N 81817, принадлежащим компании «Нокиа Корпорейшн», право которого предоставлено ЗАО «Носимо» на основании договора коммерческой концессии РД0048102 от 18.03.2009, нарушившими часть 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании указанного решения Управлением заявителю выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и вынесено постановление о наложении штрафа по делу N 345-6460-10/8 об административном правонарушении.

Суды обоснованно исходили из следующего.

Исключительные права на товарный знак «NOKIA» по свидетельству N 81817 для использования в отношении «аппаратуры для передачи, воспроизведения звука…» и услуг по их реализации принадлежат «Нокиа Корпорейшн», Хельсинки.

но

Согласно справке Федерального государственного унитарного предприятия «ФИПС» от 18.05.2010 N 02/34-338/41 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «NOKIA» по свидетельству N 81817 в отношении товаров 09 класса МКТУ, в том числе в отношении товаров «аппаратуры для передачи звука или изображений, телекоммуникационные приборы и инструменты», которые могут быть признаны однородными с товарами «мобильные телефоны», правообладатель — «Нокиа Корпорейшн», Кейлалахдентие 4,02150 Эспоо, Финляндия.

Право использования указанного товарного знака предоставлено закрытому акционерному обществу «Носимо», 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17, на основании договора коммерческой концессии РД0048102 от 18.03.2009.

По делу установлено, что действия «Самара-Сити», выразившиеся в использовании обозначения «mobiNOKI\» на вывеске внешнего оформления салона, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 130, квалифицируются как акт недобросовестной конкуренции.

Факт нарушения заявителем исключительных прав компании «Нокиа Корпорейшн» на товарный знак «NOKIA» по свидетельству N 81817, право использования которого предоставлено ЗАО «Носимо» (121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17) на основании договора коммерческой концессии РД0048102 от 18.03.2009, установлен и подтвержден вступившим в законную силу судебным актом.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 25.11.2010 по делу N А55-15117/2010 в удовлетворении заявленных требований о признании недействительным решения Управления и предписания от 10.06.2010 по делу N 24-6460-10/8 отказано.

Было указано, что ООО «Самара-Сити» на вывеске внешнего оформления салона с нанесением словосочетания «mobiNOKI\», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 130, не использует товарный знак «MOBINOKI» по свидетельству N 408797 в том виде, в котором он зарегистрирован.

з111

Согласно гражданскому законодательству товарный знак может быть использован только в том виде, в котором он зарегистрирован, либо с отдельными изменениями, не меняющими его существа.

Однако с изменением вида использования этого слова (изменена графика) оно стало восприниматься как 2 отдельных обозначения, одно из которых сходно до степени смешения с обозначением «NOKIA».

Сходство до степени смешения в данном случае очевидно (доминирующее положение спорного словесного элемента «NOKI», стилизованное изображение треугольника, расположенное таким образом, что при общем восприятии оно напоминает букву «А», шрифт, цветовое исполнение).

Суды пришли к выводу о том, что заявитель, указывая на вывеске внешнего оформления салона, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 130, обозначение «mobiNOKI\» и реализуя в указанном магазине сотовые телефоны и аксессуары к ним фирмы «NOKIA», незаконно вводит в оборот средство индивидуализации, принадлежащее правообладателю — компании «Нокиа Корпорейшн».

 

Вопрос 208.

Какова степень приближения слов и словосочетаний к словесной олимпийской символике?

 

Ответ.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 17.08.2011, поданное ООО «НПП «Автоматические локационные искатели мест повреждений», г. Нижний Новгород, на решение Роспатента от 18.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009727031.

з110

Решением Роспатента от 18.05.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании того, что словесный элемент «АЛИМП» заявленного обозначения представляет собой производное от слова «олимп», в связи с чем регистрация заявленного обозначения возможна лишь с согласия Международного олимпийского комитета (МОК), которое в материалах заявки отсутствует, что позволило экспертизе сделать вывод о способности заявленного обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно производителя услуг.

В возражении от 17.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «АЛИМП» не имеет смыслового значения, следовательно, он не может быть отнесен к словам, образованным на основе приведенных выше наименований, относящихся к олимпийской символике. Кроме того, следует отметить, что начальная буква обозначения — буква «А» является частью изобразительного элемента (стрелы молнии), то есть имеет место достаточно высокая степень стилизации буквенного элемента, при которой можно лишь предполагать, что это буква «А». С учетом сильной стилизации начальной буквы словесного элемента «АЛИМП», а также смыслового значения, заложенного в изобразительную часть комбинированного знака, которое ассоциируется с деятельностью заявителя по определению мест повреждений линий электропередач и линий связи, можно сделать вывод об отсутствии каких-либо ассоциаций с Олимпийскими играми или олимпийским движением. Как указано в описании заявки, словесный элемент «АЛИМП» представляет собой аббревиатуру различительной части фирменного наименования заявителя (автоматические локационные искатели мест повреждений), что в совокупности с изобразительными элементами заявленного комбинированного обозначения полностью отражает смысловую нагрузку, которая была заложена заявителем в заявленное обозначение. При этом коллегией было принято во внимание, что словесный элемент заявленного обозначения, который в некоторой степени является фонетически сходным с наименованиями, относящимися к олимпийской символике, не имеет никакой, даже ассоциативной связи с олимпийским или паралимпийским движением. Таким образом, заявленное обозначение не способно создать представление о принадлежности заявителя к Олимпийским играм или их организаторам. Следовательно, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

 

Вопрос 209.

Подлежат ли удовлетворению исковые требования о защите исключительного права на товарный знак в случае досрочного прекращения правовой охраны товарного знака?

 

Ответ.

Не подлежат. Правообладатель товарного знака обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о защите исключительных прав на товарный знак. Решением суда первой инстанции (А41-8705/08) исковые требования удовлетворены. В обоснование исковых требований истец ссылался на то обстоятельство, что является обладателем исключительного права на товарный знак «Lafei Nier», зарегистрированный под номером N 328249 в отношении услуг 35 класса МКТУ — продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности) и использует его в целях продвижения джинсовой одежды торговой марки «Lafei Nier» на территории России. Ответчик вводит в оборот и реализует джинсовую одежду с изображением товарного знака «Lafei Nier», при этом ответчик не имеет договора на право использования товарного знака.

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции отменено. В иске о защите исключительных прав на товарный знак отказано. Арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии в настоящее время материально-правовых оснований для защиты прав истца на товарный знак «Lafei Nier», так как решением Роспатента признано полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «LAFEI-NIER» по свидетельству N 228658.

В соответствии с п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ», решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Решение Роспатента влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на рассмотрение товарного знака.

 

Вопрос 210.

Как суды оценивают несанкционированное использование товарных знаков в спорах о защите деловой репутации?

 

Ответ.

На эту тему представляется интересным рассмотреть Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 ноября 2011 года N 09АП-27262/2011-ГК г. Москвы по делу N А40-34837/11-26-267.

ОАО «Останкинский молочный комбинат» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми требованиями к ответчикам о защите деловой репутации путем:

— признания порочащими деловую репутацию ОАО «ОМК» сведений, размещенных на стр. 165 журнала «MAXIM» за декабрь 2010 г. (N 105 от 15.11.2010), указывающих на связь между производимым истцом молоком «36 копеек» 3,2% жирности (ГОСТ Р 52090-2003) и ежегодным увеличением в России числа детей-идиотов;

— обязания ООО «Издательский дом «АФС» и Александра Маленкова опубликовать в ближайшем планируемом номере журнала «MAXIM» опровержение следующего содержания: «Журнал «MAXIM» опровергает какую-либо связь между производимым ОАО «Останкинский молочный комбинат» молоком «36 копеек» 3,2% жирности (ГОСТ Р 52090-2003) и ежегодным увеличением в России числа детей-идиотов»;

— взыскания с ООО «Издательский дом «АФС» в пользу истца 1850000 рублей компенсации.

Требование, предъявленное со ссылкой на нормы статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, мотивировано тем, что в карикатуре, размещенной ответчиком в журнале «MAXIM», используется как основной элемент товарный знак истца на изображенном пакете молока. По мнению ОАО «ОМК», указанное изображение в сочетании с фразами: «Папа, не пей!» и «В России с каждым годом растет число детей-идиотов» порочит деловую репутацию истца.

Товарный знак N 333768 зарегистрирован за ОАО «ОМК» 10.09.2007 по классу МКТУ 29 — молоко и молочные продукты с датой приоритета товарного знака — 20.03.2006.

з109

Суд первой инстанции решением от 10.08.2011 признал порочащими деловую репутацию ОАО «ОМК» сведения, размещенные на стр. 165 журнала «MAXIM» за декабрь 2010 г. (N 105 от 15.11.2010), указывающие на связь между производимым ОАО «Останкинский молочный комбинат» молоком «36 копеек» 3,2% жирности (ГОСТ Р 52090-2003) и ежегодным увеличением в России числа детей-идиотов.

Как установлено судом апелляционной инстанции, в журнале «MAXIM» N 105 от 15.11.2010, учредителем которого является ООО «Издательский дом «АФС», в рубрике «Мы пошутили» была опубликована карикатура на социальную рекламу. В центре указанной карикатуры изображен мужчина, который наливает из пакета в стакан молоко. Ниже изображен ребенок с поднятыми руками. Кроме того, карикатура сопровождается двумя предложениями, первое — обращение: «Папа, не пей», второе — комментарий: «В России с каждым годом растет число детей-идиотов».

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу, что сведения, указанные в спорной карикатуре, выражены в форме утверждения, не соответствуют действительности, не подтверждены ни статическими, ни научно обоснованными исследованиями, носят порочащий характер, умаляющий достоинство истца как производителя молока «36 копеек» 3,2% жирности (ГОСТ Р 52090-2003), и вызывают негативные ассоциации у потенциальных потребителей.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данными выводами суда.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. Обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике (пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 N 3).

Вывод суда о наличии в распространенном ответчиком изображении сведений об истце в утвердительной форме является неверным, поскольку спорное изображение не содержит указания на наименование истца.

Оценивая в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации аналитическую записку по исследованию влияния изображения в журнале «MAXIM» на репутацию представленной в этом изображении марки молока, суд апелляционной инстанции считает, что, поскольку предметом опроса являлось не исследование принадлежности упаковки конкретному изготовителю, а субъективные оценки, данные оспариваемому изображению, данное доказательство не может определять относимость объекта — пакета молока к истцу и его деловой репутации.

В этой связи судебная коллегия полагает, что распространение оспариваемой информации с размещенным на плакате товарным знаком истца среди читателей журнала не создает общеизвестного факта по смыслу части 1 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости распространенной информации именно к ОАО «ОМК».

Таким образом, истец в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал, что у ответчика было намерение причинить вред деловой репутации ОАО «ОМК», связанной с товарным знаком.

 

Вопрос 211.

Если противопоставленный товарный знак действовал на дату подачи возражения на решение об отказе в регистрации заявленного товарного знака, а был аннулирован по неиспользованию позже даты подачи возражения, как это обстоятельство может повлиять на возможность регистрации заявленного товарного знака?

 

Ответ.

Практика рассмотрения подобных дел в Палате по патентным спорам свидетельствует о том, что данное обстоятельство не может повлиять на отмену отказного решения.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 06.09.2011 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «SAARI» по заявке N 2009717977/50.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ, поскольку оно признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству N 248093, имеющим более ранний приоритет, и правовая охрана предоставлена ему в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

Отказывая в удовлетворении возражения, Палата по патентным спорам по данному вопросу отметила, что Палатой по патентным спорам 04.10.2011 было рассмотрено заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству N 248093, однако указанное обстоятельство не может повлиять на результат рассмотрения коллегией данного возражения от 06.09.2011, поскольку Палата по патентным спорам рассматривает правомерность принятого оспариваемого решения, а учету подлежат обстоятельства, имеющие место на дату принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам. На указанную дату — 27.09.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 248093 действовала в полном объеме. Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

 

Вопрос 212.

Может ли сходство (подобие) обозначения с международным непатентуемым наименованием являться основанием для отнесения данного обозначения к разряду терминов или обозначений, характеризующих товары?

 

Ответ.

Может, и данная позиция отражена в Определении ВАС РФ от 14 декабря 2011 г. N ВАС-12436/11.

Рассмотрев доводы заявителя, представленные документы и изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак «КАРНИТОН» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.03.2008 (свидетельство N 345444) с приоритетом от 24.10.2006 на имя общества «Акцент» в отношении следующих товаров 3, 5 и 32 классов МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Названный товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРНИТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Общества «Консорциум-ПИК» и «ПИК-Фарма» 11.12.2009 обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. Решением от 24.03.2010 Роспатент отказал в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака и оставил в силе правовую охрану товарного знака.

Данное решение мотивировано тем, что нарушений указанных требований при регистрации словесного обозначения «КАРНИТОН» допущено не было. При этом Роспатент сослался на то, что указанное обозначение носит фантазийный характер и фактически используется для маркировки биологически активной добавки к пище. По мнению Роспатента, отсутствие смыслового значения не позволяет его отнести к разряду обозначений, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности, а также к иным обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Роспатент также отметил, что, согласно действующему законодательству, сходство названного обозначения с международным непатентуемым наименованием не является основанием для отнесения данного обозначения к разряду терминов или обозначений, характеризующих товары.

Суды согласились с выводами Роспатента, изложенными в указанном решении, и отказали истцам в удовлетворении заявленных требований.

Суды установили, что товарный знак «КАРНИТОН» используется ответчиками для маркировки зарегистрированной в установленном порядке биологически активной добавки к пище, на упаковке которой указано, что она состоит из L-карнитина тартрата и не является лекарственным средством. Наличие на упаковке такой информации и товарного знака позволило сделать вывод, что названное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

Суды признали, что действия правообладателя по регистрации и дальнейшему использованию оспариваемого товарного знака не являются актом недобросовестной конкуренции, поскольку не препятствуют использованию заявителями обозначений, образованных от международного непатентованного наименования «карнитин». Препарат «КАРНИТОН» реализуется в качестве биологически активной добавки на рынке, отличном от рынка реализации лекарственных средств, что не приводит к его смешению с товарами заявителей. Кроме того, суды пришли к выводу о том, что использование словесного обозначения «КАРНИТОН» при реализации препаратов, не относящихся к лекарственным средствам, не может быть признано нарушающим рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые касаются вопросов распространения лекарственных средств и присвоения им товарных наименований.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

На сорок шестом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1993 года была принята Резолюции WHA46/19 по международным непатентованным наименованиям, в которой на государства — участники ВОЗ был возложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования международных непатентованных наименований либо производных от них названий в составе товарных знаков.

Международное непатентованное наименование — это уникальное название фармакологического вещества, которое присваивается ВОЗ, имеет всемирное признание, служит для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата, а не самого товара или его производителя.

Целью системы международных непатентованных наименований является обеспечение специалистов в области здравоохранения информацией об уникальных и универсальных названиях, позволяющих в любой стране мира идентифицировать в составе лекарственного препарата фармакологические вещества, которые могут быть недвусмысленно охарактеризованы химическим названием (или формулой).

Названия, относящиеся к веществам одной фармакологической группы взаимосвязаны друг с другом «общими основами», на основании знания которых определяется их принадлежность к конкретной группе лекарственных средств, обладающих сходными фармакологическими свойствами.

Исходя из указанных обстоятельств, использование международных непатентованных наименований и их основ в товарных знаках может существенно затруднить выбор названий в группах веществ, представляет угрозу для безопасности пациентов.

Необходимость соблюдения государствами — членами ВОЗ вышеуказанной Резолюции была подтверждена Резолюцией 115-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ ЕВ115.R4 от 19.01.2005, в статье 8 которой указано, что необходимо предотвращать приобретение исключительных прав на международные непатентованные наименования и запрещать регистрацию данных названий в качестве товарных знаков или торговых названий.

Международное непатентованное наименование является общепринятым термином, названием фармакологического вещества, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, состоящее из международного непатентованного наименования или производного от него названия.

Товарный знак «КАРНИТОН» очевидно является производным от международного непатентованного наименования «карнитин» (левокарнитин, ацетилкарнитин) и сходен с ним до степени смешения по фонетическим и визуальным признакам, ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Принимая во внимание, что указанный товарный знак зарегистрирован для широкого круга товаров, в том числе фармацевтических препаратов, можно сделать вывод, что регистрация товарного знака «КАРНИТОН», сходного до степени смешения с международным непатентованным наименованием «карнитин», способна ввести потребителя в заблуждение относительно принадлежности соответствующего товара к лекарственным средствам.

Президиум ВАС РФ Постановлением от 28.02.2012 отменил решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.10.2009 по делу N А40-66999/10-26-563, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2011 и Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.06.2011, признал недействительным решение Роспатента от 24.03.2010 об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРНИТОН» (свидетельство N 345444) и обязал Роспатент аннулировать регистрацию указанного товарного знака.

 

Вопрос 213.

Насколько судами соблюдается территориальный принцип исчерпания права, согласно которому исчерпание права происходит только при введении товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации?

 

Ответ.

Ранее данный вопрос неоднозначно оценивался судами, но последующая судебная практика будет следовать той, которая определена в Постановлении ФАС Московского округа от 29.12.2011 по делу N А40-12515/11-27-104.

АО «САНПЕЛЛЕГРИНО С.П.А.» (SANPELLEGRINO S.P.A.) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «ЭлитВода Ру» о признании незаконными действий ответчика по ввозу на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды), маркированного товарным знаком «S.PELLEGRINO» N 426768, 478229, хранению для цели продажи, предложению к продаже, продаже таких товаров, указанных в ДТ N 10130190/260111/0000227; об изъятии и уничтожении товара, маркированного товарными знаками N 426768, 478229.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2011, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2011, исковые требования удовлетворены частично.

Суд признал незаконными действия ООО «ЭлитВода Ру» по ввозу на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды), маркированного товарными знаками «S.PELLEGRINO» (N 426768, 478229 в Международном реестре товарных знаков), по декларации товара N 10130190/260111/0000227 и запретил ООО «ЭлитВода Ру» совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе ввоз, хранение для цели продажи, предложение к продаже, продажу товаров, указанных в декларации товара (ДТ) N 10130190/260111/0000227, и обязал изъять и уничтожить товар, маркированный товарными знаками «S.PELLEGRINO».

Удовлетворяя требования истца в указанной части, суд первой инстанции исходил из того, что требования истца о нарушении его исключительных прав ответчиком на использование товарного знака «S.PELLEGRINO» документально подтверждены, с чем согласился суд апелляционной инстанции.

Не согласившись с принятыми по делу решением и Постановлением, ответчик обратился в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит об их отмене и принятии нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с неправильным применением судами норм материального права.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие — товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Истец является иностранным юридическим лицом и ему принадлежит исключительное право на товарные знаки «S.PELLEGRINO» N 426768, 478229 в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральные воды), внесенные в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Российской Федерации.

Ответчик в данном списке не значится, но ввозит без согласия истца на территорию Российской Федерации продукцию (минеральную воду), маркированную товарным знаком «S.PELLEGRINO».

Суды пришли к выводам о том, что введение в гражданский оборот товарного знака «S.PELLEGRINO» путем ввоза на территорию Российской Федерации товара (минеральной воды), маркированного товарным знаком «S.PELLEGRINO» (N 426768, 478229), осуществлено ответчиком без согласия правообладателя и является незаконным, и действия ответчика приводят к нарушению исключительного права истца на указанные товарные знаки.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, третьим лицом, и сделаны правильные выводы, соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основанные на правильном применении норм материального права: ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484, 1487 ГК РФ.

Довод кассационной жалобы о том, что с появлением нового законодательного определения в ч. 1 ст. 1515 ГК РФ под контрафактным товаром стал пониматься только товар, на котором незаконно размещен товарный знак, является ошибочным в связи со следующим.

Понятие «использование товарного знака» не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.). О том, что перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 ГК РФ, прямо указывают п. 1 ст. 1484 и п. 1 ст. 1229 ГК РФ.

Утверждение ответчика о том, что им приобретен за пределами Российской Федерации оригинальный товар, несостоятельно в силу п. 2 ст. 1227 ГК РФ, которым установлено, что переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 1515 и п. 4 ст. 1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных носителей:

а) при создании неоригинального товара (материального носителя) с размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия;

б) при незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя, — признание материального носителя контрафактным осуществляется в судебном порядке, что согласуется с правовой позицией Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной п. 25 Постановления от 26.03.2009 N 5/29.

Суд кассационной инстанции согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что общая норма ст. 1252 ГК РФ дает понятие контрафактного товара, являющегося оригинальным товаром, и предусматривает такой способ защиты прав, как изъятие из оборота и уничтожение контрафактной продукции.

Поэтому, как правильно указал суд апелляционной инстанции, учитывая, что нарушением прав владельца товарного знака признается в том числе несанкционированный ввоз товаров, обозначенных товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, на территорию Российской Федерации, спорный товар является контрафактным.

 

Вопрос 214.

Могут ли требования КХЛ (Континентальная хоккейная лига) об обязательном наличии у хоккейного клуба, команда которого участвует в чемпионате КХЛ, исключительного права на товарный знак или права на использование товарного знака в предстоящем сезоне, повлиять на оценку охраноспособности заявленного товарного знака?

 

Ответ.

Могут, и такая ситуация имела место при рассмотрении возражения от 24.08.2011, поданного ЗАО «Хоккейный клуб СКА», г. Санкт-Петербург, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2008740590 с приоритетом от 30.12.2008.

з108

Изучив материалы дела и приняв во внимание наличие писем-согласий от ряда правообладателей противопоставленных товарных знаков, коллегия Палаты по патентным спорам признала возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению в целом с исключением из объема правовой охраны товарного знака словесного элемента «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» как неохраняемого.

Материалы дела свидетельствуют об известности заявленного обозначения в качестве эмблемы данного хоккейного клуба, благодаря матчам его команды в чемпионате КХЛ, их теле- и радиотрансляциям, публикациям в СМИ о матчах и новостях клуба и деятельности заявителя по продвижению клубной символики среди болельщиков (фанатов) этого клуба и любителей хоккея, являющихся потребителями товаров и услуг. При этом следует отметить, что регламентом КХЛ установлено требование об обязательном наличии у хоккейного клуба, команда которого участвует в чемпионате КХЛ, исключительного права на товарный знак или права на использование товарного знака в предстоящем сезоне, причем отсутствие регистрации используемого клубом обозначения (эмблемы) в качестве товарного знака может повлечь отстранение команды клуба от участия в чемпионате.

Заявленное обозначение подлежит правовой охране в качестве товарного знака как единая (неделимая) композиция, воспроизводящая в целом эмблему соответствующего хоккейного клуба, то есть словесный элемент «СКА» заявленного обозначения, обнаруживаемый также в названиях и символике некоторых других клубов (исторически сложившихся в регионах на базе советской системы спортивных клубов Армии) из разных видов спорта и из разных городов страны, подлежит правовой охране только в совокупности со всеми другими элементами этого знака, позволяющими идентифицировать в качестве производителя товаров и услуг именно данный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга.

 

Вопрос 215.

Может ли услуга по продвижению товаров на рынке при оценке охраноспособности заявленного обозначения рассматриваться однородной с услугой по оказанию рекламы?

 

Ответ.

Может, и такая позиция Роспатента нашла отражение при рассмотрении возражения от 27.10.2011 в Палате по патентным спорам по заявке N 2010714078/50, поданной в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

з107

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 221006 представляет собой словесный элемент «БЕЛЫЕ НОЧИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак имеет приоритет с 27.04.2000, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Заявитель ограничивает перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана, следующим образом:

— продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля;

— или продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ:

35 — автоматизированное ведение файлов; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; информация статистическая; наем помещений для сдачи их в аренду; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; распространение образцов; реклама; рекламные агентства; систематизация информации в машинных базах данных; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; услуги в области общественных отношений.

Коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Продвижение товаров — это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Услуга «продвижение товаров» связана не только с самим процессом продажи товаров, но и с их рекламой.

Услуги, указанные заявителем, представляют собой широкое понятие «продвижение товаров», не ограниченное только торговой деятельностью, включающее в себя и рекламные услуги, также входящие в понятие «продвижение товаров», в связи с чем довод об относимости заявленных услуг к торговой деятельности, не однородной с услугами, связанными с рекламой, является неубедительным и не соответствует действительности.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что указанные заявителем услуги «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля или продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов», являются неоднородными с услугами 35 класса МКТУ (организация выставок для коммерческих или рекламных целей; распространение образцов; реклама; рекламные агентства) противопоставленного товарного знака, признанного сходным до степени смешения, ввиду чего не имеет оснований для удовлетворения возражения и изменения оспариваемого решения Роспатента от 07.09.2011.

 

Вопрос 216.

Как суд относится к ссылкам Роспатента на изданные им Рекомендации и правоприменительную практику для подтверждения принятых им решений по принятию во внимание писем-согласий?

 

Ответ.

Если, по мнению суда, правоприменительная практика, основанная на Рекомендациях, не соответствует нормам права, то резко отрицательно, что следует из Постановления ФАС Московского округа от 19 января 2012 г. по делу N А40-42354/11-12-370.

Компания «Reno Schuhcentrum Gmbh» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 04.02.2011 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2008731334.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.07.2011 заявленное требование удовлетворено. Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 10.10.2011 оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, Роспатент подал кассационную жалобу, в которой просит их отменить как незаконные и необоснованные и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалованных судебных актов.

Как установлено судами, компания «Reno Schuhcentrum Gmbh» обратилась в Роспатент с заявкой N 2008731334 на регистрацию словесного обозначения «Young Spirit» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

з106

Решением экспертизы Роспатента от 28.04.2010 отказано в регистрации данного обозначения по мотиву его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ — в связи со сходностью обозначения до степени смешения с товарными знаками «YOUNG SPIRIT» по свидетельству N 170960 и «B-BUSHH THE YOUNG SPIRIT» по свидетельству N 348715, принадлежащими иным лицам.

з105

Компания «Reno Schuhcentrum Gmbh» подала возражение на решение экспертизы Роспатента, сославшись на наличие согласия правообладателей указанных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения «Young Spirit» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя компании.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 04.02.2011 принял решение об изменении решения экспертизы от 28.04.2010. При этом согласие правообладателя товарного знака «B-BUSHH THE YOUNG SPIRIT» по свидетельству N 348715 принято Роспатентом ввиду наличия в противопоставляемых товарных знаках иных значимых элементов, позволяющих потребителю отличать сопоставленные средства индивидуализации друг от друга, а согласие правообладателя товарного знака по свидетельству N 170960, напротив, отклонено. Указав на возможность введения потребителя в заблуждение за счет фонетического и смыслового сходства заявленного на регистрацию словесного обозначения с товарным знаком по свидетельству N 170960, Роспатент отказал в регистрации товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

з104

Рассматривая спор, суды двух инстанций пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа в регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака.

Суды двух инстанций указали, что фактическим основанием для отказа Роспатента в регистрации спорного обозначения явилось заключение о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара по причине сходства данного обозначения до степени смешения со словесным обозначением, зарегистрированным по свидетельству N 170960 в качестве товарного знака на имя финской компании «Руокакеско Ой» в отношении товаров того же 25 класса МКТУ.

Вместе с тем сходство заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, является самостоятельным основанием для отказа в регистрации товарного знака в силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В связи с чем суды признали неправомерным толкование Роспатентом в оспариваемом решении пункта 3 статьи 1483 ГК РФ посредством оснований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ.

Возможность формирования у потребителя неправильного представления о производителе товара в контексте подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит установлению с учетом совокупности признаков (фонетического, семантического, графического) непосредственно самого спорного обозначения (товарного знака), которым маркирован товар.

Как установили суды, само по себе словосочетание «Young Spirit» не раскрывает связи с производителем и не содержит в своем составе сведений о производителе, которые могли бы ввести в заблуждение потребителя.

Сопоставив спорное обозначение с товарным знаком по свидетельству N 170960, суды указали на отсутствие их полного сходства в связи с наличием различий по графическому признаку: словесное обозначение, заявленное на регистрацию компанией «Reno Schuhcentrum Gmbh», имеет оригинальное графическое исполнение, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание «YOUNG SPIRIT», выполненное стандартным шрифтом.

Пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено исключение из общего правила о запрете регистрации в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками иных правообладателей, зарегистрированных в отношении однородных товаров. В соответствии с нормами данного пункта такое исключение допускается в случае согласия правообладателя зарегистрированного товарного знака на регистрацию сходного обозначения.

Исследовав и оценив представленное в материалы дела соглашение о сосуществовании от 10.01.2006, заключенное между заявителем и компанией «Руокакеско Ой», согласно которому стороны не возражают против сосуществования знаков в различных странах, используют каждая свои товарные знаки только для товаров определенного вида — детские и взрослые, в определенной форме написания и в сочетании с согласованными сторонами изобразительными элементами, суды пришли к выводу о предоставлении правообладателем товарного знака по свидетельству N 170960 посредством данного соглашения согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного суды двух инстанций сделали утверждение об отсутствии у Роспатента в рассматриваемой ситуации оснований для отказа в регистрации обозначения по заявке N 2008731334 в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы кассационной жалобы Роспатента, обосновывающие связь между сходством спорного обозначения с товарным знаком по свидетельству N 170960 и возможностью введения потребителей в заблуждение регистрацией обозначения «Young Spirit» в качестве товарного знака на имя заявителя, основаны на неправильном толковании вышеприведенных норм права.

Ссылка на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций сложившейся судебно-арбитражной практике не принимается во внимание. Судебные акты, на которые ссылается в жалобе Роспатент, основаны на иных фактических обстоятельствах.

Утверждение Роспатента об обусловленности отказа в предоставлении правовой охраны словесному обозначению «Young Spirit» по заявке N 2008731334 фонетическим и семантическим тождеством данного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству N 170960 не принимается во внимание. В оспариваемом решении Роспатента товарные знаки признаны не тождественными, а сходными до степени смешения. Пункт 6 статьи 1483 ГК РФ не устанавливает такой правовой квалификации, как сходство, приближенное к тождеству.

Указание в жалобе на несоответствие принятых по делу судебных актов Рекомендациям по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденным Приказом Роспатента от 30.12.2009 N 190, не принимается во внимание. Названные Рекомендации не действовали на момент подачи заявки, носят рекомендательный характер, носят внутренний характер, не являются нормой права, подлежащей обязательному применению.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code