Как суд оценивает доказательства превращения обозначений в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида

Вопрос 121.

Как суд оценивает доказательства превращения обозначений в обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида?

 

Ответ.

Ответ на данный вопрос можно найти в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. N 11580/04.

Общество согласно свидетельству от 31.03.1998 N 162803 является владельцем товарного знака в виде словесного обозначения «Левомеколь». Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака с 20.11.1996 и исключительное право общества на товарный знак в отношении товаров 5-го класса МКТУ — «Мази медицинские».

Компания обратилась в патентную палату с заявлением о признании предоставления правовой охраны названному товарному знаку недействительным. По ее мнению, обозначение «Левомеколь» в результате его широкого использования вошло в обиход среди специалистов и больных как название самого товара, неотделимое от него, то есть стало видовым; в результате применения обозначения различными производителями до даты приоритета оно вошло во всеобщее употребление как обозначение мази с конкретным составом; использование спорного обозначения для других мазей может вводить потребителя в заблуждение относительно товара.

Патентная палата решением от 16.10.2003 удовлетворила возражения компании против регистрации товарного знака «Левомеколь». Патентная палата сочла, что до даты приоритета товарного знака (20.11.1996) спорное обозначение в течение длительного времени использовалось в качестве наименования конкретного вида товара, в этом качестве вошло в общедоступные источники (справочники, научные монографии, периодические издания по медицинской тематике) и в нормативно-техническую документацию. По ее мнению, спорным обозначением может именоваться только один конкретный лекарственный препарат и маркировка этим обозначением иных лекарственных мазей способна ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств и качества товара. Кроме того, на дату подачи заявки на территории Российской Федерации производство мази «Левомеколь» осуществлялось двумя производителями: ОАО «Нижфарм» и ОАО «ХФК «Агрихим» (последнее с 19.07.2000 действовало на основании заключенного с первым лицензионного соглашения), что свидетельствует о вхождении обозначения до регистрации во всеобщее употребление.

Суды трех инстанций согласились с выводами Патентной палаты, отвергли доводы общества о несоответствии этих выводов фактическим обстоятельствам спора и неправильном применении статьи 6 Закона о товарных знаках, поэтому отказали в удовлетворении заявленного требования. Между тем такой вывод судебных инстанций не основан на законе.

Анализ указанных норм Закона свидетельствует о том, что названные абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака должны иметь место на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию того или иного обозначения в качестве товарного знака.

Экспертиза Роспатента наличия этих оснований не выявила, поэтому бремя их доказывания лежит на лице, которое ставит перед компетентным органом вопрос о неправомерной регистрации товарного знака.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы Закона о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

Между тем мотивировка патентной палаты и судов о вхождении обозначения во всеобщее употребление основана на установленном факте производства лекарственного средства «Левомеколь» двумя независимыми производителями, то есть анализ проводился в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц — только среди производителей. Кроме того, выводы о распространенности обозначения и в этой группе сделаны без учета длительности, объемов и условий использования спорного обозначения вторым производителем — ОАО «ХФК «Агрихим».

Неправомерна ссылка на применение обозначения «Левомеколь» в качестве видового обозначения лишь на том основании, что оно использовалось двумя производителями одновременно незначительное время, без анализа самого обозначения и наличия доказательств его применения в качестве обозначения, под которым подразумеваются и иные однородные товары.

Таким образом, у патентной палаты не имелось доказательств наличия фактических обстоятельств, являющихся основанием для признания спорного обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Суды, принявшие оспариваемые судебные акты, неправильно толкуют и применяют статью 6 Закона о товарных знаках в части оценки необходимых условий для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному к регистрации обозначению как товарному знаку.

При таких обстоятельствах в соответствии с пунктом 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названные судебные акты следует отменить, поскольку они нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права.

 

Вопрос 122.

Может ли бесконфликтное сосуществование товарных знаков как в стране их происхождения, так и в других странах, служить доказательством отсутствия смешения этих знаков?

 

Ответ.

Может, и именно такая ситуация сложилась в отношении товарных знаков «ZLATOPRAMEN 11» «STAROPRAMEN».

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2008 г. N 4173/08 установлено следующее. ОАО «САН Интербрю» (в настоящее время ОАО «САН ИнБев») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку «ZLATOPRAMEN 11» (зарегистрированному в результате международной регистрации по свидетельству N 796462).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2006 заявленное требование удовлетворено. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2007 решение суда первой инстанции отменено. Суд апелляционной инстанции привлек общество «Пивоварня Москва-Эфес» к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и рассмотрел дело по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2007 в удовлетворении заявленного требования отказано.

Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 14.06.2007 Постановление суда апелляционной инстанции от 09.03.2007 отменил, дело передал на новое рассмотрение в тот же суд.

При новом рассмотрении спора Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 07.09.2007 удовлетворил заявленное требование.

Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 17.12.2007 Постановление суда апелляционной инстанции от 07.09.2007 оставил без изменения.

Президиум ВАС РФ считает, что заявления подлежат удовлетворению.

При рассмотрении дела Девятый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 09.03.2007 признал отсутствие между двумя указанными знаками такого сходства, в том числе по фонетическим и семантическим признакам, которое может привести к смешению их в сознании потребителей и введению в заблуждение, и признал, что у Роспатента не было оснований для отклонения знака «ZLATOPRAMEN 11» при регистрации его в Российской Федерации.

Однако при новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не согласился с этими доводами и признал недействительным оспариваемое решение Роспатента. Названный вывод был подтвержден судом кассационной инстанции в Постановлении от 17.12.2007.

Между тем, удовлетворяя заявленное требование, суды апелляционной и кассационной инстанций не учли, что в силу требований статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье.

Поскольку товарный знак «ZLATOPRAMEN 11», получивший охрану в Российской Федерации, полностью тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному в Чехии, к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт B статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Исходя из пункта C указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Пиво «ZLATOPRAMEN» имеет давнюю историю и относится к числу наиболее известных и успешных марок чешского пива. Компанией «DRINKS UNION a.s.» представлены доказательства того, что пиво в местечке Usti варится с XIII века по привилегии, дарованной королем Вацлавом I. Пиво под маркой «ZLATOPRAMEN» впервые было сварено в 1642 году.

Товарный знак «ZLATOPRAMEN» как средство индивидуализации пива, производимого на пивоварне «ZLATOPRAMEN», являющейся наряду с пивоварней Breznak частью пивоварни Krasne Brezno в городе Usti nad Labem, был официально зарегистрирован в Чехии в 1967 году.

У товарных знаков «STAROPRAMEN» и «ZLATOPRAMEN» общая страна происхождения — Чехия.

Товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» был зарегистрирован в Чехии 22.05.2002 применительно к нескольким сортам пива. Число «11» означает плотность этих сортов пива и является неохраняемым элементом знака.

Впервые получив национальную регистрацию в Чехии, товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» в течение нескольких лет активно используется не только на внутреннем рынке Чехии, но и в иных странах, включая Австрию, Черногорию, Швейцарию, Германию, Испанию, Францию, Италию, Великобританию, Швецию, Финляндию и др. И в Чехии, и в иных странах мира, где продается пиво под товарным знаком «ZLATOPRAMEN 11», знаки «STAROPRAMEN» и «ZLATOPRAMEN 11» не рассматривались как сходные до степени смешения. Правообладатель товарного знака «STAROPRAMEN» (компания «Pivovary Staropramen a.s.») не оспаривал регистрации знака не только в Российской Федерации, но и в других странах. Противопоставляемые товарные знаки бесконфликтно сосуществуют на протяжении многих лет как в стране их происхождения, так и в других странах, доказательств смешения этих знаков представлено не было.

Товарный знак «ZLATOPRAMEN 11» получил охрану на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, заключенным 14.04.1891 (далее — Мадридское соглашение). Его регистрация была осуществлена в Международном бюро интеллектуальной собственности 20.11.2002 на основании заявки компании «DRINKS UNION a.s.». Согласно статье 4 Мадридского соглашения правовое последствие международной регистрации товарного знака «ZLATOPRAMEN 11» состоит в том, что в Российской Федерации знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен здесь непосредственно.

Между тем суд апелляционной инстанции при повторном рассмотрении спора не учел указанной специфики товарного знака «ZLATOPRAMEN 11».

При названных обстоятельствах у судов апелляционной и кассационной инстанций при повторном рассмотрении дела не было оснований для признания недействительным решения Роспатента, принятого по итогам рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений против регистрации товарного знака «ZLATOPRAMEN 11».

Оспариваемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому подлежат отмене, а Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2007 по указанному делу оставлено без изменения.

 

Вопрос 123.

Если экспертиза отказала в регистрации заявленного обозначения, поскольку оно не обладает различительной способностью и является производным от географического наименования, что может исправить ситуацию?

 

Ответ.

Исправить ситуацию может предоставление материалов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета заявки, например, при реализации товаров (пищевых продуктов) под указанным обозначением.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 16.12.2010, поданное ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», Республика Мордовия, село Ичалки, на решение Роспатента от 24.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009718643/50 с приоритетом от 03.08.2009 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ», являющееся фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Решением Роспатента от 24.09.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не обладает различительной способностью, так как является производным от географического наименования районного центра в Мордовии — села Ичалки, а представленные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета заявки N 2009718643.

В возражении от 16.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам 29.12.2010, заявитель выразил свое несогласие с указанным решением и привел достаточно полные аргументы и материалы. Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

Обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» образовано от названия села Ичалки и совпадает с наименованием муниципального района Республики Мордовия с центром в рабочем поселке Кемля, о чем свидетельствует информация из сети Интернет. Вместе с тем следует отметить, что указанный населенный пункт отсутствует на географических картах и атласах, сведения о нем можно получить только в сети Интернет, причем исключительно в связи с деятельностью сыродельного комбината «Ичалковский». В силу указанного наименование села Ичалки может быть отнесено к малоизвестным географическим названиям и, следовательно, заявленное обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» не будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, являясь фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров и услуг. Что касается наименования муниципального района Ичалковский, то указанное наименование не является географическим объектом, поскольку представляет собой объект административно-территориального деления Республики Мордовия.

В то же время необходимо отметить, что обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» в течение длительного времени до даты подачи заявки на товарный знак используется заявителем для индивидуализации заявителя и его продукции. Свидетельством указанного являются представленные заявителем данные об объемах производства и продажи сыров по регионам России за 2004 — 2009 годы, данные о территории распространения товаров, маркированных обозначением «ИЧАЛКОВСКИЙ», публикации в печати, сведения об участии в выставках, конкурсах-смотрах, о наградах, полученных заявителем за свою продукцию.

Согласно представленным материалам история создания ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» уходит своими корнями в далекий 1929 год, когда на заседании правления Нижегородского молочного союза слушался вопрос о приеме в члены союза Ичалковского маслодельно-сыроваренного товарищества с присвоением ему порядкового номера 46. В протоколе заседания Президиума Ичалковского исполкома, где еще раз упоминается о производстве ичалковских сыров, стоит дата — 29 ноября 1929 г., которая и считается днем рождения Ичалковского сыродельного комбината. Как следует из материалов возражения, маркировка продукции обозначением «ИЧАЛКОВСКИЙ» была введена на комбинате в январе 2005 г. и на протяжении всего периода до настоящего времени продукция ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» маркируется обозначениями со словесными элементами «ИЧАЛКИ» или «ИЧАЛКОВСКИЙ».

Таким образом, малоизвестность географического названия Ичалки, производным от которого является заявленное обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ», а также длительность использования последнего для индивидуализации производимых заявителем товаров позволили коллегии сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

 

Вопрос 124.

Может ли дистрибьюторское соглашение заменить подлежащий регистрации в Роспатенте лицензионный договор в отношении использования товарного знака?

 

Ответ.

Если дистрибьюторское соглашение содержит кроме условий распространения продукции и (или) услуг, иные условия, предусматривающие распоряжение исключительным правом, то не может. Сказанное подтверждается Постановлением ФАС Московского округа от 22 марта 2011 г. N КГ-А41/1083-11 по делу N А41-23406/10.

ЗАО «БАСК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы области с иском к ООО «Айсберг-Текстиль» о признании недействительным дистрибьюторского соглашения от 01.09.2009.

Исковые требования мотивированы тем, что оспариваемый договор, являясь лицензионным договором на передачу прав на товарный знак «BASK», в нарушение требований ст. ст. 1233, 1484, 1489 ГК РФ не был в установленном порядке зарегистрирован в Роспатенте.

Определением от 08.06.2010 дело направлено в Арбитражный суд Московской области по подсудности.

Решением Арбитражного суда Московской области от 7 сентября 2010 г., оставленным без изменения Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2010 г., в удовлетворении иска отказано.

Решение и Постановление мотивированы тем, что оспариваемый договор не является лицензионным договором, не предусматривает передачи исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, а потому по изложенным в иске основаниям не может быть признан недействительным.

В кассационной жалобе ЗАО «БАСК» просит решение и Постановление отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, поскольку считает, что судами неполно исследованы фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены (неправильно применены) нормы материального права: ст. ст. 168, 431, 1232, 1235, 1484 ГК РФ, ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и сделан ошибочный вывод о том, что договор не предусматривает передачу исключительного права на использование товарного знака «BASK».

Арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что решение и Постановление подлежат отмене в связи со следующим.

Как установлено судами обеих инстанций и следует из материалов дела, 1 сентября 2009 г. между ЗАО «БАСК» и ООО «Айсберг-Текстиль» заключено дистрибьюторское соглашение, согласно условиям которого ЗАО «БАСК» предоставляет ООО «Айсберг-Текстиль» право осуществлять от своего имени продажу, распространение и производство товаров торговой марки «BASK».

При этом, согласно материалам дела, истец является правообладателем товарного знака «BASK» по свидетельству N 267753 с приоритетом от 16.10.2002.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих инстанций исходили из того, что в отсутствие указаний в оспариваемом договоре на номер свидетельства о регистрации товарного знака «BASK» и перечня товаров и услуг МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, договор не может быть квалифицирован в качестве договора на передачу права использования товарного знака (лицензионный договор).

Указывая на отсутствие в оспариваемом договоре указаний на номер и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право истца на товарный знак, суды не исследовали вопрос о правовой природе данного договора.

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

Сделав вывод о том, что оспариваемый договор не является лицензионным договором, суды в то же время не выяснили правовую природу данного договора, не установили, какими нормами права регулируются отношения сторон по этому договору, что свидетельствует о неполном исследовании судами фактических обстоятельств, имеющих значение для дела.

Судами не учтено, что надлежащая правовая квалификация оспариваемого договора является необходимым условием для проверки договора на предмет соответствия требованиям действующего законодательства.

При этом судам следовало дать оценку п. 1.1 дистрибьюторского договора, предоставляющего ответчику право в том числе на «производство товаров торговой марки «BASK» сроком на 10 лет».

Суд не исследовал вопрос о том, какой из предусмотренных законодательством видов договоров предусматривает возможность передачи права на изготовление продукции под чужой торговой маркой, какими нормами регулируется подобная передача права на производство продукции, соответствует ли данное условие закону.

Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, истец, обращаясь с настоящим иском, должен был представить доказательства, а суд установить, какие именно права истца как правообладателя в отношении товарного знака «BASK» нарушены и могут быть восстановлены в случае признания оспариваемого договора недействительным.

Судебная коллегия кассационной инстанции приходит к выводу о том, что решение и Постановление не могут быть признаны законными и обоснованными и подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 288 АПК РФ с передачей дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела судам следует учесть изложенное, при правильном применении норм материального права и на основе всестороннего исследования фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, установить правовую природу оспариваемого договора и дать оценку обоснованности заявленных исковых требований и на основе установленного принять законный и обоснованный судебный акт.

 

Вопрос 125.

Всегда ли несанкционированное использование охраняемого словесного обозначения из комбинированного товарного знака будет расцениваться как правонарушение?

 

Ответ.

Отнесение отдельного элемента, в т.ч. словесного, комбинированного товарного знака к охраняемым, не является безусловным основанием для признания такого товарного знака использованным при сравнении с этикеткой товара, в которой также использован этот же словесный элемент.

Пример подобной ситуации представлен в Постановлении ВАС РФ от 25.03.2008 N 16744/07. ООО «Джина» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к ООО «Кировский хладокомбинат» о запрете использовать словесный элемент «Мальвина», сходный до степени смешения с товарным знаком истца, на упаковке выпускаемой хладокомбинатом продукции (мороженого).

Решением Арбитражного суда Кировской области от 12.03.2007 исковые требования удовлетворены полностью в части запрещения использования слова «Мальвина», уничтожения упаковочного материала с этим словом, судебных издержек и частично в части взыскания денежной компенсации.

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 30.05.2007 решение отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа Постановлением от 04.09.2007 Постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.

Президиум ВАС РФ считает, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно свидетельству от 06.04.2006 N 304323 на имя общества с приоритетом от 13.04.2004 зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «Мальвина», с изображением цветка (розы), а также с указанием правообладателя (ООО «Джина») в отношении товаров класса 30 МКТУ (йогурт замороженный, мороженое, мороженое фруктовое). При этом указано, что все слова, буквы, цифры, кроме слов «Мальвина», «Джина», являются неохраняемыми элементами товарного знака.

з68

Хладокомбинат использует словесный элемент «Мальвина» на упаковках производимого им мороженого. Общество, считая использование товарного знака без разрешения правообладателя нарушением исключительного права, обратилось в арбитражный суд с названными исковыми требованиями.

Возражая против исковых требований, хладокомбинат не отрицал факта использования на упаковке мороженого слова «Мальвина», причем еще с 1991 года, но считал, что такое использование не нарушает прав общества, поскольку между двумя словесными элементами нет сходства, которое может вызвать смешение.

Суд первой инстанции установил, что слово «Мальвина» является охраняемым элементом товарного знака, и сделал вывод, что, несмотря на различия в изобразительном оформлении и шрифтовом написании этого слова в товарном знаке и на упаковке мороженого, словесный элемент, используемый хладокомбинатом, сходен до степени смешения со словесным элементом зарегистрированного товарного знака, в связи с чем признал действия хладокомбината нарушением исключительного права общества на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции о наличии сходства, которое может привести к смешению между словесным элементом товарного знака и словесным элементом, используемым хладокомбинатом на упаковке мороженого, поскольку оценивал комбинированный товарный знак и упаковку мороженого в целом и установил большое количество различий не только в написании слова «Мальвина», но и в остальных охраняемых элементах товарного знака и элементах упаковки мороженого (в графическом изображении, цветовом сочетании и др.). Поэтому суд не нашел оснований для привлечения торгового дома к ответственности за незаконное использование товарного знака, установленной статьей 46 Закона о товарных знаках.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда апелляционной инстанции.

Данные выводы судов апелляционной и кассационной инстанций соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Судами апелляционной и кассационной инстанций установлено, и это не оспаривается участниками спора, что хладокомбинат использует на упаковке произведенной им продукции обозначение, не тождественное комбинированному товарному знаку общества.

Визуальные (графические) отличия охраняемого словесного элемента «Мальвина» товарного знака и словесного элемента, используемого хладокомбинатом на упаковке мороженого, и дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов не позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Президиум ВАС РФ учитывает, что хладокомбинат до даты приоритета товарного знака производил продукцию под обозначением с использованием словесного элемента «Мальвина». Такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось еще в 1991 году. Также учитывается, что Роспатент предоставил правовую охрану товарных знаков, содержащих слово «Мальвина», в отношении однородных товаров не только обществу, но и другим лицам.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не было оснований для признания действий ответчика нарушающими права истца, и обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

 

Вопрос 126.

Какова сегодняшняя судебная практика прекращения нарушения исключительного права на товарный знак, выражающегося во введении в гражданский оборот на территории России без согласия правообладателя товаров, маркированных данным товарным знаком?

 

Ответ.

По существу вопрос касается принципа (международный или национальный) исчерпания прав, применяемого в Российской Федерации. Ответ на данный вопрос весьма подробно и аргументированно дал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 28 марта 2011 года N 17АП-523/2011-ГК по делу N А60-57123/2009, извлечение из которого представлено ниже.

Компания «Хантлей Текнолоджи Лимитед» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с обращенным к ООО Медицинская компания «Юникс», ООО «Стормовъ» и Компании «Стормовъ медицинише Техник НРВ ГмбХ» с иском о защите исключительных прав на товарный знак «SONICAID» от нарушения, выраженного во введении ответчиками в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия истца товаров, маркированных товарным знаком «SONICAID».

В судебном заседании судом принято признание сторонами спора следующих обстоятельств: маркированный обозначением «SONICAID» товар в виде 36-ти фетальных мониторов в 2007 году и 2 фетальных мониторов и мониторов матери и ребенка в 2008 году были приобретены у официального представителя правообладателя в Германии компанией «Стормовъ медицинише Техник НРВ ГмбХ» и был отправлен в адрес общества «Стормовъ» через его агентов.

В дальнейшем вышеуказанные товары обществом «Стормовъ» на территории Российской Федерации были проданы обществу «Юникс», который в дальнейшем поставил товар государственному заказчику по государственному контракту от 29.03.2007 N 589-7 в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье».

Арбитражный суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, исходил из следующего. Суд указал, что к индивидуализации товара статья 1484 ГК РФ относит лишь действия по размещению товарного знака. Соответственно, по отношению к оригинальным товарам, маркированным самим правообладателем и потому не являющимися контрафактными, их предложение к продаже, ввоз на территорию Российской Федерации и саму их продажу без согласия правообладателя нельзя рассматривать как использование товарного знака, влекущее применение предусмотренных ст. 1515 ГК РФ гражданско-правовых санкций.

Данное судом первой инстанции толкование гражданско-правовых норм, а равно и выводы суда по обстоятельствам настоящего дела нельзя признать правильными в связи с нижеследующим. Действия по размещению товарного знака могут отражать предпринятую правообладателем индивидуализацию товаров в целях различения маркированного товара и аналогичных товаров других производителей, но при этом такие действия отнюдь не исчерпывают весь комплекс правомочий правообладателя по использованию товарного знака.

Доводы ответчиков об исчерпании истцом исключительного права на товарный знак при реализации маркированных таким знаком товаров на территории Германии компании «Стормовъ медицинише Техник НРВ ГмбХ» должны быть отклонены, поскольку Российская Федерация придерживается национального, а не международного исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности. Соответственно, при введении правообладателем в гражданский оборот вне территории Российской Федерации маркированных товаров не может быть исчерпано принадлежащее ему исключительное право на товарный знак, зарегистрированный в Российской Федерации.

Доказательств введения истцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации в 2007 году 36-ти фетальных мониторов и в 2008 году 2 фетальных мониторов и 2 мониторов матери и ребенка, являющихся предметами сделок между ответчиками, в материалах дела нет. Равно отсутствуют в материалах дела и доказательства согласия истца на введение ответчиками данных товаров, маркированных товарным знаком «SONICAID», в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Следовательно, действия ответчиков нарушают исключительное право истца на зарегистрированный в установленном порядке в Российской Федерации товарный знак.

Из буквального содержания п. 1 ст. 1229 ГК РФ следует, что любое использование средства индивидуализации без согласия правообладателя (за исключением допускаемых законодательством случаев) следует рассматривать как незаконное и влекущее ответственность, установленную ГК РФ.

Действия ответчиков представляют собой цепочку последовательных сделок с товаром, маркированным товарным знаком «SONICAID». В отсутствие согласия истца на введение этого товара в гражданский оборот каждый из ответчиков должен был осознавать, что его действия нарушают исключительное право истца. Несмотря на то что компания «Стормовъ медицинише Техник НРВ ГмбХ» непосредственно не вводила маркированные товары в гражданский оборот на территории Российской Федерации, конкретные ее действия, связанные с приобретением этих товаров у официального представителя правообладателя на территории Германии и последующей передачей агентам общества «Стормовъ» для введения в гражданский оборот на территории России, также следует рассматривать как нарушение исключительного права истца.

 

Вопрос 127.

Может ли более поздняя регистрация общеизвестного товарного знака служить основанием для прекращения регистрации более раннего по дате подачи зарегистрированного тождественного товарного знака другого лица?

 

Ответ.

Может, и примером является рассмотрение товарного знака «Песняры».

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение от 04.10.2010, поданное государственным учреждением «Белорусский государственный ансамбль «Песняры», г. Минск, Республика Беларусь, против предоставления правовой охраны товарному знаку «Песняры» по свидетельству N 259213 с приоритетом от 19.09.2003, зарегистрированному 24.11.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя ООО «Песняры», г. Зеленоград, Москва, в отношении товаров и услуг 09, 16, 33, 35, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— согласно свидетельству N 259213 словесное обозначение «ПЕСНЯРЫ» зарегистрировано на имя ООО «ПЕСНЯРЫ» в отношении услуг 41 класса МКТУ («организация концертов; шоу-программы»), которые идентичны услугам, в отношении которых обозначение «ПЕСНЯРЫ» признано общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации согласно свидетельству N 92, выданному на имя лица, подавшего возражение;

— поскольку обозначение «ПЕСНЯРЫ» признано общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.1985, а товарный знак по свидетельству N 259213 зарегистрирован и действует с 19.09.2003, использование обозначения «ПЕСНЯРЫ» ООО «ПЕСНЯРЫ» является неправомерным, поскольку вызывает у потребителя смешение с лицом, подавшим возражение, а также блокирует регистрацию обозначения «ПЕСНЯРЫ», заявленную по процедуре международной регистрации N 1004725;

— поскольку при признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, лицо, подавшее возражение, считает, что использование ООО «ПЕСНЯРЫ» обозначения «ПЕСНЯРЫ» для рекламы будет вводить потребителя в заблуждение относительно правообладателя общеизвестного товарного знака и нанесет ущерб его репутации и законным интересам.

Коллегия Палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными, удовлетворила возражение и признала предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 259213 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама» и услуг 41 класса МКТУ «шоу-программы; организация концертов».

 

Вопрос 128.

Может ли фактор наличия деловых отношений между двумя субъектами повлиять на решение о регистрации товарного знака на имя одного из них?

 

Ответ.

Может, и именно такая ситуация была принята во внимание при решении вопроса о регистрации товарного знака «ФИБРАМИН FIBRAMIN» по заявке N 2009702183/50 с приоритетом от 09.02.2009. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.04.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ (вещества диетические для медицинских целей, добавки кормовые для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, напитки диетические для медицинских целей, продукты диетические пищевые для медицинских целей) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название БАД «Фибрамин», производителем которой является ООО «Алина Фарма» (сведения сети Интернет — сайт http://www.vsebad.ru).

Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и указал на то, что между заявителем и производителем БАД «ФИБРАМИН» — ООО «Алина Фарм» существуют деловые отношения, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Соответствующие подтверждающие документы были представлены в Палату по патентным спорам:

— копия решения Роспатента от 21.04.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009702183/50 — [1];

— копия свидетельства N 77.99.19.4.У.5240.6.09 от 01.06.2009 о государственной регистрации специализированного продукта диетического (лечебного) питания «Фибрамин». Изготовитель — ООО «Алина Фарма» — [2];

— копия Договора N 3/5 от 12.05.2008 между ООО «Юго-Запад Торг» (заказчик) и ЗАО «КомФарм» (исполнитель) на разработку рецептуры специализированного продукта «Фибрамин» — [3];

— копия Договора N 10 от 01.10.2008 между ООО «Юго-Запад Торг» (заказчик) и ЗАО «КомФарм» (исполнитель) на проведение изучения клинической эффективности диетического продукта питания «Фибрамин» — [4];

— копия заключения НИИ Питания РАМН от 07.05.2009 по специализированному продукту диетического питания «Фибрамин» — [5];

— копия санитарно-эпидемиологического заключения N 77.99.18.004.Т.001458.05.09 от 29.05.2009 — [6];

— копия Договора N 0609-1 от 01.06.2009 на производство специализированного продукта питания «Фибрамин» — [7];

— копия письма ООО «КомФарм» от 14.07.2010 — [8].

Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными и при этом отметила следующее. Согласно сведениям из сети Интернет (сайт http://www.vsebad.ru/) Фибрамин — это специализированный продукт диетического (лечебного) питания, используемый в комплексе поддерживающих мер у больных с печеночной недостаточностью, производителем которого является ООО «Алина Фарма».

Вместе с тем анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Согласно договору [3], заключенному между заявителем и ЗАО «КомФарм» (исполнитель), заявитель поручает исполнителю разработать рецептуру и получить разрешительную документацию на производство специализированного продукта питания «Фибрамин» на производственной базе исполнителя. Для этих целей ЗАО «КомФарм» проведены клинические испытании и получены регистрационные документы, что подтверждается представленными документами [4, 5, 6], заключен договор [3] с ООО «Алина Фарма» на производство продукции. Заявителем также представлен документ [3], согласно которому ЗАО «КомФарм» не возражает против регистрации словесного обозначения «Фибрамин» на ООО «Юго-Запад Торг» (заявителя).

Указанное позволяет признать, что компании работают совместно и каждая из них имеет непосредственное отношение к производству специализированного продукта диетического питания «Фибрамин».

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют. Ввиду указанного заявленное обозначение в отношении части товаров 05 класса МКТУ (вещества диетические для медицинских целей, добавки кормовые для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, напитки диетические для медицинских целей, продукты диетические пищевые для медицинских целей) соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 17.12.2010, изменить решение Роспатента от 21.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2009702183/50.

 

Вопрос 129.

Как оценивается охраноспособность объемных обозначений, представляющих собой изображение формы, традиционной для данного вида товара, находящегося на рынке?

 

Ответ.

Если форма товара является известной и традиционной для определенных видов товара, то отношение Роспатента к регистрации подобных обозначений в качестве объемных товарных знаков — отрицательное, что подтверждается оценкой охраноспособности объемного обозначения по заявке N 2009706760/50 с приоритетом от 02.04.2009, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака на имя Вм. Ригли Дж. Компании, США, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

з67

Отказное заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение товара 30 класса МКТУ, а именно подушечек жевательной резинки, и в целом не обладает различительной способностью, а в отношении остальных товаров заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров и их свойств.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение представляет собой изображение двух объемных прямоугольников белого цвета с расположенными на них гранями, которые характерны именно для этого производителя товаров, и пятиконечными звездочками серебристого цвета, расположенными в произвольном порядке. Заявленное обозначение обладает оригинальностью за счет своей формы, которая отличается от формы аналогичных товаров других производителей, и наличия изображений, поскольку ни один другой мировой производитель кондитерских изделий и жевательной резинки не использует ни точно такую же форму для производимых им товаров, ни такой рисунок;

— в настоящее время при все более развивающейся конкуренции производителей кондитерских изделий и жевательной резинки уделяется все больше внимания не только вкусовым качествам, но и форме товара. На рынке присутствует некоторое количество кондитерских изделий и жевательной резинки различной формы, и для производителей существует большой выбор формы выполнения такой продукции, в этой связи форма жевательной резинки в заявленном обозначении не может быть признана традиционной;

— компания Вм. Ригли Дж. Компани является крупнейшим мировым производителем жевательной резинки и кондитерских изделий под брендами Wrigley’s, Orbit, Hubba Bubba, Juicy Fruit, Eclipse и др., и владеет 15 заводами;

— история компании начинается в 1892 году. Компания постоянно совершенствуется, расширяет свой ассортимент и географию производства и распространения, вкладывает деньги в разработку новых рецептур и форм производимой ей продукции;

— в 1975 году компания Wrigley’s впервые производит жевательные резинки в форме подушечек и является первой, кто стал использовать данную форму;

— в России компании Wrigley’s принадлежит фабрика по производству жевательной резинки в Санкт-Петербурге, кондитерская фабрика «А. Коркунов» в Одинцово;

— заявитель как производитель жевательной резинки и кондитерских изделий широко известен среди российских потребителей, а производимая им продукция популярна. По итогам многолетних исследований российского рынка, проводимых крупнейшими мировыми и российскими компаниями, доля продукции компании в своем сегменте не становится ниже 50%;

— заявленное обозначение по данной заявке относится к товарному знаку заявителя «Orbit White». Данная продукция позиционируется производителем как «новый улучшенный Orbit White, возвращающий зубам естественную белизну». Компания Wrigley и агентство BBDO Moscow представили в конце прошлого года новый рекламный сериал «Orbit, Спасатели» в поддержку бренда Orbit. Выход нового сериала приурочен к перезапуску жевательной резинки Orbit White. У продукта появилась не только новая упаковка, но и изменился внешний вид самих жевательных подушечек, на которых появились серебряные звездочки. Улучшенный вкус возвращает зубам естественную белизну. Телевизионный ролик очень активно демонстрируется на российском телевидении на всех основных каналах, включая федеральные;

— заявитель является правообладателем ряда товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам не приняла доводы заявителя по следующим причинам.

Сведения об известности компании-заявителя и его продукции не являются подтверждением того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета. Так, в материалах возражения отсутствуют сведения о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения.

По информации сети Интернет, несмотря на обилие марок и вкусов жевательной резинки, на рынке преобладают две формы — подушечки и пластинки.

Форма подушечки используется различными производителями, такими как «Dirol Cadbury», «Perfect Van Melle», и многими другими.

Данная информация дает основания для вывода, что форма подушечки в результате ее использования различными субъектами хозяйственной деятельности для товаров «жевательная резинка» не обладает различительной способностью и не может выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать эти товары. При этом изображение звездочек, которые нанесены на подушечки в заявленном обозначении, не является определяющим фактором при восприятии обозначения и не влияет на отличительную функцию обозначения в целом.

В этой связи коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя.

Комментируя данное решение, тем не менее отметим, что если в отношении только подушечной формы доводы экспертизы являются справедливыми, то в отношении обозначения в целом такого сказать однозначно нельзя. Заявленное обозначение представляет собой изобразительный этюд из двух подушек, на которых наглядно присутствуют звезды, и в целом такое обозначение вполне различимо в отношении жевательных резинок.

 

Вопрос 130.

Может ли отсутствие товарного чека повлиять на признание введения товара в гражданский оборот и отказ в признании нарушения исключительного права на товарный знак?

 

Ответ.

Отсутствие товарного чека может повлиять на признание введения товара в гражданский оборот. Подтверждением этого — решение суда по использованию товарного знака «Шоколадница» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 6 апреля 2011 г. по делу N А56-18977/2010).

Как следует из материалов дела, комбинат является обладателем исключительных прав на товарный знак «Шоколадница» в соответствии со свидетельствами на товарный знак (знак обслуживания) от 19.10.1998 N 168757, от 19.10.1998 N 168758, от 08.09.2006 N 313333, от 08.05.2008 N 349658, выданными правообладателю в отношении товаров 30 класса, в том числе кондитерских изделий, тортов.

Как указал комбинат, 27.08.2009 от своей сотрудницы, которая приобрела торт в магазине, принадлежащем ООО «Питерское», ему стало известно о производстве и реализации ответчиком кондитерских изделий, на упаковке которых размещен товарный знак «Шоколадница», сходный до степени смешения с товарным знаком комбината.

Комбинат направил в адрес общества претензию от 11.09.2009 N 118, в которой просил прекратить реализацию на территории Российской Федерации товара, на упаковке которого размещен товарный знак «Шоколадница», удалить обозначения, тождественные и сходные до степени смешения с его товарным знаком, с товаров, этикеток, упаковок, с документации, связанной с введением в гражданский оборот кондитерских изделий и однородных с ними товаров, а при невозможности удаления — уничтожить товары, этикетки, упаковки; изъять из гражданского оборота на территории Российской Федерации кондитерскую продукцию и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком комбината, в течение двух недель направить документально подтвержденную информацию о принятых мерах по прекращению незаконного использования товарного знака, об объемах уничтоженной и изъятой продукции.

Письмом от 09.10.2009 общество сообщило комбинату о прекращении нарушения его исключительных прав на товарный знак «Шоколадница».

Ссылаясь на факт признания обществом в ответе на претензию незаконного использования товарного знака, отсутствие документального подтверждения прекращения производства и продажи кондитерской продукции, содержащей спорный товарный знак, а также изъятия из гражданского оборота продукции и уничтожения этикеток и упаковок, содержащих вышеуказанный товарный знак, комбинат обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды обеих инстанций пришли к выводу о недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «Шоколадница» и отказали в иске.

Кассационная инстанция не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов. Оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды пришли к выводу о недоказанности истцом факта нарушения обществом его исключительных прав.

Суды указали, что представленная истцом в подтверждение своих требований картонная упаковка торта, на которой размещено наименование продукта «Шоколадница», а в качестве производителя указано общество, при отсутствии кассового либо товарного чека не является достаточным доказательством реализации обществом произведенной им продукции с использованием товарного знака «Шоколадница».

В силу статьи 493 ГК РФ товарный и кассовый чеки являются документами, подтверждающими факт заключения договора розничной купли-продажи, и, следовательно, документацией, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

Судами дана оценка письму от 31.08.2010, в котором ООО «Питерское» подтвердило, что поставка в его адрес обществом тортов «Шоколадница» не осуществлялась и их продажа в августе 2009 года не производилась.

При этом суды критически отнеслись к показаниям свидетеля Н., являющейся сотрудницей комбината, указав на то, что данный свидетель является заинтересованным лицом. Ссылка компании на содержание письма общества от 09.10.2009 N 258, подтверждающего, по ее мнению, факт незаконного использования ответчиком товарного знака «Шоколадница», не может служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку позже указанный факт неоднократно отрицался обществом.

 

Вопрос 131.

Может ли осуществление предпринимательской деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации обусловить возможность существования фирм с частично совпадающими фирменными наименованиями?

 

Ответ.

Может, и подобная ситуация рассматривалась в судебном споре (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30 марта 2011 г. по делу N А29-3421/2010).

ЗАО «ИНКОМ-МЦБН» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском к ООО «Инком-Инвест» об обязании прекратить использование части фирменного наименования истца путем исключения слова «Инком» из фирменного наименования ответчика.

Арбитражный суд Республики Коми решением от 10.09.2010 удовлетворил исковые требования и обязал ООО «Инком-Инвест» прекратить использование части фирменного наименования путем исключения слова «Инком».

Второй арбитражный апелляционный суд Постановлением от 01.12.2010 отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 1 статьи 1473, статьями 1474 и 1475 ГК РФ, суд посчитал, что при осуществлении предпринимательской деятельности на территории разных субъектов Российской Федерации наличие в фирменных наименованиях сторон слова «Инком» не влечет безусловную возможность их смешения и введения контрагентов сторон в заблуждение относительно того, кем предоставляются соответствующие услуги.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и заслушав полномочного представителя ответчика, суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Как видно из документов, ЗАО «ИНКОМ-МЦБН» (ОГРН 1027739522612) зарегистрировано 15.03.2001. Полное наименование данного юридического лица: закрытое акционерное общество «ИНКОМ-МЦБН», место нахождения — г. Москва, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.06.2010. Согласно уставу ЗАО «ИНКОМ-МЦБН» основным видом его деятельности является предоставление услуг в сфере недвижимости (купля-продажа, мена, дарение, аренда недвижимого имущества).

ООО «Инком-Инвест» (ОГРН 1091103001032) зарегистрировано 19.12.2009. Местом нахождения является г. Воркута, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 02.06.2010. Основным видом деятельности ООО «Инком-Инвест» является предоставление посреднических услуг в сфере недвижимого имущества, а также предоставление услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита, управленческой и инвестиционной деятельности.

Истец посчитал, что обладает исключительным правом на использование слова «Инком» в качестве фирменного наименования и обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Из пунктов 1 и 4 статьи 54 ГК РФ следует, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии с пунктом 3 названной статьи использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица, не допускается.

На основании пункта 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 этой же статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Суд апелляционной инстанции дал оценку словесным обозначениям фирменных наименований истца и ответчика и посчитал, что наличие в фирменных наименованиях слова «Инком» не свидетельствует об их смешении, поскольку данное слово используется с различными по смыслу и произношению словами и буквенными обозначениями, юридические лица имеют различную организационно-правовую форму и находятся на территориях различных субъектов Российской Федерации.

Отсутствие в материалах дела иных доказательств — рекламных объявлений, фирменных бланков, договоров, фактов осуществления предпринимательской деятельности на единой территории, позволило суду апелляционной инстанции сделать вывод о недоказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на использование фирменного наименования.

При таких обстоятельствах окружной суд считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, и не находит оснований для его пересмотра в условиях кассации.

 

Вопрос 132.

Может ли представление заявителем письма-согласия от лица, являющегося правообладателем зарегистрированной базы данных, повлиять на принятие решения о регистрации товарного знака?

 

Ответ.

Не может. Рассмотрим соответствующий пример из судебной практики. Обозначение по заявке N 2009714437/50 с приоритетом от 23.06.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «AMERICAN POKER», выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) 24.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

— словосочетание «AMERICAN POKER» не указывает на вид, свойства товаров и назначение услуг. Данный вывод подтверждается регистрациями Роспатента таких обозначений как «Fruit poker», «Quick poker», «Poker Engine» для товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, в состав которых входит охраноспособный словесный элемент «poker»;

— товары и услуги под наименованием «AMERICAN POKER» компании «Novomatic AG» в Российской Федерации отсутствуют. Указание экспертизы на данную компанию является незаконным. Обозначение «AMERICAN POKER» на территории Австрии в отношении товаров/услуг 09, 16, 35, 41 классов МКТУ принадлежит компании «DERBY SPORT-TIP spol. s.r.o.», Чехия. В этой связи сведения из базы данных сети Интернет не могут быть достоверными и служить доказательствами возможности введения потребителя в заблуждение;

— компания «Novomatic AG» не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «AMERICAN POKER» для товаров/услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ. Таким образом, указанная компания не заинтересована получить исключительное право на данное обозначение, что дает заявителю возможность зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 24.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке N 2009714437/50 в отношении заявленных товаров/услуг.

В дополнение к возражению от 01.03.2011 заявителем представлено свидетельство N 2009613377 о государственной регистрации программы для ЭВМ «Американский покер (American Poker)» и письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «AMERICAN POKER» заявителем.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «AMERICAN POKER» в переводе с английского языка означают «Американский покер».

Согласно сведениям из базы данных сети Интернет, «Американский покер» — популярная азартная игра. В настоящее время в данную игру можно играть с использованием электронных средств, в том числе в Интернете, с помощью специальных игровых автоматов, на компьютерах с использованием специальных программ.

Таким образом, словосочетание «AMERICAN POKER» в отношении части заявленных товаров/услуг (например: игры азартные, программы игровые компьютерные и т.д.) характеризует товары и услуги, указывая на вид и назначение товаров, а также связанных с ними услуг, что не позволяет признать за обозначением способности индивидуализировать товар/услугу конкретного производителя. В отношении остальной части заявленных товаров/услуг (например: автоматы для продажи билетов, автоматы торговые и т.д.), не имеющих отношение к играм, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначение товаров, а также связанных с ними услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное словесное обозначение по заявке N 2009714437/50 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, заявленное словесное обозначение полностью совпадает с названием компьютерной игры «AMERICAN POKER», производимой компанией «Novomatic AG» (см. сайт www.slotgame.ru, inlot.ru). Группа компаний «Novomatic» — крупный австрийский концерн, основной вид деятельности которого — разработка и производство игровых автоматов, а также программного и аппаратного обеспечения к ним. Через свои дочерние компании концерн выполняет полный цикл, в том числе консалтинговых и франчайзинговых услуг по организации работы залов игровых автоматов. Имеет свои представительства во всех странах Европы, а также в СНГ, Африке и Южной Америке.

Согласно данным сети Интернет, компания «Novomatic AG» выпускает и распространяет игровые автоматы, в том числе маркированные обозначением «AMERICAN POKER».

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией в отношении одних и тех же товаров/услуг, относящихся к автоматам игровым, программам игровым компьютерным, играм азартным, предоставлению услуг, связанных с этими товарами.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Австрии, в то время как заявителем является российское юридическое лицо. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения недопустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Что касается доводов заявителя об отсутствии товара под названием «AMERICAN POKER» на территории Российской Федерации, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в интернет-ресурсах, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги под названием «AMERICAN POKER».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ является правомерным. Ссылки заявителя на ранее зарегистрированные товарные знаки не могут свидетельствовать в пользу регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по заявкам ведется самостоятельно с учетом всех материалов дела. Представленное заявителем письмо-согласие не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, т.к. подобного рода действия законодательно не предусмотрены.

 

Вопрос 133.

Может ли год основания фирмы индивидуализировать производимые ею товары и служить различительным охраняемым элементом товарного знака?

 

Ответ.

При определенном стечении обстоятельств — может.

Коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 09.12.2010, поданное «Филип Моррис Продактс С.А.», Швейцария, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2008738574/50, при этом установлено следующее. На регистрацию в качестве товарного знака по заявке N 2008738574/50 с приоритетом от 09.12.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой изображение круга с обводкой, внутри которого по горизонтальной оси расположена светлая полоса, а справа — стилизованное изображение герба в виде двух мифологических животных, стоящих на задних лапах и держащих щит овальной формы, увенчанный короной. Внутри щита расположены буквы «РМ», на полосе — число «1847», под полосой — словосочетание «BY PHILIP MORRIS», в основании герба — изображение изогнутой ленты, на которой выполнено словосочетание «VENI VIDI VICI». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

з66

Роспатентом 09.09.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ заявленного перечня с исключением из правовой охраны элемента «1847». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому включенные в заявленное обозначение цифры «1847», не имеющие характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В заключении экспертиза также сообщает, «что указанная заявителем семантика «1847» — дата основания компании заявителя не является очевидной и требует домысливания».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и представил соответствующие обоснования своей позиции.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

Анализ охраноспособности элемента «1847» заявленного обозначения на соответствие пункту 1 статьи 1483 ГК РФ показал следующее.

Обозначение по заявке N 2008738574/50, как было указано выше, включает элемент «1847», который представляет собой совокупность цифр «1», «8», «4», «7», выполненных без какой-либо характерной графической проработки. При этом последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны, позволяет воспринимать ее как некую символическую дату, что не позволяет рассматривать их как отдельные цифры.

Вместе с тем прилагаемые заявителем сведения свидетельствуют о следующем. История всемирно известной в наше время компании «Филипп Моррис» берет свое начало с того момента, когда англичанин по имени Филипп Моррис открыл в 1847 году в Лондоне на Бонд Стрит магазин по продаже табака и турецких сигарет ручной скрутки. В течение многих лет он оставался одним из ведущих производителей табачных изделий в Британии. В 1902 году было открыто представительство в Нью-Йорке. В 1924 компания выпустила на рынок знаменитые сигареты Marlboro. Начиная с 1956 года она стала действовать как многонациональная компания.

В настоящее время компания разработала новую линейку табачной продукции, маркированной обозначением, содержащим элемент «1847» (информация с сайта «Шведский Снус, Бренды»).

Таким образом, из представленных сведений усматривается, что элемент «1847» — это своеобразный символ, отражающий историческое событие компании, а также представляющий собой обозначение линейки табачных изделий заявителя.

Степень важности элемента «1847» как своеобразного символа компании подчеркивается и характером исполнения данного элемента, а именно: по сравнению с другими элементами обозначения он выполнен наиболее четко, занимает центральное положение и визуально фиксирует на себе внимание потребителя. Но вместе с тем он не является обособленным, а объединяет всю композицию в единое целое.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что правовая охрана элемента «1847» уже осуществляется в составе знаков по международным регистрациям: N 239268, N 238397 (в Норвегии), N 562517 (в Швейцарии), N 5822697 (в OHIM), зарегистрированным на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, объединяя их посредством указанного серийного элемента в одну серию товарных знаков, продолжением которой заявитель намерен сделать заявленное обозначение, испрашивая предоставление ему правовой охраны в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать то, что обозначение «1847» приобрело определенную узнаваемость и репутацию среди непосредственных потребителей товаров 34 класса МКТУ и способно индивидуализировать продукцию компании «Филипп Моррис».

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code