Могут ли внешне тождественные буквенные аббревиатуры регистрироваться в качестве товарных знаков на имя разных правообладателей

Вопрос 109.

Могут ли внешне тождественные буквенные аббревиатуры регистрироваться в качестве товарных знаков на имя разных правообладателей?

 

Ответ.

Могут, если буквенная аббревиатура не является единственным элементом товарного знака и входит в комбинированное обозначение, образующее иной общий образ товарного знака в отношении конкретных товаров и их производителей, определяющий иное фонетическое восприятие букв конкретного алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное компанией БИ-ПИ П.Л.К., Великобритания, против предоставления правовой охраны товарному знаку N 345507 с приоритетом от 15.01.2007 и зарегистрированному 12.03.2008 на имя ООО «Высоковольтный Союз-Украина», 33001, г. Ровно, ул. Белая, 16, Украина, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

з65

В качестве товарного знака зарегистрировано стилизованное изображение букв «B» и «C», выполненных в кириллице и вписанных в эллипс, справа от которого размещены буквы «BP», выполненные кириллицей в обычном написании, при этом отдельный буквенный элемент «BP» отнесен в регистрации к неохраняемым элементам.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, а именно по свидетельству N 89692, по международной регистрации N 840591, по свидетельству N 295412 и N 293662.

з64

На основании анализа доводов возражения Роспатентом 29.09.2009 было вынесено решение об удовлетворении возражения от 12.11.2008 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 345507 полностью.

Указанное решение Роспатента было признано недействительным решением Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2010 и подтвердившим его Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2010 N 09АП-20380/2010-АК.

В связи с изложенным возражение от 12.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 345507 рассматривается повторно.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

Судом было установлено, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, не идентичны по своему назначению и свойствам товарам, маркированным противопоставленными товарными знаками. Товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, являются товарами производственно-технического назначения и предназначены исключительно для специалистов. Они являются товарами долгосрочного пользования, предназначены для узкоспециальной области и приобретаются предприятиями на договорной основе и специалистами, хорошо информированными в данной области. Деятельность, осуществляемая правообладателем оспариваемого товарного знака, и деятельность лица, подавшего возражение, не являются аналогичными, и поэтому оспариваемый товарный знак не может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров, маркированных им.

Кроме того, суд признал вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков ошибочным, поскольку «оспариваемый товарный знак выполнен в кириллице, буквосочетание «BP» образовано от наименования товаров и места их изготовления «Выключатели Ровенские», а противопоставленные знаки являются сокращенным фирменным наименованием лица, подавшего возражение — «Бритиш Петролеум».

При оценке возможности смешения следует принять во внимание, что в оспариваемом товарном знаке используется обозначение в кириллице с фонетикой «вэ эр», а не латиница с фонетикой «би пи». Использование элемента «BP» семантически обосновано: он является аббревиатурой от «Выключатели Ровенские» и обозначением серии вакуумных высоковольтных выключателей, разработка которых начата в 1998 году, начало выпуска относится к 2001 г.

Ввиду множественности значений аббревиатуры «BP» на территории России, а также ввиду использования рассматриваемой аббревиатуры различными производителями в разных отраслях промышленности, нет оснований утверждать, что аббревиатура «BP» для российского потребителя однозначно ассоциируется с фирмой «Бритиш Петролеум».

Таким образом, с учетом решения суда коллегией Палаты по патентным спорам оспариваемый товарный знак признан несходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, а товары — неоднородными.

 

Вопрос 110.

Как учитывает Роспатент отсутствие в реестре МНН (международные непатентуемые наименования) лекарственных препаратов словесных обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков?

 

Ответ.

Позиция коллегии Палаты по патентным спорам по данному вопросу выражена при рассмотрении возражения, поданного ООО «ТРИВИУМ», Москва, на решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ, по заявке N 2008705178/5 с приоритетом от 26.02.2008, в которой заявлено словесное обозначение «АЦЕФЕН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение об отказе обосновано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление как название ноотропного средства, кроме того, для товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к медикаментам, медикаментам для человека, препаратам фармацевтическим, препаратам химико-фармацевтическим, товарам 03, 16 и услугам 35 классов МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем был представлен пакет документов, подтверждающий фармацевтическую деятельность, в частности, и по производству препарата «Ацефен».

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее. Фантазийный характер обозначения «АЦЕФЕН» подтверждается его отсутствием в специальных общедоступных словарно-справочных источниках (справочник лекарственных препаратов Видаль, государственный реестр лекарственных средств, рабочий список МНН), что исключает возможность отнесения данного обозначения к указывающему на какие-либо препараты или вещества. Поскольку обозначение не несет в себе информации о товаре, оно не может быть признано ложным.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что какие-либо сведения о производителе медицинского препарата под названием «АЦЕФЕН» также отсутствуют, что подтверждается информацией из сети Интернет, а также представленными материалами. Представленные письма компетентных организаций поясняют, что данный препарат отсутствует на рынке Российской Федерации. Необходимо также отметить, что в настоящее время заявитель осуществляет фармацевтическую деятельность по разработке технологии производства готовой лекарственной формы препарата под названием «АЦЕФЕН», что подтверждается представленными документами. В связи с этим заявитель сузил перечень заявленных товаров и услуг до товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические».

Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «АЦЕФЕН» по заявке N 2008705178/50 способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары заявителя.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения «АЦЕФЕН» требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ.

 

Вопрос 111.

Насколько строго Роспатент относится к регистрациям в качестве товарных знаков словесных обозначений, которые могут рассматриваться как искаженные слова, ассоциирующиеся с известными товарами иностранных производителей?

 

Ответ.

«Строгость» подхода определяется высокой вероятностью ассоциации с известными товарами иностранных производителей.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 24.12.2010 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2010708530/50 с приоритетом от 19.03.2010, поданное ООО «ДулАлко», Московская обл., г. Ликино-Дулево, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ШАМЛАНСКОЕ ЗОЛОТО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Словесный элемент «ШАМЛАНСКОЕ», входящее в состав заявленного обозначения, представляет собой искаженное написание слова «Шампанское», указывающего на вид товара, происходящего из Франции. Следовательно, заявленное на имя заявителя обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, их свойств. Кроме того, для заявленных товаров, не относящихся к товарам «шампанское», рассматриваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Коллегия Палаты по патентным спорам поддержала доводы экспертизы.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит словесный элемент «ШАМЛАНСКОЕ», представляющий собой искаженное слово «ШАМПАНСКОЕ». Данный вывод сделан с учетом того, что замена одной из букв, при этом очень близкой по написанию, в достаточно длинном слове является несущественной при его фонетическом и визуальном восприятии. Таким образом, высока вероятность восприятия потребителем словесного элемента «ШАМЛАНСКОЕ» в качестве известного слова «ШАМПАНСКОЕ». Также следует учесть, что регистрация товарного знака испрашивается в отношении алкогольных напитков, среди которых такой продукт, как «шампанское», очень распространен и пользуется большой популярностью. В этой связи средний российский потребитель легко может спутать слово «ШАМЛАНСКОЕ» со словом «ШАМПАНСКОЕ». В свою очередь, «шампанское» воспроизводит название вина, происходящего с территории провинции Шампань во Франции. Данный спиртной напиток имеет особое качество, репутацию и ассоциируется с производителями из указанной провинции. Следовательно, регистрация заявленного обозначения, сходного до степени смешения со словом «шампанское», на имя заявителя, находящегося в России, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и их свойств.

Вместе с тем заявленное обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, поскольку заявленный перечень товаров 32, 33 классов МКТУ включает в себя не только спиртные напитки, относящиеся к виду товара с характеристиками, свойственными «шампанскому» (игристое виноградное вино, насыщенное углекислым газом), но и иные алкогольные и безалкогольные напитки.

 

Вопрос 112.

В каких случаях словесному обозначению на иностранном языке может быть отказано в регистрации только лишь потому, что слово написано на иностранном языке?

 

Ответ.

Одного лишь условия — написания слова на иностранном языке недостаточно для отказа в его регистрации в качестве товарного знака, однако совокупное наличие ряда обстоятельств, включающее и названное, может явиться основанием для отказа в регистрации.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение от 31.12.2010, поданное ООО «КАХЕТИ», г. Томск, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «Liebfrauleinwein», по заявке N 2009717380/50 с приоритетом от 20.07.2009, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для отказного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение представляет собой словосочетание на немецком языке. Поскольку подобная маркировка способна восприниматься средним российским потребителем как маркировка продукции, страной происхождения которой является, например, Германия, что не соответствует действительности, так как заявителем является российский производитель, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение в отношении страны происхождения товаров и нахождения их производителя.

Палата по патентным спорам не удовлетворила возражение заявителя и, в частности, отметила, что анализ лексических словарей, включая словари немецкого языка, показал отсутствие в них лексической единицы, совпадающей с заявленным обозначением «Liebfrauleinwein».

Вместе с тем следует отметить, что слово «Liebfrauleinwein» приобретает значение, которое можно перевести с немецкого языка, например, как «дорогая мисс вина».

В целом конструкция заявленного обозначения способна восприниматься потребителем как слово немецкого языка, тем более что российскому потребителю хорошо знакома очень похожая конструкция «Liebfraumilch», представляющая собой название немецких экспортных вин, имеющих широкую известность и популярность в России под названием «молоко любимой женщины», хотя такой лексической единицы, так же как и слова «liebfrauleinwein», нет в немецком языке.

Таким образом, заявленное обозначение «Liebfrauleinwein» в отношении товаров 33 класса в сознании потребителя может ассоциироваться со словом немецкого происхождения, которое можно перевести по ассоциации с вышеуказанным названием немецких вин, например, как «вино любимой девушки», а алкогольные напитки, маркированные таким товарным знаком, — с товаром, произведенным и экспортируемым из Германии, что не соответствует действительности.

 

Вопрос 113.

В каких случаях изобразительный элемент в комбинированном товарном знаке может рассматриваться как доминирующий и препятствующий регистрации другого комбинированного обозначения?

 

Ответ.

Только по фактическим обстоятельствам сравниваемых обозначений может быть сделан тот или иной вывод. Примером признания изобразительного элемента доминирующим при оценке сходства до степени смешения обозначения в целом может служить пример, приведенный ниже.

Коллегия Палаты по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное ОАО «Южно-Уральский спиртоводочный завод», г. Озерск Челябинской обл., на решение Роспатента от 09.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009700075/50 с приоритетом от 11.01.2009, испрашиваемой на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ:

32 — Минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

33 — Алкогольные напитки (за исключением пива);

35 — Агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

з63

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде силуэта всадника с шашкой на несущемся вскачь коне и словесных элементов «Казак Уральский» и «Kazak Uralsky», выполненных буквами русского и латинского алфавитов соответственно, и расположенных с двух сторон от изобразительного элемента.

Решением Роспатента заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица изобразительным товарным знаком по свидетельству N 214889 в отношении однородных товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

з62

Противопоставленный знак является изобразительным, центральное положение в котором занимает изображение всадника на коне с шашкой наголо, расположенное на щите в обрамлении военных атрибутов. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение содержит в своем составе стилизованное изображение всадника с шашкой наголо на коне, несущемся вскачь, которое является тождественным центральному элементу противопоставленного товарного знака, занимающему в знаке доминирующее положение. Дополнительные элементы в знаке, расположенные по краям знака, служат как бы обрамлением основного элемента — изображения всадника на коне, и не оказывают существенного влияния на общее зрительное восприятие обозначений, что позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения друг с другом в целом. Использующиеся в сопоставляемых знаках тождественные изобразительные элементы в виде стилизованного изображения всадника с шашкой в руке являются оригинальным и запоминающимся элементом обозначений. Указанный элемент рассматривается как важный для индивидуализации товаров, несмотря на наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «КАЗАК УРАЛЬСКИЙ KAZAK URALSKY».

Вследствие этого сходство изобразительных элементов между собой позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, показал, что товары 32, 33 и услуги 35 классов МКТУ имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Таким образом, сравниваемые товары и услуги являются однородными.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

 

Вопрос 114.

В каких случаях отсутствие лингвистической связи между словесными элементами может привести к отказу в регистрации товарного знака?

 

Ответ.

Как правило, в случаях, когда сочетание словесных элементов не образует семантического или фантазийного единства.

Коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела возражение на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009730584/50, поданное ООО «Велл», Москва, с приоритетом от 30.11.2009.

з61

Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ. По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, части услуг 39 и услуг 41 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 и 43, части услуг 39 классов МКТУ ввиду того, что в отношении части услуг 35 и 43 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, в отношении всех услуг 35, 43 и части 39 классов МКТУ оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 161037 и знаком по международной регистрации N 1008057, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг, и они имеют более ранние приоритеты.

з60

Словесный элемент «Сеть агентств пляжного отдыха» является неохраняемым как не обладающий различительной способностью, характеризующий услуги и товары, указывающий на их вид, свойство и назначение (словосочетание «пляжный отдых» является устойчивым и широко употребляемым в сфере организации путешествий в значении «отдых на море»).

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением.

Рассмотрев возражение, коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Заявителем преодолены основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, путем исключения из перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение признано ложным.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Элемент «ВЕЛЛ» не имеет словарного значения и является вымышленным. Указанный элемент имеет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении благодаря своему смысловому и пространственному доминированию. Словесные элементы «ВЕЛЛ» и «ПЛЯЖНОГО» не связаны между собой грамматически и по смыслу, а также не образуют устойчивого словосочетания. В то же время словесный элемент «ПЛЯЖНОГО» согласуется со словесным элементом «ОТДЫХА». Указанное приводит к восприятию словесной составляющей заявленного обозначения как «СЕТЬ АГЕНТСТВ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА «ВЕЛЛ», как и было указано в решении Роспатента, несмотря на различное графическое исполнение слов, входящих в состав заявленного обозначения.

Данный вывод подтверждается анализом сайта заявителя (www.well.ru), на котором компания-заявитель указывается в виде «Сеть агентств пляжного отдыха ВЕЛЛ». Довод заявителя о том, что доминирующее положение занимает обладающий различительной способностью словесный элемент «ВЕЛЛ ПЛЯЖНОГО», неубедителен, поскольку, как указывалось выше, словесные элементы не имеют лингвистической связи, кроме того, их графическое и композиционное решения не позволяют говорить об их единстве.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесные элементы «СЕТЬ АГЕНТСТВ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является правомерным и обоснованным.

 

Вопрос 115.

Какова практика регистрации товарных знаков, воспроизводящих или имитирующих государственные награды СССР и России и иные геральдические знаки?

 

Ответ.

Общая позиция выражена в решении Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009719367/50 с приоритетом от 10.08.2009 в отношении товаров 04, 12 и услуг 36, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в заявке.

з59

В заключении об отказе в регистрации экспертиза указала, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как указание на орден Красной Звезды, учрежденный Постановлением Президиума ЦИК СССР от 06.04.1930 (статут ордена учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 05.05.1930) для награждения за большие заслуги в деле обороны как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности, согласно сведениям из интернет-сайта http://onagradah.ru. С учетом указанного экспертизой было отмечено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.09.2010. Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не является воспроизведением ордена Красной Звезды, так как не содержит в себе изображений щита с рельефной фигурой красноармейца во весь рост в шинели с винтовкой в руках, серпа и молота и словесных элементов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «СССР», присутствующих в ордене Красной Звезды, а орден Красной Звезды, в свою очередь, не содержит в себе изображения лавровой ветви и словесного элемента «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», присутствующих в заявленном обозначении. При этом внешняя форма изображения звезды в заявленном обозначении, где лучи звезды воспринимаются с эффектом объемности как двухгранные, и внешняя форма звезды ордена отличаются друг от друга.

Ввиду указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения с конкретной наградой — орденом Красной Звезды. Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 2 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем характер исполнения и расположения в знаке элементов и цветовая гамма обусловливают его восприятие в целом как единой композиции, вызывающей ассоциации с государственно-патриотической и военно-исторической тематикой. Так, например, данная композиция может вызывать ассоциации с тем же орденом Красной Звезды, поскольку содержит в себе словесный элемент, воспроизводящий название этого ордена, либо с медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза или медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, поскольку содержит в себе стилизованное изображение пятиконечной звезды с гладкими двухгранными лучами на лицевой стороне (см. интернет-сайт http://onagradah.ru).

Сочетание в заявленном обозначении изображений красной пятиконечной звезды и желтой (золотой) лавровой ветви также вызывает ассоциации с какой-либо наградой, увенчивающей боевые подвиги, так как красная пятиконечная звезда — это геральдический знак, который был символом Красной Армии, присутствовал на флаге и гербе СССР и является одним из элементов Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации (см. интернет-портал: http://ru.wikipedia.org), а лавровая ветвь — это символ славы, победы, величия (см. интернет-портал: Яндекс: Словари/Большая советская энциклопедия).

Кроме того, стилизованное изображение пятиконечной звезды с гладкими двухгранными лучами (с эффектом объемности), и исполнение словесного элемента шрифтом (с эффектом объемности), стилизованным под надпись, высеченную на камне или из камня, в сочетании с лавровой ветвью могут ассоциироваться также с мемориалом Вечного огня в память о погибших в Великой Отечественной войне.

С учетом изложенного коллегия считает, что заявитель, испрашивая предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на свое имя, намерен использовать вышеуказанную символику, обладающую государственно-патриотическим и военно-историческим смысловым значением, в своей экономической деятельности с целью извлечения прибыли. Заявителем не были представлены документы, которые обосновывали бы приобретение им исключительного права на такое обозначение.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет противоречить общественным интересам.

 

Вопрос 116.

Как экспертиза оценивает влияние элемента — форманта <34>, входящего в словесное обозначение, на оценку охраноспособности обозначения в целом?

———————————

<34> Формант (от лат. formans — образующий) — некорневая морфема, входящая в состав слова; то же, что аффикс.

 

Ответ.

Ответ на данный вопрос может быть установлен при анализе заключения Палаты по патентным спорам, рассмотревшей возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009717616/50 с приоритетом от 10.07.2009 в отношении товаров 05 класса МКТУ. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «ФТИЗОАКТИВ», выполненное классическим шрифтом кириллицей.

Заключение экспертизы об отказе в регистрации обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками, содержащими в своем составе элемент, лежащий в основе серии знаков:

— словесным товарным знаком «ФТИЗОПИРИН» по свидетельству N 404026 с приоритетом от 30.12.2008 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

— словесным товарным знаком «ФТИЗОКОМБ» по свидетельству N 264490 с приоритетом от 16.03.2005 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

— словесным товарным знаком «ФТИЗОПИРАМ» по свидетельству N 182432 с приоритетом от 09.07.1999 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

— словесным товарным знаком «ФТИЗОЭТАМ» по свидетельству N 180458 с приоритетом от 31.03.1999 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам не признала доводы возражения убедительными и отметила, в частности, следующее. Несмотря на то что элемент «ФТИЗ» является формантом и имеет устойчивое значение — «относящийся к туберкулезу», коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что нормативно не закреплен принцип, согласно которому формант должен размещаться в начале слова. При этом в основу противопоставленной серии знаков положен элемент «ФТИЗО», отличающийся от обозначенного выше форманта.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки построены следующим образом: в начале знаков расположен элемент «ФТИЗО» и к нему добавляется словесная часть. Следовательно, в основе сравниваемых знаков лежит одинаковый принцип словообразования, в силу этого достигается восприятие заявленного обозначения как продолжения серии данных противопоставленных товарных знаков.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей.

 

Вопрос 117.

Можно ли перенести заседание коллегии Палаты по патентным спорам, рассматривающей заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием по причине проведения сторонами спора переговоров о его мирном урегулировании?

 

Ответ.

Можно, если такое ходатайство поступит от всех участников спора. Примером может служить рассмотрение заявления от 06.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 267084 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Орион Пикчерс Корпорэйшн, США.

Регистрация товарного знака «ROBOCOP РОБОТ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» по заявке N 2001731949/50 с приоритетом от 22.10.2001 произведена 14.04.2004 за N 267084 на имя ООО «ПАДиС», Московская область, г. Красногорск, в отношении товаров и услуг 09, 16, 25, 28, 30, 33, 41 и 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия указанной регистрации — 22.10.2011.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака поступило в Роспатент 13.12.2010. Уведомлением от 23.12.2010 стороны были извещены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 06.12.2010, назначенного на 18.02.2011.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 18.02.2011, было перенесено в связи с проведением сторонами спора переговоров о его мирном урегулировании. О новой дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 15.03.2011, стороны были уведомлены корреспонденцией от 18.02.2011.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам заявления от 06.12.2010 представлен не был, но лицо, подавшее заявление, воспользовавшись предоставленным правом, представило ходатайство об отзыве заявления от 06.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 267084. Из этого можно заключить, что стороны достигли мирного урегулирования спора, и делопроизводство по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 267084 было прекращено.

 

Вопрос 118.

Как оценивается охраноспособность словосочетания, выражающего некий упрек в адрес граждан?

 

Ответ.

Такое словосочетание будет оцениваться как неохраноспособное. Примером могут служить обозначения, которым было отказано в регистрации в качестве товарных знаков.

Обозначение «НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ» по заявке N 2009704029/50 и обозначение «ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ» по заявке N 2009704028/50 были заявлены с приоритетом от 03.03.2009 в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые были ограничены фармацевтическими препаратами.

Коллегия Палаты по патентным спорам, поддерживая решение об отказе в регистрации, отметила, в частности, следующее.

Фразы «НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ» и «ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ» представляют собой простое высказывание, содержащее рекомендации относительно должного поведения пациента. В этой связи они само по себе не обладают необходимыми и достаточными свойствами для запоминания и воспроизведения их в качестве средства индивидуализации. Анализ заявленных обозначений и представленных заявителем материалов показал, что рассматриваемые словосочетания представляют собой цитату из известного кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром». Из контекста произведения следует, что герой фильма переживает негативные последствия алкогольного опьянения и словами «Надо меньше пить» показывает свое отношение к чрезмерному употреблению алкоголя и укоряет себя за свое поведение, вызванное пьянством. В силу популярности фильма среди российских телезрителей можно прийти к выводу о том, что смысл фразы для среднего российского потребителя будет являться очевидным. Таким образом, смысл словосочетания представляет собой констатацию вреда чрезмерного употребления алкогольных напитков. Следовательно, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», к которым, в частности, относятся препараты для профилактики и лечения алкогольной зависимости, данное обозначение будет указывать на их назначение.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам и принципам морали, т.к. описывает противоречащее нормам общественное поведение героя фильма. Словосочетание по сути своей выражает упрек, в то время как задача фармацевтического препарата — профилактика и лечение заболеваний, в силу чего заявленное обозначение может восприниматься как пренебрежительное отношение к пациенту.

 

Вопрос 119.

Как учитываются договоры простого товарищества в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака?

 

Ответ.

Все зависит от применяемого права, действовавшего на момент подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2010 г. N 11696/10 содержится решение по следующему делу.

Словесный товарный знак «ОДИССЕЙ» (свидетельство N 221526) зарегистрирован Роспатентом 17.09.2002 с приоритетом от 31.10.2000 на имя предпринимателя в отношении товаров классов 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 МКТУ.

Решением Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках) удовлетворено заявление от 18.09.2007 патентного поверенного о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет (с 18.09.2002 по 17.09.2007).

Удовлетворяя заявленное требование о признании решения Роспатента недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что предприниматель представил надлежащие и достаточные доказательства использования товарного знака «ОДИССЕЙ» в отношении товаров классов 32, 33 МКТУ, а именно: договоры простого товарищества от 20.12.2002 и 28.12.2005, заключенные между правообладателем и закрытым акционерным обществом «АТК» (далее — ЗАО «АТК») и его правопреемником — открытым акционерным обществом «АТК» (далее — ООО «АТК»), являющимся производителем продукции, согласно которым стороны объединяют усилия для совместной деятельности в области производства и продвижения алкогольной продукции с использованием товарного знака «ОДИССЕЙ»; договоры поручения на продажу товара, маркированного товарным знаком «ОДИССЕЙ», заявки на поставку такого товара, накладные на передачу товара, рекламные материалы и договоры рекламы.

Суд апелляционной инстанции признал недоказанным факт использования упомянутого товарного знака самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено по лицензионному договору. Использование товарного знака «ОДИССЕЙ» ЗАО «АТК» (ООО «АТК»), то есть лицом, не являющимся его правообладателем, по договору простого товарищества, который не содержит существенных условий лицензионного договора и не зарегистрирован в установленном законом порядке, не признано судом надлежащим, поэтому решение Роспатента как соответствующее действующему законодательству оставлено в силе.

Суд кассационной инстанции не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отменил его постановление и оставил без изменения решение суда первой инстанции. Вместе с тем судами первой и кассационной инстанций не учтено следующее.

При рассмотрении 16.02.2009 вопроса о досрочном прекращении охраны товарного знака «ОДИССЕЙ» Роспатент применял российское законодательство, определяющее основания для прекращения охраны знака, действовавшее на момент подачи заявления патентного поверенного, то есть Закон о товарных знаках.

Статьей 26 Закона о товарных знаках предусмотрено, что право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Лицензионный договор регистрируется в Патентном ведомстве и без этой регистрации считается недействительным.

Суд признал, что правообладатель не являлся изготовителем продукции и этикеток, на которых применялся товарный знак; продукция производилась, маркировалась и реализовывалась ЗАО «АТК» и его правопреемником во исполнение договоров простого товарищества.

Однако представленные суду договоры простого товарищества не содержали существенных условий лицензионного договора и вопреки действовавшей во время заключения и исполнения этих договоров статье 26 Закона о товарных знаках не были зарегистрированы в Роспатенте, следовательно, суд апелляционной инстанции правомерно отверг их в качестве доказательств надлежащего использования товарного знака.

Суд апелляционной инстанции признал, что помимо договоров простого товарищества предпринимателем не представлены иные доказательства использования товарного знака «ОДИССЕЙ» на товарах самим правообладателем.

Кроме того, вопреки требованиям пункта 1 статьи 22 Закона о товарных знаках, представляя доказательства применения данного товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, предприниматель не доказал наличия уважительных причин неприменения его на товарах и (или) их упаковке.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.05.2010 по делу N А40-56769/09-67-433 отменить. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 по указанному делу было оставлено без изменения.

 

Вопрос 120.

Как оценивают суды регистрацию товарного знака в контексте ее противоречия нормам статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности?

 

Ответ.

Оценивают отрицательно и отменяют подобные регистрации, о чем весьма наглядно свидетельствует Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 2008 г. N 3565/08.

Компания «Акаи Электрик Ко, Лтд» (Япония) и компания «Феноменон Эйджентс Лтд» обратились в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федерального государственного учреждения «Палата по патентным спорам» (далее — Палата по патентным спорам), утвержденного 28.06.2006 руководителем Роспатента, об отказе в удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку «AKAI», зарегистрированному по свидетельству N 242303 на имя компании «Akai Universal Indastries Ltd», Гонконг.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2006 в удовлетворении требования отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2007 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 23.11.2007 указанные судебные акты оставил без изменения.

Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявленного требования по следующим основаниям.

Компания «Феноменон» как доверенное лицо японской компании «Акаи Электрик» обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации этого знака, поскольку такая регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и зарегистрированный ранее на ее имя товарный знак «AKAI» (свидетельство о регистрации N 44844), вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации именно японской компании «Акаи Электрик» как производителя электронной техники. Гонконгская компания «Акаи Юниверсал» не имеет никакого отношения к японской компании, создана лишь в 2002 году и, по мнению компании «Феноменон», сознательно в своей деятельности проводит аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией — прежним владельцем товарного знака «AKAI».

Суды, отказывая в удовлетворении требования компании «Феноменон» и японской компании «Акаи Электрик» о признании недействительным решения Роспатента, исходили из необоснованности их доводов о том, что японская компания «Акаи Электрик» обладает исключительным правом на товарный знак в виде словесного обозначения «AKAI» и хорошо известна потребителю на территории Российской Федерации.

Наличие в фирменном наименовании слов «компания «AKAI», по мнению судов, не является основанием для отказа гонконгской компании «Акаи Юниверсал» в регистрации спорного товарного знака.

Между тем указанные выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам и свидетельствуют о неправильном толковании статьи 7 Закона о товарных знаках и неприменении статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция).

Доводы заявителей о том, что японская компания «Акаи Электрик» была образована в 1929 году, производила товары класса 07 МКТУ, действовала на территории Российской Федерации, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором футбольного клуба «Спартак», с 28.02.1972 по 2001 год — правообладателем товарного знака со словесным обозначением «AKAI», что доказывает факт известности фирменного наименования (его части) этой компании на территории Российской Федерации, были отвергнуты судами со ссылкой на то, что известность приобрела гонконгская компания и обозначение «AKAI» — часть именно ее фирменного наименования.

Суды не учли, что японская компания «Акаи Электрик» получила право на фирменное наименование, в том числе на его часть (AKAI), 15.07.1929, задолго до регистрации (23.01.2002) другого юридического лица со схожим элементом в наименовании и подачи им заявки на регистрацию спорного товарного знака (22.02.2002).

Не может быть принят во внимание довод судов о том, что за один месяц (с даты регистрации гонконгской компании в качестве юридического лица до даты подачи ею заявки) потребители стали связывать обозначение «AKAI» именно с гонконгской компанией.

Кроме того, факт известности именно японской компании «Акаи Электрик» подтверждается и гонконгской компанией «Акаи Юниверсал», которая построила рекламную кампанию по продвижению своего товарного знака именно на известности японской компании, проводя ее под лозунгом «Akai — Возвращение легенды» и поддерживая у потребителей впечатление, что гонконгская компания является представителем японской компании. Представители гонконгской компании в своих выступлениях и интервью прямо указывают на связь с японской компанией, не проводят никаких различий между ними, сознательно выдают себя за японскую компанию, созданную в 1929 году.

Все эти факты свидетельствуют также о том, что регистрация товарного знака на имя гонконгской компании «Акаи Юниверсал» вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

Судам следовало также учесть: лицо, зарегистрировавшее товарный знак «AKAI», знало или должно было знать о том, что обозначение «AKAI» ранее использовалось в Российской Федерации японской компанией «Акаи Электрик» не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах; данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего.

При названных обстоятельствах действия гонконгской компании «Акаи Юниверсал» по приобретению исключительного права на товарный знак «AKAI» являлись актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Таким образом, обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому в силу пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака «AKAI» на имя гонконгской компании «Акаи Юниверсал» следует признать недействительным как нарушающее действующее законодательство и права японской компании «Акаи Электрик» на фирменное наименование; предоставление правовой охраны товарному знаку «AKAI» на имя гонконгской компании — признать недействительным и обязать Роспатент аннулировать такую регистрацию.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code