В каких случаях восхваление товара или услуги не должно рассматриваться как основание для отказа в регистрации товарного знака

Вопрос 90.

В каких случаях восхваление товара или услуги не должно рассматриваться как основание для отказа в регистрации товарного знака?

 

Ответ.

Примером может служить комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Viva la Pizza«, по заявке N 2007705502/50 с приоритетом от 01.03.2007, с испрашиванием охраны в отношении услуг 35, 36, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ.

з53

Экспертизой было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг, так как в состав заявленного обозначения входит словосочетание иностранного происхождения, в силу чего у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением услуг, что не соответствует действительности. В заключении экспертизы также указано, что слово «Pizza», представляя собой наименование определенного вида товара (пицца), является элементом, характеризующим часть услуг, приведенных в заявке, то есть является неохраноспособным для этих услуг, а для другой части услуг, не связанных с указанным видом товара, данный элемент и, соответственно, заявленное обозначение в целом являются ложными.

В Палату по патентным спорам поступило мотивированное возражение от 24.08.2010, в котором выражено несогласие с решением Роспатента от 15.02.2010, а на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.09.2010, первоначальный заявитель — ООО «Моррис» заявил ходатайство от 28.09.2010 о внесении изменений в материалы заявки, а именно в сведения о заявителе (наименование заявителя и его почтовый адрес) в связи с передачей права на регистрацию товарного знака по данной заявке другому лицу — ЗАО «Алендвик», г. Пермь, а также касательно заявленного перечня услуг в связи с его сокращением — предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака на имя заявителя испрашивается только в отношении услуг 43 класса МКТУ «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно пиццы и доставки ее на дом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам отметила следующее.

Словосочетание «Viva la Pizza» в переводе на русский язык означает «Да здравствует пицца», причем слова «Viva» и «Pizza» имеют одинаковые значения во многих языках мира, в том числе в английском, итальянском и испанском языках, и являются распространенными международными словами (см. интернет-портал «Яндекс: Словари/ABBYY Lingvo»), и, следовательно, они понятны российскому потребителю.

Словосочетание «Viva la Pizza» не содержит в себе прямого указания на какую-либо страну. Вместе с тем «pizza» (пицца) является итальянским национальным блюдом. Однако вероятность того, что заявленное обозначение будет вызывать у российского потребителя ассоциации исключительно с Италией, крайне мала, так как данное блюдо в настоящее время широко распространено практически по всему миру и, в частности, в России.

В силу изложенного заявленное обозначение не может ассоциироваться с какой-либо конкретной страной и, соответственно, вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения услуг.

Следует также отметить, что слова «Viva la Pizza», будучи связанными по смыслу и грамматически, составляют неделимое словосочетание — «Viva la Pizza». При этом слово «Pizza» само по себе не обладает различительной способностью, достаточной для индивидуализации услуг заявителя («кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно пиццы и доставки ее на дом»), но неделимое словосочетание «Viva la Pizza» в целом обладает такой способностью, поскольку вызывает дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Кроме того, на дату подачи заявки российскому потребителю уже были известны услуги «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно пиццы и доставки ее на дом», оказываемые заявителем под обозначением «Viva la Pizza», согласно результатам социологического опроса, проведенного в 2005 году, и сведениям из печатных и электронных средств массовой информации, датированным 2005 — 2007 годами [1], то есть потребителю на дату подачи заявки было известно, что владельцем кафе «Viva la Pizza» является российская компания — заявитель.

Так, заявитель имеет в Перми, Пермском крае и в других городах России широкую сеть кафе и ресторанов быстрого питания (fast food) и, в частности, пиццерий (кафе итальянской кухни) под названием «Viva la Pizza». Заявитель является оператором фуд-корта, который размещается в крупных торгово-развлекательных центрах, предоставляет максимальный спектр услуг в области общественного питания и привлекает широкую аудиторию потребителей, объединяя несколько различных брендов на одной площади — «Баскин Роббинс», «Цыплята по-английски», «Пельмешки без спешки», «Кофе-Эксперт», «Steak House», «Суши Сан», «Вкус странствий» и, в частности, «Viva la Pizza». Является членом Пермской гильдии добросовестных предприятий и Пермской торгово-промышленной палаты. Участвовал в международных отраслевых выставках, стал известен специалистам франчайзинга в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Постоянная информационная поддержка услуг кафе «Viva la Pizza» осуществляется на интернет-сайте заявителя www.alendvic.ru. Домен «alendvic.ru» был зарегистрирован на имя заявителя в 2005 году.

Заявитель имеет службу доставки, которая принимает заказы на пиццу и пасты «Viva la Pizza» по телефону и через Интернет.

Таким образом, заявленное обозначение в течение длительного периода, предшествующего дате подачи заявки, интенсивно использовалось заявителем на территории России для индивидуализации его услуг («кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно пиццы и доставки ее на дом»), в результате чего на дату подачи заявки оно уже воспринималось потребителем как товарный знак заявителя. В итоге принято решение о регистрации товарного знака в отношении услуг по классу 43 «кафе; услуги по приготовлению блюд, а именно пиццы и доставки ее на дом».

 

Вопрос 91.

Может ли известность названия официальной выставки, организованной на территории России, являться основанием для отказа в регистрации подобного обозначения в качестве товарного знака?

 

Ответ.

Может и подтверждает это решение Роспатента по заявке N 2008724606/50 с приоритетом от 04.08.2008.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение представляет собой стилизованное изображение материка Евразия, разделенного двумя горизонтальными линиями на три части: белую, синюю и красную и обведенного синей линией по контуру. Словесная часть представляет словосочетание «RUSSIA ABIERTA AL MUNDO», в переводе с испанского языка означающее «Россия, открытая миру».

з52

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается на имя заявителя в белом, синем, красном цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 24.06.2010 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2008724606/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в соответствии с информацией, полученной по сети Интернет, словесный элемент заявленного обозначения «RUSSIA ABIERTA AL MUNDO» воспроизводит название выставки, организатором которой является компания «Restec», в связи с чем регистрация на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг).

В Палату по патентным спорам 17.09.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что компания заявителя входит в группу компаний «РЕСТЭК» и является компанией, в которой сконцентрированы объекты интеллектуальной собственности, в связи с чем введение потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, не имеет места быть.

Коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ М.М. Касьянова от 15 июня 2002 г. N МК-П2-08660 был образован оргкомитет по подготовке и проведению многоотраслевой комплексной зарубежной выставки «300 лет Санкт-Петербургу: Россия, открытая миру» под председательством Министра промышленности, науки и технологий Российской Федерации И.И. Клебанова. Организаторами выставки выступали государственные структуры — Комиссия Правительства Российской Федерации по выставочно-ярмарочной деятельности, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации, Администрация Санкт-Петербурга, Торгово-промышленная палата Российской Федерации (см. сайт Торгово-промышленной палаты РФ, письмо ТПП РФ от 22 июля 2002 г. N 05в/38 http://www.tpprf.ru/). В соответствии с распоряжением администрации Санкт-Петербурга от 02.10.2002 N 1823-ра ЗАО «Выставочное объединение «РЕСТЭК» осуществляло организационно-техническое обеспечение участия Санкт-Петербурга в выставке.

Документов, опровергающих данные сведения, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлено не было.

Следует отметить, что аффидевит [1], содержащий указание на то, что ЗАО ВО «РЕСТЭК» являлось организатором выставки, представляет собой простое утверждение лица, его выдавшего, не подтвержденное фактическими данными и не обладающее юридической значимостью.

Обращает на себя внимание то, что стилизованное изображение материка, включенное в заявленное обозначение, разделено на три горизонтальные части, так что верхняя часть выполнена в белом, средняя — в синем, а нижняя — в красном цвете. Используемое цветовое сочетание идентично официальному цветовому сочетанию флага Российской Федерации.

Правовое положение и правила использования Государственного флага определяются Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 N 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» (далее — Закон о флаге). В соответствии со статьей 1 Закона о флаге Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. При этом положения данного нормативного акта четко регламентируют перечень объектов, на которых может размещаться государственный флаг Российской Федерации, являющийся исчерпывающим.

Воспроизведение в заявленном обозначении аналогичного цветового сочетания в совокупности с применением словесного элемента, непосредственно указывающего на конкретную страну — Россию, обусловливает сходство изобразительного элемента до степени смешения с государственной символикой Российской Федерации, а именно с Государственным флагом Российской Федерации. Согласно положениям пункта 2 статьи 1483 Кодекса обозначения, сходные до степени смешения с государственной символикой, могут быть включены в знак только в качестве неохраняемых элементов, если на это имеется согласие компетентного органа. В материалах заявки отсутствует согласие какого-либо органа, что приводит к несоответствию заявленного обозначения требованием действующего законодательства.

 

Вопрос 92.

Какова практика деятельности Федеральной антимонопольной службы по предотвращению недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг?

 

Ответ.

Практика достаточно обширная и примером может служить признание недопустимым незаконного использования фирменного наименования «АВТО.РУ», когда Федеральная антимонопольная служба 15 октября 2009 года признала действия ООО «Авто.ру» и ООО «Группа компаний Авто.ру», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на фирменное наименование ООО «АВТО.РУ», недобросовестной конкуренцией и предписала прекратить нарушение.

ООО «АВТО.РУ» зарегистрировано 14 мая 1997 года и осуществляет в том числе деятельность, связанную с размещением рекламы в сети Интернет на сайте http://www.auto.ru. Впоследствии ООО «АВТО.РУ» стало известно о том, что 7 апреля 2003 года были зарегистрированы ООО «Авто.ру» и ООО «Группа компаний Авто.ру», которые осуществляют в том числе деятельность, связанную с размещением рекламы в сети Интернет на сайте http://www.avto.ru.

ООО «АВТО.РУ» на основании статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) принадлежит исключительное право на фирменное наименование — общество с ограниченной ответственностью «АВТО.РУ» и на сокращенное фирменное наименование — ООО «АВТО.РУ».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

 

Вопрос 93.

Какова практика рассмотрения судебных споров при столкновении фирменных наименований с коммерческими обозначениями?

 

Ответ.

Практика только начинает формироваться, т.к. коммерческое обозначение как объект исключительного права появилось в российском законодательстве только в 2008 г. Одно такое дело, в котором «победило» коммерческое обозначение, рассмотрел ФАС Волго-Вятского округа (Постановление от 22 апреля 2010 г. по делу N А43-10617/2009).

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Комбинат ритуальных услуг населению» (далее — МП «Комбинат ритуальных услуг населению») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к ООО «Городская ритуальная служба» о запрете ответчику использовать в фирменном наименовании словосочетание «Городская ритуальная служба» при оказании ритуальных услуг населению на территории города Нижнего Новгорода.

Заявленные требования основаны на статьях 1252, 1538, 1539, 1540 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы незаконным использованием ответчиком коммерческого обозначения истца «Городская ритуальная служба» в своем фирменном наименовании.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.11.2009, оставленным без изменения Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2010, требования МП «Комбинат ритуальных услуг населению» удовлетворены. Суд руководствовался статьями 1225, 1250, 1538, 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что словосочетание «Городская ритуальная служба», заявленное в качестве коммерческого обозначения истцом, и фирменное наименование ответчика (ООО «Городская ритуальная служба») тождественны и являются сходными до степени смешения, и эта степень сходства затрудняет их индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичным видам деятельности.

Судебный акт исполнен, ООО «Городская ритуальная служба» переименовано в ООО «Ритуальная служба ГРС».

Не согласившись с принятыми судебными актами, ООО «Ритуальная служба ГРС» обратилось в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить их как вынесенные с нарушением норм материального права.

По мнению заявителя, его фирменное наименование отвечает требованиям закона, в том числе статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не использовалось в качестве коммерческого обозначения, а потому положения статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации к сложившимся правоотношениям не применимы.

Словосочетание «Городская ритуальная служба» не является охраноспособным и не подлежит правовой защите в качестве коммерческого обозначения.

Кроме того, истец в нарушение статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации, не считая спорное коммерческое обозначение, использует в своей деятельности еще несколько обозначений.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее и заслушав представителя ответчика, суд округа не нашел оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Как видно из документов и как установил суд, МП «Комбинат ритуальных услуг населению» зарегистрировано 02.03.1992 (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2009).

Согласно пункту 2.1 устава МП «Комбинат ритуальных услуг населению» предприятие создано для осуществления уставной деятельности по производству продукции (товаров), выполнению работ и оказанию ритуальных услуг, в том числе и в целях решения социальных задач (в том числе реализации товаров и услуг по минимальным ценам).

Словосочетание «Городская ритуальная служба» используется МП «Комбинат ритуальных услуг населению» как коммерческое обозначение с 2000 года и является средством индивидуализации предприятия на рынке ритуальных услуг путем указания на вывесках, бланках, рекламных щитах, на транспорте, принадлежащих предприятию.

Основанием использования данного словосочетания при рекламе оказываемых истцом услуг является пункт 4.10 Положения об организации похоронного дела в городе Нижнем Новгороде, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.04.2000 N 33 «О мерах по совершенствованию похоронного обслуживания в г. Н. Новгороде», пункт 1.9 Положения об организации похоронного дела в городе Нижнем Новгороде, утвержденного Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2005 N 25 «О погребении и похоронном деле в городе Нижнем Новгороде», приказ директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат ритуальных услуг населению» С.В. Воронова от 02.10.2000 N 127/5 «Об утверждении формы бланка предприятия».

ООО «Агентство ритуальных услуг», созданное 11.10.2006 на основании решения от 24.12.2008 N 01-12/08 единственного участника общества, внесло в свои учредительные документы изменения относительно фирменного наименования, в результате которых ответчик изменил название на ООО «Городская ритуальная служба», с основными направлениями деятельности: организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 30.06.2009).

Нарушение ООО «Городская ритуальная служба» права истца на средство индивидуализации послужило основанием для обращения МП «Комбинат ритуальных услуг населению» в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческие обозначения являются средством индивидуализации юридических лиц, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Вопрос о тождественности, сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд установил, что коммерческое обозначение истца и фирменное наименование ответчика сходны до степени смешения, предоставляемые услуги относятся к одному виду, а право МП «Комбинат ритуальных услуг населению» на коммерческое обозначение возникло ранее регистрации фирменного наименования ООО «Городская ритуальная служба», и правомерно удовлетворил иск.

Утверждение заявителя кассационной жалобы о неспособности спорного обозначения индивидуализировать юридическое лицо, использующее его в качестве коммерческого обозначения, отклоняется окружным судом. В рассмотренном случае суд первой инстанции правильно сослался на отсутствие обязательных требований относительно формы и содержания коммерческого обозначения, а потому сделал обоснованный вывод о возможности использования истцом в качестве коммерческого обозначения словосочетания «Городская ритуальная служба».

Ссылка заявителя на нарушение истцом статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации несостоятельна, ибо использование МП «Комбинат ритуальных услуг населению» нескольких словесных конструкций не относится к предмету настоящего спора.

Остальные доводы кассационной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда, трактовке обстоятельств дела и норм права, как не опровергающие правомерности и обоснованности выводов судов, не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу пункта 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, судами не допущено.

Согласно положениям статей 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287 и статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа постановил решение Арбитражного суда Нижегородской области от 02.11.2009 и Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2010 по делу N А43-10617/2009 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ритуальная служба ГРС» — без удовлетворения.

Изложенная позиция суда соответствует разъяснению, данному в п. 64 совместного Постановления от 26.03.2009 Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ».

В силу пункта 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и Реестр.

Исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

 

Вопрос 94.

Как устанавливается использование «цветных» товарных знаков, и какие проблемы при этом возникают?

 

Ответ.

Проблема скорее состоит не в оценке использования цветных товарных знаков, т.е. знаков, зарегистрированных в определенном цвете, а так называемых черно-белых товарных знаков.

В ранее опубликованной статье <33> было отмечено, что одним махом Роспатента и кассационного суда по конкретному делу в отношении товарного знака N 155915 все ранее зарегистрированные товарные знаки, изображенные на репродукциях в черно-белом цвете, стали ущербны в случае их оспаривания по неиспользованию, если их владельцы используют на товарах или их упаковках товарные знаки любого другого цвета, а не черно-белого.

———————————

<33> Джермакян В. Вот тебе бабушка и Юрьев день, или Сага о черно-белых товарных знаках // Патентный поверенный. 2008. N 5.

 

Но Роспатент внял критике и оперативно изменил свою позицию, отразил ее в двух решениях, принятых по результатам рассмотрения заявлений о неиспользовании товарных знаков.

Палата по патентным спорам рассмотрела заявления от 07.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны двух международных регистраций N 511662 «CONFETTERIA RAFFAELLO» и N 599760 «FERRERO RAFFAELLO», и приняла по каждому решение о сохранении действия международных регистраций в отношении товаров 30 класса МКТУ — кондитерские изделия, сладости.

Международная регистрация N 511662 представляет собой словесное обозначение «CONFETTERIA RAFFAELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

Международная регистрация N 599760 представляет собой словесное обозначение «FERRERO RAFFAELLO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

Лицо, подавшее заявление утверждало о том, что международные регистрации не используются в том виде, в котором они зарегистрированы, т.к. на представленных правообладателем упаковках продукции изображены зарегистрированные обозначения в шрифте красного цвета, не соответствующем шрифту черно-белого цвета каждой международной регистрации.

Палата по патентным спорам, сохраняя действия международных регистраций в отношении товаров 30 класса МКТУ — кондитерские изделия, сладости, привела в обоих решениях практически повторяющиеся доводы в части оценки влияния цветности зарегистрированных обозначений на факт установления их использования.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что используется обозначение, существенно отличающееся от зарегистрированного, является неубедительным. Следует отметить, что использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, допускается статьей 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ. Международная регистрация N 511662 «CONFETTERIA RAFFAELLO» и международная регистрация N 599760 «FERRERO RAFFAELLO» представляют собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

И завершающим аккордом, перед которым нельзя не «снять шляпу» с удовлетворением выполненного публикацией нашей первой статьи долга, в обоих решениях, принятых 18.12.2008 Роспатентом, дословно прозвучало следующее:

«Внесенные правообладателем изменения (использование черно-белого обозначения в цветном варианте отличающимся от стандартного шрифтом) являются адаптированием маркировки к условиям рынка и не меняют отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования».

 

Вопрос 95.

Является ли рассмотрение Роспатентом в палате по патентным спорам возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основанием для обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак?

 

Ответ.

Нет, не является, и такое разъяснение дано Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в информационном письме от 13.12.2007.

Открытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу об обязании прекратить производство, продажу или иное введение в хозяйственный оборот кондитерских изделий с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, уничтожить этикетки и упаковочные материалы, удалить с кондитерских изделий, изготовленных ответчиком, соответствующий товарный знак.

Ответчиком не отрицалось использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. Вместе с тем заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до момента вступления в силу решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения заявленных ответчиком возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку истца.

Суд отказал в удовлетворении заявленного ходатайства, отметив, что само по себе рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку в силу статьи 143 АПК РФ не является обязательным основанием приостановления производства по делу. Производство по делу может быть приостановлено применительно к подпункту 1 пункта 1 статьи 143 АПК РФ только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак до рассмотрения соответствующего дела Палатой по патентным спорам и Роспатентом. В данном же случае ходатайство ответчика не содержало указаний на обстоятельства, свидетельствующие о такой невозможности. При этом суд указал, что решение Роспатента по итогам рассмотрения возражений в силу подпункта 1 статьи 311 АПК РФ может быть признано вновь открывшимся обстоятельством.

При рассмотрении дела по существу судом первой инстанции заявленные требования удовлетворены.

 

Вопрос 96.

Можно ли лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, отказать в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной?

 

Ответ.

Исчерпывающие разъяснения по данному вопросу даны в п. 62 совместного Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ»:

«В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела исходя из конкретных фактических обстоятельств действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом».

 

Вопрос 97.

Как известно, заявка на регистрацию товарного знака подается в Роспатент юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом.

А как рассматриваются возражения против регистрации товарного знака, если лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак зарегистрирован на имя физического лица, которое не осуществляет предпринимательскую деятельность?

 

Ответ.

Если в процессе рассмотрения возражения устанавливается, что, действительно, лицо, на чье имя зарегистрирован товарный знак, не осуществляет предпринимательскую деятельность и не может подтвердить документально свое право на осуществление такой деятельности, то регистрация товарного знака прекращается. Однако в процессе рассмотрения возражения могут быть установлены обстоятельства, которые не позволяют признать правоту лица, подавшего возражение.

Извлечение из решения Роспатента, касающееся только поставленного вопроса, представлено ниже.

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение, поданное ООО «ЭТИС-СЕРВИС», г. Омск, против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭТИС» по свидетельству N 382408 по заявке N 2007739423/50 с приоритетом от 14.12.2007. Товарный знак зарегистрирован 26.06.2009 в отношении товаров 09, 11, услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве за N 382408, на имя Кабанова Аркадия Аркадьевича, г. Омск.

Лицо, подавшее возражение, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 382408, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным статьями 1483 (пункт 8) и 1478 Кодекса.

Нарушение указанных требований Кодекса обосновывается в возражении следующими доводами:

— заявителем по заявке N 2007739423/50 с приоритетом от 14.12.2007 является физическое лицо — Кабанов Аркадий Аркадьевич;

— согласно сведениям, полученным из Федеральной налоговой службы, государственная регистрация физического лица Кабанова Аркадия Аркадьевича в качестве индивидуального предпринимателя была произведена 01.09.2008, то есть позже даты подачи (14.12.2007) заявки N 2007739423/50;

— заявка N 2007739423/50 была подана физическим лицом, не являющимся на дату ее подачи (14.12.2007) зарегистрированным индивидуальным предпринимателем и не имеющим права на подачу заявки на регистрацию товарного знака;

— временной интервал, в течение которого правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству N 382408 являлось физическое лицо, не являющееся предпринимателем, составил 8,5 месяцев;

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения от 21.07.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Согласно материалам отзыва (17,20) и документам возражения правообладатель осуществлял предпринимательскую деятельность в период с 15.03.1994 по 16.05.2005, а также возобновил ее с 01.09.2008. Заявка за N 2007739423/50 была подана правообладателем 14.12.2007, то есть в тот промежуток времени, в течение которого правообладатель не являлся зарегистрированным надлежащим образом индивидуальным предпринимателем. Однако на дату принятия Роспатентом решения (07.04.2009), а также на дату государственной регистрации (26.06.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству N 382408 правообладатель обладал статусом индивидуального предпринимателя и продолжал им обладать на дату принятия возражения к рассмотрению (25.08.2009).

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству N 382408 недействительной.

 

Вопрос 98.

Как решаются споры о праве, подлежащем применению к отношениям с участием иностранного юридического лица по договорам передачи права на использование товарного знака?

 

Ответ.

Примером подобного спора может служить дело, рассмотренное кассационной инстанцией ФАС МО (Постановление от 07.02.2007 по делу N КГ-А40/13502-06-1,2).

Федеральный арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы ООО «Порше Руссланд» — истца, компании «Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт» — третьего лица на решение от 25 июля 2006 года Арбитражного суда г. Москвы, на Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2006 года N 09АП-11398/2006-ГК, по иску ООО «Порше Руссланд» о защите товарного знака к ООО «ДТМ «Удача», компания «Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт», установил, что ООО «Порше Руссланд» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ДТМ «Удача» о запрете использовать товарные знаки по международным регистрациям 473561, 723642, 562572, 562573, 730258, 73010 в предложениях к продаже товаров и продаже товаров, взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 5000000000 рублей.

Арбитражным судом г. Москвы рассмотрены и отклонены заявления компании «Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт» о вступлении в дело как третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, так и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением от 25.07.2006 по делу N А40-20080/06-27-106 в удовлетворении требования отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 18.10.2006 за N 09АП-11398/2006-ГК апелляционные жалобы компании «Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт», ООО «Порше Руссланд» оставил без удовлетворения.

В кассационных жалобах указанные лица просят об отмене судебных актов, принятых, по мнению заявителей, с нарушением норм материального права и норм процессуального права.

Заявители считают, что компания «Порше АГ» передала исключительные права на использование товарных знаков «PORSCHE» ООО «Порше Руссланд» при продаже товаров, маркированных этими товарными знаками, на территории Российской Федерации.

Истец и иностранная компания ссылаются на неправильный отказ в привлечении последнего к участию в качестве третьего лица, просят о передаче дела на новое рассмотрение.

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

Представитель ООО «ДТМ «Удача» в судебное заседание кассационной инстанции не явился.

При судебном разбирательстве кассационных жалоб представители ООО «Порше Руссланд», компании «Порше АГ» поддержали требования, изложенные в них.

Проверив материалы дела, законность обжалуемых судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, соответствие выводов арбитражных судов о применении норм права имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция арбитражного суда находит решение и Постановление подлежащими отмене.

При рассмотрении дела арбитражными судами обеих инстанций установлено, что в подтверждение своего права на использование товарных знаков истец указывает на заключенный с немецкой фирмой «Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт» договор, предметом которого является продажа новых серийных спортивных автомобилей марки «Porsche», а также право на сбыт соответствующих оригинальных запчастей марки «Porsche» и оригинальных именных деталей, а также оригинальных аксессуаров марки «Porsche» по программам.

Арбитражный суд пришел к выводу, что истцу не было передано право на использование указанных товарных знаков на территории Российской Федерации.

При этом арбитражный суд исходил из того, что согласно ст. 25 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров» исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу по лицензионному договору, лицензиат не становится правообладателем.

В соответствии со ст. 4 Закона запрет на использование товарного знака другими лицами является исключительным правом правообладателя.

Поскольку заключенный между немецкой фирмой и ООО «Порше Руссланд» договор является лицензионным, истец не стал правообладателем спорных товарных знаков, в силу п. 4 ст. 46 Закона он не вправе требовать запрещения использования товарных знаков и компенсации за их незаконное использование.

Кассационная инстанция арбитражного суда считает судебные акты вынесенными с нарушением норм процессуального права.

Требование истца возникло в связи с нарушением, как он указывает в исковом заявлении, его исключительных прав на товарные знаки. Исключительные права на использование в Российской Федерации товарных знаков возникли, полагает истец, на основании договора, заключенного с компанией Порше АГ, созданной в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии.

В этой связи для установления объема передаваемых прав по договору, определения наличия или отсутствия у истца исключительных прав правообладателя, решения вопроса о применении законодательства по данному делу необходимо было привлечение к участию в нем иностранной компании в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца.

Заявление компании «Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт» о вступлении его в дело третьим лицом с самостоятельными требованиями в порядке ст. 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованно отклонено арбитражным судом, так как требования истца возникли из правоотношений с ответчиком, само требование основано на договоре.

Нормы процессуального законодательства не предусматривают участия в деле одновременно одного и того же лица как третьим лицом с самостоятельными требованиями относительно предмета спора, так и третьим лицом без самостоятельных требований относительно предмета спора.

Учитывая неисследованность возникших вопросов, арбитражный суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами арбитражных судов об отсутствии у истца исключительных прав на товарные знаки.

В материалах дела представлено два договора, заключенных между компанией «Др.Инж.х.с.Ф. Порше Акционерное общество» и ООО «Порше Руссланд». В соответствии с договором «Порше» передает импортеру (истцу) права на осуществление продаж новых серийных спортивных автомобилей марки «Porsche» (далее — автомобили), а также право на сбыт соответствующих оригинальных запчастей марки «Porsche» и оригинальных сменных деталей марки Porsche (далее — запчасти), а также оригинальных аксессуаров марки Porsche по программе оборудования «Порше» (далее — аксессуары), автомобили, запчасти и аксессуары далее совместно именуются «договорный товар».

В ст. 4.1 договора указано, что «импортер вправе и обязан использовать товарные знаки и прочие обозначения в соответствии с приложением 8, владельцем которых является «Порше» в отношении всех товаров и услуг, регистраций на товарные знаки, указанных в приложении 8, только в связи со своей деятельностью в рамках настоящего договора…».

В приложении 8 к договору перечислены товарные знаки, зарегистрированные на имя правообладателя, права на использование которых передаются в соответствии с настоящим договором.

В справках Роспатента по международным регистрациям N 473561, 562572, 562573, 730310, 723642, 730258 товарного знака указано, что его правообладателем является компания «Dr.Ihg.h.c.F.Porsche». Международная регистрация товарных знаков действует в настоящее время на территории Российской Федерации, 17.12.2004 за N 34892 зарегистрирован лицензионный договор.

Однако в деле имеется и другой договор с отметкой Роспатента о регистрации 17.12.2004 N 34891. Истец не указал, что подтверждается этим договором. В исковом заявлении ссылка на один из договоров.

Статья 26 Закона не определяет виды лицензионных соглашений, заключение которых возможно в связи с предоставлением права на использование товарного знака.

Вместе с тем из смысла нормы, сформулированной в абз. 1 ст. 26 Закона, которая находится в системной связи с правилом абз. 1 ст. 25 того же Закона, следует, что правообладатель может заключать лицензионные договоры как с передачей исключительного права на использование товарного знака для всех видов товаров, для которых он зарегистрирован, так называемый договор исключительной лицензии, так и лицензионный договор на использование товарного знака неисключительного характера для всех товаров, для которых он зарегистрирован, в этом случае будет иметь место договор простой лицензии.

Таким образом, предметом лицензионного договора в зависимости от его разновидности может быть исключительное либо неисключительное право на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Какое право, исключительное или неисключительное право на использование товарных знаков, для каких видов товаров, следует определять из предмета и содержания соглашения в целом.

При разрешении спора по данному делу имеет значение, по закону какого государства было заключено соглашение (соглашения) между истцом и иностранной компанией и право какой страны должно применяться.

В общих положениях договора (п. 14.9) указано, что «настоящий договор, его толкование и исполнение регулируются в соответствии с немецким правом».

Арбитражные суды, придя к выводу о том, что по договору были переданы неисключительные права на использование товарного знака, не учли положения ст. ст. 1186, 1191, 1192 Гражданского кодекса Российской Федерации, не определили право, подлежащее применению к отношениям с участием иностранного юридического лица (по договору), не установили содержание норм права, подлежащих применению.

С учетом изложенного судебные акты отменяются с передачей дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении арбитражному суду следует устранить допущенные нарушения, установить имеющие значение для дела обстоятельства, правильно применить нормы права, вынести соответствующее решение.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2006 года по делу А40-20080/06-27-106 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2006 года N 09АП-11398/2006-ГК отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

 

Вопрос 99.

Можно привести судебный спор по товарным знакам, завершившийся мировым соглашением сторон, а также привести содержание такого соглашения, принятого судом?

 

Ответ.

Можно. Примером завершения спора в суде заключением мирового соглашения является Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2007 по делу N 09АП-9167/2006-ГК.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу компании «Саломон С.А.» на решение арбитражного суда г. Москвы от 05.06.06 по делу N А40-25815/05-110-209, принятое по иску компании «Саломон С.А.» к ответчику — ООО «СК КАНТ» о прекращении нарушения товарного знака и взыскании 1000000 руб., установил:

Компания «Саломон С.А.» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО «СК КАНТ» о прекращении нарушения ответчиком права истца на товарный знак «PROFIL» и об удалении незаконно используемого товарного знака с контрафактных товаров и выплате денежной компенсации в размере 1000000 руб. за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.2006 по делу N А40-25815/05-110-209, принятым с учетом Постановления ФАС МО от 12.06.2006 N КГ-А40/13014-05, в удовлетворении исковых требований компании «Саломон С.А.» отказано.

Не согласившись с принятым решением, компания «Саломон С.А.» подала апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.2006 по делу N А40-25815/05-110-209 и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представителями сторон заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу.

Представителями сторон в судебное заседание представлен подписанный подлинный текст мирового соглашения следующего содержания:

«1.1. Настоящее мировое соглашение заключено при том понимании, что:

1.1.1. Истец является правообладателем товарного знака «PROFIL» (далее — товарный знак), зарегистрированного в Международном реестре 21 марта 1988 г. (под номером N 526128) в отношении товаров 18, 25 и 28 классов Международной классификации товаров и услуг.

1.1.2. В производстве Девятого арбитражного апелляционного суда находится дело N 09АП-9167/2006-ГК, возбужденное на основании апелляционной жалобы истца на решение Арбитражного суда г. Москвы от 5 июня 2006 г., принятое по результатам рассмотрения искового заявления истца об обязании ответчика прекратить нарушение товарного знака, удалить за свой счет товарный знак с контрафактных товаров и выплатить истцу денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1000000 (одного миллиона) рублей.

2.1. Ответчик обязуется не использовать (в том числе посредством аффилированных ему компаний и физических лиц) в гражданском обороте на территории РФ товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Данное обязательство ответчика включает в себя (без ограничений) обязательство не размещать товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения.

2.1.1. На товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

2.1.2. При выполнении работ, оказании услуг.

2.1.3. На документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

2.1.4. В предложениях к продаже товаров.

2.1.5. В сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

2.2. Обязательство ответчика, указанное в пункте 2.1 настоящего соглашения, не распространяется на случаи, когда использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения лицом, отличным от правообладателя, допускается в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Принимая во внимание обязательство ответчика, изложенное в пункте 2.1, истец отказывается от требований об обязании ответчика удалить за свой счет товарный знак с контрафактных товаров и выплатить истцу денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1000000 (одного миллиона) рублей.

3.1. Настоящее мировое соглашение подписано 5 февраля 2007 г. в Российской Федерации, городе Москве, и подлежит утверждению Девятым арбитражным апелляционным судом в порядке, предусмотренном статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

3.2. Настоящее мировое соглашение заключено в трех экземплярах на русском языке, которые имеют равную юридическую силу. По одному экземпляру настоящего мирового соглашения оно подлежит передаче каждой из сторон, а оставшийся экземпляр подлежит приобщению к материалам дела N 09АП-9167/2006-ГК.

3.3. К отношениям сторон по настоящему мировому соглашению применяется право РФ. Толкование настоящего мирового соглашения осуществляется в соответствии с правом РФ.

3.4. Каждая из сторон самостоятельно несет расходы, понесенные ею в связи с рассмотрением данного дела в судах всех инстанций».

Представитель истца в судебном заседании поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения, просит мировое соглашения утвердить, а производство по делу прекратить.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал ходатайство об утверждении мирового соглашения, просит мировое соглашения утвердить, а производство по делу прекратить. Представил в материалы дела соглашение по урегулированию спора, подписанное компанией Salomon S.A. 10.01.2007 и ООО «СК КАНТ», которое приобщено к материалам дела протокольным определением Девятого арбитражного апелляционного суда.

Ходатайство об утверждении мирового соглашения рассмотрено Девятым арбитражным апелляционным судом в порядке ст. ст. 138 — 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражный апелляционный суд, учитывая, что мировое соглашение подписано полномочными лицами, соответствует закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, утверждает мировое соглашение.

Руководствуясь ст. ст. 49, 138, 141, 176, 265, 266 — 268, 271 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд постановил:

— решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.2006 по делу N А40-25815/05-110-209 отменить;

— утвердить мировое соглашение, заключенное между компанией Salomon S.A. и ООО «СК КАНТ», на следующих условиях:

1.1. Мировое соглашение заключено при том понимании, что:

1.1.1. Истец является правообладателем товарного знака «PROFIL» (далее — товарный знак), зарегистрированного в Международном реестре 21 марта 1988 г. (под номером N 526128) в отношении товаров 18, 25 и 28 классов Международной классификации товаров и услуг.

1.1.2. В производстве Девятого арбитражного апелляционного суда находится дело N 09АП-9167/2006-ГК, возбужденное на основании апелляционной жалобы истца на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.2006, принятое по результатам рассмотрения искового заявления истца об обязании ответчика прекратить нарушение товарного знака, удалить за свой счет товарный знак с контрафактных товаров и выплатить истцу денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1000000 (одного миллиона) рублей.

2.1. Ответчик обязуется не использовать (в том числе посредством аффилированных ему компаний и физических лиц) в гражданском обороте на территории РФ товарный знак и обозначения, сходные с ним до степени смешения, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров. Данное обязательство ответчика включает в себя (без ограничений) обязательство не размещать товарный знак и сходные с ним до степени смешения обозначения:

2.1.1. На товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ.

2.1.2. При выполнении работ, оказании услуг.

2.1.3. На документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.

2.1.4. В предложениях к продаже товаров.

2.1.5. В сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

2.2. Обязательство ответчика, указанное в пункте 2.1 настоящего соглашения, не распространяется на случаи, когда использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения лицом, отличным от правообладателя, допускается в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Принимая во внимание обязательство ответчика, изложенное в пункте 2.1, истец отказывается от требований об обязании ответчика удалить за свой счет товарный знак с контрафактных товаров и выплатить истцу денежную компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1000000 (одного миллиона) рублей.

3.1. Мировое соглашение заключено в трех экземплярах на русском языке, которые имеют равную юридическую силу. По одному экземпляру мирового соглашения передано каждой из сторон, а оставшийся экземпляр подлежит приобщению к материалам дела N 09АП-9167/2006-ГК.

3.2. К отношениям сторон по настоящему мировому соглашению применяется право РФ. Толкование настоящего мирового соглашения осуществляется в соответствии с правом РФ.

3.3. Каждая из сторон самостоятельно несет расходы, понесенные ею в связи с рассмотрением данного дела в судах всех инстанций.

Производство по делу N А40-25815/05-110-209 прекратить.

Вопрос 100.

Каким образом вид оказываемых услуг может повлиять на оценку возможности регистрации заявленного обозначения, представляющего собой географическое указание?

 

Ответ.

Мотивация явно следует из рассмотрения спора в отношении регистрации товарного знака по заявке N 2008727787/50 в отношении товаров 29, 30, 32, и услуг 35, 43 классов МКТУ, заявленного российской фирмой из г. Саранск и представляющего собой написанное в кириллице слово «МИЛАНО».

Экспертиза отказала в регистрации, т.к., по ее мнению, заявленное обозначение представляет собой географическое наименование, которое может быть воспринято как указывающее на место производства товаров в итальянском городе Milano, что может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг и места нахождения их производителя.

Заявитель не согласился с таким решением и оспорил его в Палате по патентным спорам Роспатента, который по данному основанию вынес вердикт следующего содержания.

Заявленное обозначение действительно способно вызвать у потребителя представление о том, что товары, для маркировки которых оно предназначено, имеют происхождение из итальянского города Milano, что не соответствует действительности, поскольку заявителем является предприятие из российского г. Саранск.

В отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания коллегия Палаты по патентным спорам отметила, что в отношении части услуг заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное, и характеристики этих услуг не будут связаны с географическим происхождением. Так, у потребителя не возникнет ложных ассоциаций по поводу того, где именно оказываются услуги баров или ресторанов. И наоборот, у потребителя возникнет представление о конкретном географическом объекте — итальянском городе Milano, в случае оказания услуг по предоставлению временного жилья (например, гостиницы или услуги баз отдыха).

В итоге было принято решение о регистрации заявленного товарного знака только в отношении услуг по классу 43 — закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code