Может ли Роспатент отказать в регистрации товарного знака на основании известности названия телевизионной программы

Вопрос 81.

Может ли Роспатент отказать в регистрации товарного знака на основании известности названия телевизионной программы?

 

Ответ.

Может, и примером тому служит рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 349949 с приоритетом от 07.09.2006, зарегистрированному на имя ООО «ТАНГО», Москва в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии право на товарный знак было уступлено, и в настоящее время, согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за N РД0043400 от 17.11.2008, правообладателем товарного знака по свидетельству N 349949 является ООО «СОХО МЕДИА», Москва.

Товарный знак по свидетельству N 349949 является комбинированным и представляет собой словосочетание «Контрольная закупка», выполненное в две строки с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита. Слово закупка выполнено на фоне овала, а справа от него расположен штрих-код.

Товарный знак зарегистрирован в белом, красном, черном цветовом сочетании.

з51

С точки зрения смыслового значения словосочетания «Контрольная закупка» и изобразительных элементов оспариваемый товарный знак не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем как правомерно указано в возражении, оспариваемый знак воспроизводит название телевизионной программы «Контрольная закупка», выходящей на первом канале по будням начиная с 11.09.2006.

Согласно материалам, представленным в возражении, с сентября 2006 г. по настоящее время было показано 928 выпусков программы. При этом эфир ОАО «Первый канал» покрывает практически всю территорию России.

Данная телепередача создавалась по заказу и только для ОАО «Первый канал» на основании договоров ООО «ТАНГО» (прежний правообладатель) и ООО «СОХО ПРОДАКШЕН».

Указанное предопределяет вывод о наличии устойчивой ассоциативной связи спорного обозначения с лицом, подавшим возражение. В связи с этим регистрация товарного знака «Контрольная закупка» на имя другого лица в отношении указанных в возражении услуг 38, 41 классов МКТУ, связанных с созданием и трансляцией развлекательных телепрограмм, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги, и в этой связи в отношении указанных услуг регистрация признана недействительной с сохранением правовой охраны в отношении иных услуг.

 

Вопрос 82.

Может ли одновременное использование на товаре нескольких товарных знаков усиливать различительную способность одного из них, если он представляет собой реалистичное изображение товара?

 

Ответ.

Может, и такая позиция была высказана Девятым арбитражным апелляционным судом (Постановления от 1 сентября 2009 г. N 09АП-12933/2009-АК, 09АП-12934/2009-АК, 09АП-13303/2009-АК по делу N А40-3631/09-93-28).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.06.2009 было удовлетворено заявление ЗАО «Ландрин» (далее — общество) о признании недействительным решения Роспатента от 17.10.2008, принятое по результатам коллегиального рассмотрения на заседании 05.08.2008 коллегии Палаты по патентным спорам (далее — Палата) в части отказа в удовлетворении возражения ЗАО «Ландрин» от 13.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации N 798984 на территории РФ в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: сладости и изделия из шоколада.

Роспатент, Соремартек С.А. и ЗАО «Ферреро Руссия» не согласились с решением и обратились с апелляционными жалобами.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2009 по делу N А40-3631/09-93-28 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлек к участию в деле в качестве третьего лица ЗАО «Ферреро Руссия».

В исковом заявлении заявитель указывает на то, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся в том числе реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров. Полагает, что правообладателем не были представлены доказательства приобретения различительной способности до даты подачи первой заявки в стране происхождения — 11.09.2002.

Как следует из материалов дела, товарный знак по международной регистрации N 798984 представляет собой изобразительное обозначение, выполненное в виде круглой формы в белом, оттенки белого, розовом и бежевом цветовом сочетании.

з50

Правовая охрана международной регистрации N 798984 с конвенционным приоритетом от 11.09.2002 произведена 20.02.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, на имя SOREMARTEC S.A. Dreve de l’Arc-en-Ciel 102 B-6700 Schoppach-Arlon, Бельгия.

Сохраняя правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 798984 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «conflserie, produits en chocolat», Палата обоснованно исходила из того, что в силу интенсивного и широкого использования оспариваемого обозначения в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя до даты международной регистрации N 798984 оно приобрело различительные признаки, позволяющие выполнять ему отличительную функцию товарного знака. Обозначение стало узнаваемо в силу сочетания формы, цвета и оформления.

Оценивая представленные правообладателем доказательства, Палата обоснованно отметила, что они свидетельствуют о приобретенной различительной способности изобразительного знака по международной регистрации N 798984 на территории Российской Федерации.

Факт реализации конфет, содержащих на упаковке изображение товарного знака, не отрицался заявителем в судебном заседании. В то же время заявитель обращает внимание на то, что указанное изображение размещалось на упаковках в комбинации с иными элементами, также имеющими правовую охрану, что не позволяет сделать определенный вывод о том, что именно это изображение (а не иные элементы) приобрело различительную способность.

Данный довод заявителя не основан на законе. Суд соглашается с позицией представителей Роспатента, согласно которой не запрещено использование нескольких товарных знаков в различных сочетаниях, а размещение товарного знака по международной регистрации N 798984 в сочетании с иными товарными знаками правообладателя лишь усиливает его различительную способность.

Суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод Роспатента об отсутствии оснований для удовлетворения возражения ЗАО «Ландрин» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «conflserie, produits en chocolat».

 

Вопрос 83.

Может ли комплекс подготовительных мероприятий, направленных на выпуск в гражданский оборот на территории России лекарственного средства свидетельствовать о подготовке к использованию товарного знака, предназначенного для маркировки данного лекарственного средства?

 

Ответ.

Может, и именно такие обстоятельства были учтены при решении вопроса о сохранении действия регистрации товарного знака N 139442, против которого было подано заявление о досрочном прекращении действия в связи с неиспользованием.

Палата по патентным спорам рассмотрела заявление о досрочном прекращении действия регистрации N 139442 товарного знака «VASOLIN», поданное фирмой «WOCKHARDT LIMITED», Индия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству N 139442 с приоритетом от 09.07.1993 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.1996 по заявке N 93033917/50 на имя Совместного русско-американского акционерного общества закрытого типа «Неофарм», Санкт-Петербург, сроком на 10 лет в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В результате регистрации в установленном порядке договора об уступке данного товарного знака от 30.06.1999 N 8517 в настоящее время правообладателем является ООО «Клиника Института биорегуляции и геронтологии», Санкт-Петербург. При этом срок действия регистрации был продлен до 09.07.2013.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении действия регистрации N 139442 товарного знака «VASOLIN» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворении поступившего заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 139442.

Заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 139442 поступило 25.05.2006. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет пять лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 24.05.2001 по 24.05.2006 включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов свидетельствует о том, что товарный знак «VASOLIN» предназначен для сопровождения товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой фармацевтические препараты, а именно для сопровождения препарата, содержащего комплекс полипептидных фракций, выделенных из аорты крупного рогатого скота, и предназначенного, в частности, для профилактики и лечения атеросклероза сосудов и дистонических состояний. Кроме того, данный препарат предполагается использовать и в стоматологии.

При рассмотрении вопроса об использовании товарного знака «VASOLIN» должна быть учтена медицинская направленность деятельности правообладателя, и, как следствие, необходимость выполнения обязательных законодательно установленных требований по введению лекарственного средства в хозяйственный оборот.

Анализ представленных материалов показывает, что товар 05 класса МКТУ под товарным знаком «VASOLIN» на рынке Российской Федерации отсутствует. Вместе с тем правообладателем сделаны все необходимые приготовления для выпуска соответствующего товара.

Правообладателем был разработан календарный план предрегистрационных исследований лекарственного средства «ВАЗОЛИН» в 2001 — 2009 годах (далее — план). При этом в соответствии с представленным планом в течение 2001 — 2006 годов правообладателем предполагалась разработка состава препарата, методов идентификации и количественного определения его компонентов.

О выполнении в установленные сроки предусмотренных планом работ свидетельствуют представленные правообладателем материалы.

Так, правообладателем осуществлялась закупка сырья и наработка образцов водного экстракта, предназначенного для изготовления препарата «ВАЗОЛИН». Осуществлялся выпуск опытной партии лекарственного препарат «ВАЗОЛИН» в количестве 1500 ампул в соответствии с техническими условиями и технологической схемой производства.

Правообладателем в установленный период времени был утвержден проект фармакопейной статьи предприятия на препарат «ВАЗОЛИН» (VASOLIN), представляющий собой раствор для инъекций 3 мг/мл, разработан проект упаковки препарата.

Правообладателем был заключен ряд договоров, направленных на совершенствование технологии и организации производства препарата «ВАЗОЛИН».

На основании изложенного представленные правообладателем материалы свидетельствуют о выполнении им в обозначенный период времени комплекса подготовительных мероприятий, направленных на выпуск в гражданский оборот на территории России фармацевтического препарата под обозначением «ВАЗОЛИН» («VASOLIN»), что не позволяет Палате по патентным спорам вынести решение о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 139442 в связи с его неиспользованием.

 

Вопрос 84.

Всегда ли требуется использование специальных познаний и проведение экспертизы продукции при установлении факта подделки товаров?

 

Ответ.

Как следует из Постановления от 07.12.2005 по делу N Ф08-5578/2005-2320А, вынесенного ФАС Северо-Кавказского округа, территориальный отдел территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском и Калининском районах (далее — управление) обратился в арбитражный суд с заявлением к предпринимателю без образования юридического лица о привлечении к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением суда от 15.08.2005 заявленные требования удовлетворены на том основании, что материалами дела подтверждается факт совершения предпринимателем административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что без проведения экспертизы управление не может установить подделку, неоснователен. Из материалов проверки усматривается и предпринимателем не оспорено, что реализуемые им товары имели явные признаки подделки. На них отсутствовали установленные официальным производителем обязательные для товаров данного вида подвесные этикетки с информацией об артикуле, размере, названии модели, восьмифлаговый лейбл, использовались молнии неизвестного производителя, тогда как компания «Adidas» использует только молнии компании «YKK». Выполнение вышивки на изделиях отличалось низким качеством (не выполнена обрезка нитей, точки обязательного соприкосновения логотипа и слова «Adidas» отсутствовали).

При очевидности несоответствия качества товара фирменному качеству необходимость в использовании специальных познаний для установления факта подделки реализуемой предпринимателем продукции и проведении экспертизы отсутствовала.

 

Вопрос 85.

Как оценивается охраноспособность объемных обозначений, представляющих собой форму бутылки для напитков?

 

Ответ.

Примером может служить рассмотрение заявки N 2008712521/50 с приоритетом от 22.04.2008, поданной на регистрацию ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», Москва (далее — заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение «с вытянутым длинным горлом, крышкой золотисто-зеленого цвета с овальной выемкой на тулове бутылки. Тулово слегка сужается в нижней части. Цвет бутылки зеленый. Форма бутылки не обусловлена только функциональностью. Общий фон товарного знака — белый».

з49

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров, поскольку не обладает различительной способностью, при этом форма бутылки является традиционной формой упаковки для товаров и обусловлена исключительно функциональным назначением (емкость, в которой реализуется товар).

Палата по патентным спорам признала доводы, изложенные в возражении, неубедительными и отметила следующее.

Заявленное объемное обозначение представляет собой бутылку зеленого цвета с золотисто-зеленой крышкой, длинным горлом, с покатыми плечами, туловом, которое слегка выступает в верхней и нижней частях и, впоследствии, сужается к дну бутылки. На тулове бутылки имеется овальная выемка. Бутылка закрыта крышкой с насечками по краям.

Форма заявленного обозначения в целом определяется ее функциональными свойствами и представляет собой бутылку для упаковки жидких товаров. Заявленная бутылка не обладает оригинальной запоминающейся формой, дающей качественно иной уровень восприятия. Наличие насечек на крышке бутылки обусловлено функциональными особенностями укупоривающей детали (крышка), позволяющими операции открытия (закрытия) бутылки. Выступы тулова в верхней и нижней частях формируют тулово бутылки таким образом, что позволяет ее более комфортно и устойчиво ощущать в руке. Наличие расположенной на тулове бутылки овальной выемки не изменяет общую форму заявленного обозначения, обусловленную его функциональным назначением (тара), и не придает ему различительную способность. Более того, данная выемка предназначена для размещения соответствующей этикетки и представляет собой широко используемый пример оформления бутылок.

Указанные элементы имеют конкретное функциональное назначение — обеспечивают удобство использования бутылки и являются характерными для стеклянных бутылок, в которых безалкогольные и алкогольные напитки предлагаются к продаже.

Относительно цветовой гаммы (золотисто-зеленая крышка, бутылка зеленого цвета) следует отметить, что она не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения потребителями с точки зрения ее индивидуализирующих способностей, поскольку использование данной цветовой гаммы для упаковки безалкогольных и алкогольных напитков является традиционным.

 

Вопрос 86.

Что делать, если право заявителя на обращение с ходатайством о предоставлении шестимесячного срока для обращения с заявлением о продлении срока действия регистрации товарного знака было заведомо ограничено, поскольку правовая охрана товарного знака была досрочно незаконно прекращена?

 

Ответ.

Если незаконность досрочного прекращения действия товарного знака будет доказана, то данный срок будет продлен, что следует из дела, в котором подобная ситуация была судом рассмотрена и оценена (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2007 г. N 09АП-15249/2007-АК).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.10.2007 отказано в удовлетворении заявления ООО «ЭТСУН» о признании незаконными действий Роспатента, выразившихся в отказе в продлении срока действия регистрации товарного знака «MARYAM» по свидетельству N 147395, и отказе в удовлетворении ходатайств о предоставлении 6-месячного срока после истечения срока действия регистрации для продления срока действия регистрации товарного знака и о восстановлении указанного срока в связи с его пропуском по уважительной причине.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости отмены обжалуемого судебного акта.

Как усматривается из материалов дела, регистрация товарного знака «MARYAM» по заявке N 96704906/50 с приоритетом от 17.04.1996 была произведена 16.10.1996 за номером 147395 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ на имя ЗАО «ЭТСУН», Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MARYAM» по свидетельству N 147395 полностью по причине его неиспользования непрерывно на территории Российской Федерации в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Рассмотрев в отсутствие правообладателя указанное заявление, Палата по патентным спорам приняла решение от 22.08.2005, которым досрочно прекратила правовую охрану товарного знака.

Данное решение Палаты было оспорено ЗАО «ЭТСУН» в Арбитражном суде г. Москвы, решением которого от 08.06.2006 по делу N А40-228/06-110-5 обществу было отказано в удовлетворении заявленных требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2006 названное решение отменено, решение Палаты от 22.08.2005 в отношении товара 30 класса МКТУ «чай» по свидетельству N 147395 ЗАО «ЭТСУН» признано недействительным.

Судом кассационной инстанции 28.02.2007 означенное Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда отменено, дело передано в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2007 решение Палаты от 22.08.2005 в отношении товара 30 класса МКТУ «чай» по свидетельству N 147395 ЗАО «ЭТСУН» признано недействительным.

После принятия судом апелляционной инстанции 31.10.2006 постановления о признании недействительным решения Палаты о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 22.11.2006 ЗАО «ЭТСУН» (ООО «ЭТСУН») обратилось в ФГУ ФИПС с заявлением о продлении срока действия регистрации товарного знака «MARYAM» по свидетельству N 147395.

Письмом ФГУ ФИПС от 05.12.2006 N 42/10спр 7696 в удовлетворении заявления отказано.

18.12.2006 общество обратилось в Роспатент с заявлением, в котором не согласилось с решением ФГУ ФИПС об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока действия регистрации товарного знака, просило восстановить шестимесячный срок для подачи ходатайства о продлении срока регистрации товарного знака и продлить срок действия регистрации товарного знака.

Роспатент письмом от 24.01.2007 N 23/15-13042 сообщил заявителю о правомерности действий ФГУ ФИПС, указав при этом, что правовая неопределенность в статусе товарного знака, которая была обусловлена оспариванием в судебном порядке решения Палаты по патентным спорам, не может расцениваться как препятствие для подачи соответствующего ходатайства о предоставлении шестимесячного срока после истечения срока действия регистрации товарного знака.

В данном письме Роспатент указал на то, что правообладатель имел право обратиться с ходатайством о продлении срока действия регистрации товарного знака начиная с 17.04.2005, притом что решение Палаты о прекращении правовой охраны товарного знака утверждено лишь 22.08.2005. Возможность восстановления срока действия регистрации товарного знака после истечения срока, установленного для осуществления данных действий, не предусмотрена Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и Правилами продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания (том 1, л.д. 19).

Суд апелляционной инстанции считает отказ Роспатента в продлении срока действия регистрации товарного знака «MARYAM» по свидетельству N 147395 и отказ в удовлетворении ходатайств о предоставлении 6-месячного срока после истечения срока действия регистрации для продления срока действия регистрации товарного знака и о восстановлении указанного срока незаконными, основываясь на нижеследующем.

Согласно статье 16 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины.

В соответствии с пунктом 1 Правил продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам N 27 от 03.03.2003, регистрация товарного знака и знака обслуживания в соответствии со статьей 16 Закона действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению обладателя исключительного права на товарный знак каждый раз на десять лет.

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что срок действия регистрации товарного знака может быть продлен только по заявлению обладателя исключительного права на товарный знак.

Между тем в настоящем случае, как следует из изложенных выше обстоятельств, ввиду досрочного прекращения правовой охраны товарного знака у заявителя в период действия решения Палаты по патентным спорам от 22.08.2005 отсутствовала предусмотренная Законом о товарных знаках возможность обращения в Роспатент с ходатайством о продлении срока, поскольку общество в указанный период по независящим от него причинам не являлось правообладателем.

Следовательно, право заявителя на обращение с ходатайством о предоставлении шестимесячного срока для обращения с заявлением о продлении срока действия регистрации товарного знака было заведомо ограничено, поскольку правовая охрана товарного знака была досрочно незаконно прекращена (что было установлено вступившим в законную силу судебным актом).

При этом право на обращение с соответствующим ходатайством возникло у заявителя с момента вступления в законную силу Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.05.2007 N 09-АП-4268/2007-АК по делу N А40-228/06-110-5, которым решение Палаты по патентным спорам от 22.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака признано недействительным.

Таким образом, коль скоро у заявителя по не зависящим от него причинам (в период действия и оспаривания в судебном порядке незаконного решения Палаты о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака) отсутствовала возможность воспользоваться предоставленным Законом правом на подачу соответствующего ходатайства в Роспатент, вывод о том, что на момент обращения общества в ФГУ ФИПС установленный Законом срок истек, представляется неправомерным.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции необоснованно принял во внимание утверждение Роспатента о том, что факт оспаривания в судебном порядке решения Палаты по патентным спорам не может расцениваться как препятствие для подачи соответствующего ходатайства о предоставлении шестимесячного срока после истечения срока действия регистрации товарного знака.

Суд апелляционной инстанции считает, что признание указанного решения Палаты по патентным спорам недействительным влечет восстановление правовой охраны спорного товарного знака и заявитель вправе поставить вопрос о продлении срока правовой охраны товарного знака по уважительным причинам либо о продлении срока на обращение с ходатайством правообладателя для продления срока действия регистрации товарного знака в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 16 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Вывод суда первой инстанции о том, что ООО «ЭТСУН» (созданное в ходе реорганизации ЗАО «ЭТСУН» в форме преобразования) не является законным правопреемником ЗАО «ЭТСУН» в отношении прав на товарный знак «MARYAM» по свидетельству N 147395, следует признать необоснованным.

При этом суд апелляционной инстанции считает необходимым в соответствии со ст. 201 АПК РФ в целях восстановления нарушенного права заявителя обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам рассмотреть вопрос о продлении срока действия регистрации товарного знака «MARYAM» по свидетельству N 147395.

В результате Роспатент продлил срок действия регистрации товарного знака N 147395.

 

Вопрос 87.

Можно ли взыскать через суд вознаграждение за использование товарного знака по лицензионному договору, не зарегистрированному в Роспатенте?

 

Ответ.

Позиция судов по данному вопросу иллюстрируется Постановлением ФАС МО от 14.05.2010 N КГ-А40/3841-10 по делу N А40-131747/09-110-922.

ООО «Русский охотничий стиль» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «Р.О.С. ХАНТЕР» о взыскании 125088 руб., составляющих: 96000 руб. — сумма вознаграждения за использование товарного знака по лицензионному договору и дополнительному соглашению к нему от 01.11.2008, 29088 руб. — пеня за просрочку уплаты денежных средств.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19 ноября 2009 года в иске ООО «Русский охотничий стиль» отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 февраля 2010 года указанное решение оставлено без изменения.

Суд установил, что лицензионный договор от 01.11.2008 не зарегистрирован в Роспатенте, в связи с чем в соответствии с пунктом 3 статьи 433 Гражданского кодекса Российской Федерации не считается заключенным. Отсутствие заключенного между сторонами зарегистрированного в Роспатенте договора явилось основанием для отказа в иске о взыскании вознаграждения.

 

Вопрос 88.

Как регулируется параллельный импорт оригинальных товаров, маркированных товарными знаками правообладателя?

 

Ответ.

Параллельный (или «серый») импорт как термин используется в отношении товаров, на которые нанесены охраняемые товарные знаки, но в широком смысле проблема параллельного импорта в равной мере касается любой продукции, в которой использованы иные объекты интеллектуальной собственности, в том числе охраняемые изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Полного единообразия в разрешении данного вопроса пока нет, но тенденция может иллюстрироваться в судебных решениях, отказавших таможне в праве пресекать ввоз оригинальных товаров.

Позиция судов, разрешающих параллельный импорт при ввозе оригинальных товаров, основана на Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. N 10458/08 (г. Москва).

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел заявление ООО «Генезис» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 по делу N А40-9281/08-145-128 и Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 по тому же делу.

Центральная акцизная таможня (далее — таможня) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ООО «Генезис» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания «Порше АГ» (Германия) (далее — компания).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 заявление таможни удовлетворено, с общества взыскано 30000 рублей административного штрафа с конфискацией автомобиля марки «PORSCHE CAYENNES».

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 решение оставлено без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора общество просит их отменить, ссылаясь на неправильное применение судами норм права, и отказать таможне в удовлетворении заявленного требования.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзывах на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей участвующих в деле лиц, Президиум считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено судами, 28.10.2007 через Выборгскую таможню согласно внешнеторговому контракту от 10.03.2007 N 001/07 и инвойса N 05/07/07-RTXO13 обществом ввезен автомобиль марки «PORSCHE CAYENNES» в состоянии, не пригодном для эксплуатации, заявленный 17.12.2007 к таможенному оформлению по грузовой таможенной декларации N 10009070/171207/0003120.

В таможню с заявлением о нарушении права на товарный знак 19.12.2007 обратилось общество с ограниченной ответственностью «Порше Руссланд», являющееся владельцем исключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации товарных знаков «PORSCHE» и «CAYENNE», зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

По данному факту таможней вынесено Определение от 21.12.2007 N 10009000-1347/2007 о возбуждении дела об административном правонарушении, проведено административное расследование, по результатам которого составлен протокол от 21.02.2008 об административном правонарушении.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения таможни в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

Удовлетворяя требование таможни, суды исходили из положений части 2 статьи 4 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках) и пришли к выводу о том, что за ввоз товара на территорию Российской Федерации, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя общество подлежит привлечению к ответственности, установленной статьей 14.10 КоАП РФ.

Однако судами не учтено, что в соответствии со статьей 14.10 КоАП РФ на юридических лиц может быть наложен административный штраф — от тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В данном случае автомобиль марки «PORSCHE CAYENNES», являющийся предметом правонарушения и подвергнутый судом конфискации, выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию Российской Федерации общество не может быть привлечено к ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты нарушают единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права, поэтому на основании пункта 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 303, пунктом 3 части 1 статьи 305, статьей 306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил:

— решение Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2008 по делу N А40-9281/08-145-128 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2008 по тому же делу отменить;

— Центральной акцизной таможне в удовлетворении заявления о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Генезис» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отказать.

Позиция, выраженная в вышеприведенном Постановлении Президиума ВАС РФ, стала применяться всеми арбитражными судами, и в качестве примера приведем извлечение из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2009 N 09АП-14602/2009-ГК по делу N А40-2250/09-51-27.

Компания «Каяба Коге Кабусики Кайся» («KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA») обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО «АВТОлогистика» о запрещении ответчику осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками «KYB» и «KAYABA», предлагать к продаже, в том числе в сети Интернет, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот на территории России или хранить с этой целью товары, маркированные товарными знаками «KYB» и «KAYABA».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2009 по делу N А40-2250/09-51-27 в удовлетворении требований, заявленных истцом, отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленного иска.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, ответчик, осуществив ввоз указанных выше товаров «амортизаторов, маркированных товарными знаками «KYB»/»KAYABA», на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя, нарушил исключительное право истца на принадлежащие ему товарные знаки, в связи с чем названный товар, являющийся контрафактным, подлежит изъятию из оборота и уничтожению.

Истец также полагает, что действия ответчика по размещению товарного знака «KAYABA» в предложениях о продаже товаров на интернет-сайте www.emex.ru являются незаконными и нарушают исключительное право истца на принадлежащий ему товарный знак.

Представитель компании «Каяба Коге Кабусики Кайся» («KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA») утверждает, что в отношении указанных выше товаров не наступило исчерпания исключительного права на товарный знак, так как они не были введены в оборот на территории Российской Федерации без согласия правообладателя, вследствие чего основания для освобождения ООО «АВТОлогистика» от ответственности в порядке ст. 1487 ГК РФ отсутствуют.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного акта.

Установлено, что истец — компания «Каяба Коге Кабусики Кайся» («KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA») является правообладателем товарных знаков «KYB» и «KAYABA» по свидетельствам N 212852 и N 208685 в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг: амортизаторы для автомобилей, системы подвесок для транспортных средств.

Как видно из материалов дела, ответчик — ООО «АВТОлогистика» — ввез на территорию Российской Федерации товары — амортизаторы, маркированные товарными знаками «KYB»/»KAYABA». Кроме того, ответчик на интернет-сайте www.emex.ru предлагает к продаже амортизаторы, маркированные указанными выше товарными знаками, правообладателем которых является истец.

Истец утверждает, что ответчик, осуществив ввоз указанных выше товаров — амортизаторов, маркированных товарными знаками «KYB»/»KAYABA», на территорию Российской Федерации без разрешения правообладателя, а также предлагая названные выше товары к продаже, нарушил исключительное право истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения компании «Каяба Коге Кабусики Кайся» («KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA») в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к выводу о недоказанности истцом нарушений ответчиком его исключительных прав на указанные выше товарные знаки и принял решение об отказе в удовлетворении заявленного иска.

По мнению судебной коллегии, данные выводы суда первой инстанции соответствуют требованиям действующего законодательства и являются правомерными.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Из п. 1 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака — это обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить товары, производимые одним лицом, от аналогичных товаров, производимых другими лицами.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ: путем размещения товарного знака на товарах, в том числе этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, и т.п.

Таким образом, из содержания положений п. 2 ст. 1484 ГК РФ следует, что под незаконным использованием товарного знака понимаются действия по незаконному размещению (воспроизведению) товарного знака на товарах, которые ввозятся на территорию Российской Федерации.

Данное положение соответствует и понятию контрафактных товаров, содержащихся в п. 1 ст. 1515 ГК РФ, согласно которому контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное до степени смешения обозначение.

Между тем истец в процессе судебного разбирательства не оспаривал, что вышеуказанные ввезенные на территорию Российской Федерации товары, а также товары, предлагаемые ответчиком к продаже на интернет-сайте www.emex.ru, являются оригинальными товарами, маркированными самим правообладателем товарных знаков «KYB» и «KAYABA».

Указанные выше обстоятельства обоснованно приняты судом первой инстанции как основания, свидетельствующие об отсутствии нарушения прав истца действиями ответчика, осуществившего ввоз поименованных выше товаров, маркированных товарными знаками «KYB»/»KAYABA».

Истец полагает, что единственным установленным законом ограничением исключительного права на товарный знак является принцип исчерпания, закрепленный в ст. 1487 ГК РФ, согласно которому не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия, а поскольку компания «Каяба Коге Кабусики Кайся» («KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA») никогда не разрешала ни ввозить на территорию России товары, маркированные вышеназванными товарными знаками, ни размещать данные товары в сети Интернет, указанные выше действия ответчика свидетельствуют о нарушении исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Однако, как установлено материалами дела и не оспаривается истцом, ответчиком осуществлен ввоз на территорию России оригинальных товаров, введенных в оборот на территории другого государства на законных основаниях с согласия правообладателя, что свидетельствует об исчерпании исключительного права истца на товарные знаки.

Таким образом, ввоз оригинальных товаров, произведенных, маркированных охраняемым в Российской Федерации товарным знаком и введенных в гражданский оборот самим правообладателем (или с его согласия), законно и возмездно приобретенных ответчиком на вторичном рынке вне территории Российской Федерации, а также предложение данных товаров ответчиком к продаже на интернет-сайте www.emex.ru, не является нарушением исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба компании «Каяба Коге Кабусики Кайся» («KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA») по изложенным в ней доводам является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

 

Вопрос 89.

Как рассматривается ввоз оригинального товара, маркированного обозначением, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком другого лица?

 

Ответ.

Рассматривается как противоправное действие, т.к. оригинальность самого товара как изделия не является основанием для использования на нем чужого товарного знака или сходного с ним до степени смешения, что подтверждено Постановлением ФАС МО от 28 июня 2010 г. N КА-А40/5083-10 по делу N А40-110442/09-17-842.

Калужская таможня обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ООО «ТК «Карамель Трейдинг» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Нестле Россия».

Решением от 25.12.2009 Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил заявленное требование и привлек ООО «ТК «Карамель Трейдинг» к административной ответственности по указанной норме с назначением ему наказания в виде взыскания штрафа в размере 30000 рублей с конфискацией товара, явившегося предметом правонарушения и задержанного по протоколу изъятия вещей от 22.06.2009.

Девятый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 02.03.2010 отменил решение арбитражного суда первой инстанции и отказал в удовлетворении заявленного требования. Также указал на необходимость возвращения обществу задержанного товара. При этом исходил из отсутствия в действиях ООО «ТК «Карамель Трейдинг» состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ.

Не согласившись с постановлением апелляционного суда, Калужская таможня подала кассационную жалобу, в которой просит его отменить как незаконное, оставив в силе решение арбитражного суда первой инстанции. При этом сослалась на неправильное применение апелляционным судом статей 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), неполное выяснение фактических обстоятельств дела. В частности, утверждала отсутствие у производителя спорного товара — ЗАО «Одессакондитер» (Украина) каких-либо прав на товарный знак «Ретро» и, как следствие, необоснованность оценки ввезенного ООО «ТК «Карамель Трейдинг» товара как не являющегося контрафактным, указала на доказанность факта наличия в действиях общества состава административного правонарушения.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) правильность применения норм материального и соблюдение норм процессуального права, суд кассационной инстанции находит обжалованное судебное постановление подлежащим отмене.

Как установили суды двух инстанций, ООО «ТК «Карамель Трейдинг» по ГТД N 10106030/200109/0000019, 10106030/250209/0000185, 10106030/300309/0000465, 10106030/010609/0000947, 10106030/220609/0001121 представило к таможенному оформлению в таможенном режиме «выпуск для внутреннего потребления» партию товаров — кондитерских изделий различных видов, в том числе конфет шоколадных «Люкс-Ретро байлес», «Люкс-Ретро фундук», производитель ЗАО «Одессакондитер», Украина, маркированных товарным знаком «Ретро».

Отделением защиты прав интеллектуальной собственности Калужской таможни установлено, что товарный знак «Ретро» зарегистрирован в установленном порядке на имя компании «Сосьете де Тродюи Нестле С.А.» (Швейцария) (свидетельство Роспатента на товарный знак N 144715), в соответствии с письмом которой от 08.06.2009 ни с ООО «ТК «Карамель Трейдинг», ни с производителем представленного к таможенному оформлению товара — ЗАО «Одессакондитер» (Украина) лицензионных договоров в отношении товарного знака не заключалось.

Данное обстоятельство послужило основанием для возбуждения в отношении ООО «ТК «Карамель Трейдинг» дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, составления 21.08.2009 протокола и последующего обращения таможни в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности по указанной норме Кодекса.

Делая вывод об отсутствии в действиях ООО «ТК «Карамель Трейдинг» состава административного правонарушения, апелляционный суд исходил из отсутствия в материалах дела доказательств контрафактности ввезенного обществом товара, указав, что спорные кондитерские изделия являются оригинальными товарами производства ЗАО «Одессакондитер».

Суд кассационной инстанции считает приведенный вывод ошибочным, основанным на неправильном применении норм материального права.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, образует незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Незаконным использованием товарного знака в силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) является, в частности, его незаконное размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров.

Размещение товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, относится пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ к способам использования товарного знака, служащим средством обеспечения исключительного права правообладателя на товарный знак, и является прерогативой правообладателя.

При рассмотрении дела судами установлено, что представленный обществом к таможенному оформлению товар «конфеты «Люкс-Ретро байлес», «Люкс-Ретро фундук», произведенные ЗАО «Одессакондитер» (Украина), маркирован обозначением «Ретро», сходным до степени смешения с зарегистрированным в установленном порядке в отношении однородных товаров и охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком «Ретро», права на который принадлежат компании «Сосьете де Тродюи Нестле С.А.» (Швейцария). При этом между указанной иностранной компанией и ЗАО «Одессакондитер» соответствующих лицензионных договоров не заключалось.

Таким образом, в силу приведенной выше нормы статьи 1515 ГК РФ обозначение «Ретро» на товаре воспроизведено незаконно, что свидетельствует о контрафактности товара.

Приведенная судом апелляционной инстанции в обоснование правомерности использования товарного знака ссылка на наличие выданных в установленном порядке сертификатов соответствия на товар также ошибочна.

В силу положений Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» сертификат соответствия представляет собой документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. Названный документ не может служить подтверждением правомерности использования товарного знака, которым маркирован товар.

Утверждение апелляционного суда о соответствии правовой позиции, приведенной в обжалованном судебном постановлении, позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 03.02.2009 N 10458/08, неосновательна. Указанные правовые позиции являются прямо противоположными.

С учетом изложенного обжалованное постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене на основании пункта 3 части 2 статьи 288 АПК РФ как принятое на основе неправильного применения норм материального права, а ранее принятое по делу решение суда первой инстанции — оставлению в силе.

Руководствуясь статьями 284 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2010 по делу N А40-110442/09-17-842 отменить, а решение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2009 по указанному делу оставить в силе.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code