В каких случаях используется критерий однородности товаров (услуг) при рассмотрении заявок и возражений в Роспатенте и судах

Вопрос 60.

В каких случаях используется критерий однородности товаров (услуг) при рассмотрении заявок и возражений в Роспатенте и судах?

 

Ответ.

В нормах четвертой части ГК РФ понятие «однородность» товаров упоминается в трех ситуациях. Условно назовем их тремя «китами», на которые может опираться правообладатель зарегистрированного товарного знака, будучи полноправным участником рыночных отношений.

Первым «китом», на который может смело опираться правообладатель, является норма права (п. 3 ст. 1484 ГК РФ), согласно которой никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании данной нормы правообладатель вправе запретить другим лицам использовать сходные с его товарным знаком обозначения при одновременном соблюдении условий:

— установлено использование тождественных или однородных товаров;

— установлено, что при использовании возникнет вероятность смешения в отношении индивидуализации лиц — производителей товаров.

Опубликовано достаточно большое число судебных решений, базирующихся на данной норме права, и собственно именно в этом состоит главное право правообладателя, активно позиционирующего на рынке собственные товары и не допускающего недобросовестную конкуренцию.

Вторым «китом», на который также может опираться правообладатель, является норма права (подпункты 2, 3 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), согласно которой не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

— с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

— с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В данной ситуации правообладатель использует свой товарный знак в качестве противопоставления регистрации, имеющей более поздний приоритет, для прекращения ее действия. Сайт Роспатента насыщен решениями (большинство из них поддержано судами различных инстанций), прекращающими действие регистраций по указанным основаниям.

Всем известно нашумевшее дело по возражению против регистрации товарного знака «AMRO Невское» по свидетельству N 241119 (Постановление Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06), перевернувшее многие представления об однородности товаров в контексте законодательства о товарных знаках, и мы не будем к нему возвращаться. Хотя нельзя не отметить, что посылы данного судебного решения к месту и без оного стали использоваться экспертизой значительно активнее и шире.

Не менее интересно в отношении оценки однородности услуг дело N А40-28420/07-133-185 (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2008 г. N 09АП-890/2008-АК), в котором некоторые услуги отнесены к однородным, так как являются сопутствующими тем видам деятельности, которые указаны в противопоставлении.

Суд поддержал решение Палаты по патентным спорам о том, что услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству N 281264: бронирование билетов на спектакли; сочинение музыки; субтитрование; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи, однородны услугам противопоставленного товарного знака: телевизионные передачи развлекательные, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу), поскольку относятся к услугам одного рода, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, могут оказываться в процессе предоставления услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. При этом развлекательные телевизионные передачи, подготовка радио- и телевизионных программ, развлечения (шоу) однородны услугам противопоставленного товарного знака, поскольку они являются сопутствующими, так как при подготовке радио- и телевизионных программ, а также в процессе проведения развлечений (шоу) оказываются услуги по формированию цифрового изображения и фотографированию. Такие услуги, как «сочинение музыки, написание сценариев, услуги оркестров», оказываются при подготовке радио- и телевизионных программ, являются неотъемлемой частью самого процесса создания развлекательных мероприятий (шоу), радио- и телепрограмм. Более того, развлечение является родовым понятием по отношению к услугам оспариваемого товарного знака «сочинение музыки, написание сценариев, услуги оркестров». Таким образом, «развлечение (шоу)» является комплексной услугой, включающей в себя в том числе услуги оспариваемого товарного знака — сочинение музыки, написание сценариев, услуги оркестров, фотографирование.

Третьим «китом», на которого может опираться правообладатель, являются нормы права, изложенные в п. п. 1 и 2 ст. 1486 ГК РФ, но вот именно они не должны создавать иллюзий о допустимости применения в данной ситуации доктрины однородности товаров.

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1486 ГК РФ:

«1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

  1. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку».

Обратим внимание на текст в п. 2, содержание которого включает определение условия использования товарного знака. Во-первых, использование товарного знака является следствием реализации исключительного права на товарный знак путем его размещения на товарах и иным образом. Перечень возможных форм использования товарного знака представлен в подпунктах 1 — 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, но при этом в первом абзаце п. 2 этой статьи однозначно указано, что речь идет о товарах, на которые распространяется действие регистрации:

«Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака…»

На однородные товары нет и намека, указаны только товары, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Во-вторых, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку, никак не связано с видами товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, что также исключает какую-либо возможность оперирования однородностью товаров.

Таким образом, третий «кит» позволяет правообладателю доказать использование своего товарного знака, только если будут представлены сведения об использовании товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, но во внимание не могут приниматься сведения об использовании однородных товаров независимо от толкования понятия «однородный товар» <31>.

———————————

<31> Понятие «однородный товар» имеет разное толкование, зависящее от области его использования. В товароведении и материаловедении используется принцип подчинения род-вид, в законодательстве о товарных знаках — в том числе возможность введения в заблуждение потребителей и т.п.

 

Иными словами, два первых «кита» позволяют правообладателю охватить исключительным правом с запретительной функцией более широкую сферу рынка с учетом широкого толкования однородности товаров, а третий «кит» обязывает правообладателя представлять в свою защиту доказательства использования товарного знака в отношении только тех товаров, на которые непосредственно распространяется полученная регистрация.

В последнем случае правообладатель, конечно, может прибегать к доказательству использования товаров, однородных с теми, которые указаны в регистрации, но только в контексте толкования понятия «однородность» как подчинение товаров по принципу род-вид и без какой-либо аргументации в отношении общего круга потребителей и условий реализации. Например, указание в перечне товаров и услуг зарегистрированного товарного знака таких товаров, как кондитерские изделия, позволяет правообладателю представить в качестве доказательства сведения об использовании товарного знака на упаковках конфет. А указание в перечне товаров и услуг зарегистрированного товарного знака таких товаров, как конфеты, не позволяет правообладателю в качестве доказательства использования товарного знака представить сведения об использовании товарного знака на упаковках печенья. Конечно, представить он их может, но нормы Кодекса не позволяют их принять в качестве надлежащих доказательств.

Может сложиться мнение, что в нормах по неиспользованию товарного знака ошибочно пропущена возможность представления доказательств использования однородных товаров, однако это не так. Законодатель еще в Законе о товарных знаках исходил из следующих взаимоувязанных принципов:

— в интересах рынка правообладатель должен использовать товарный знак в отношении тех товаров, которые указаны в регистрации, а при его неиспользовании в отношении именно этих товаров регистрация может быть прекращена досрочно;

— в интересах правообладателя закон, предоставляя исключительное право, охраняет монополию, полученную правообладателем, и препятствует третьим лицам использовать или регистрировать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком правообладателя и способные ввести в заблуждение потребителя относительно товаров или их изготовителей, в том числе в отношении однородных товаров.

И последнее замечание, связанное с «доктриной» однородности товаров. Одним из подтверждений невозможности ее произвольного расширительного толкования может служить спор в отношении регистрации товарного знака N 266984 «Русская горка», фабула которого состояла в следующем.

В 2005 г. Федеральная антимонопольная служба России вынесла решение о признании недобросовестной конкуренцией приобретение и использование исключительного права на данный товарный знак в отношении алкогольных продуктов по 33 классу МКТУ. Получив данное решение, Роспатент направил в ФАС России запрос, содержание которого не опубликовано, но из судебного дела следует: Роспатент интересовало мнение ФАС России о возможности признания недобросовестной конкуренции не только в отношении алкогольной продукции по 33 классу, но и в отношении товара — пиво по 32 классу, который Роспатент периодически считает однородным с алкогольным продуктом — водка. Это само по себе весьма спорно, если, конечно, не исходить из позиции, что у нас еще принято водку запивать пивом под лозунгом «Водка без пива — деньги на ветер».

Получив ответ из ФАС России, Роспатент, правомерно признав регистрацию недействительной в отношении товаров 33 класса (алкогольные напитки), по своей инициативе также признал регистрацию недействительной в отношении товара «пиво», посчитав, что обладает правом самостоятельно расширить круг товаров до однородных (по его мнению). При этом Роспатент опирался не на решение ФАС России, а на письмо, содержащее существенное изменение резолютивной части решения, вынесенного комиссией ФАС России.

Суд пришел к выводу, что анализ текста решения ФАС России свидетельствует о том, что вопрос недобросовестной конкуренции в отношении товара «пиво» комиссией ФАС не исследовался. Было отмечено, что разъяснения по решениям, принятым ФАС России, даются только комиссией, принявшей ранее соответствующее решение, и должны иметь форму определения. В итоге суд пришел к выводу о признании незаконными действий Роспатента в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 266984 в отношении товара «пиво» и обязал Роспатент совершить действия по восстановлению прав ООО «Ариона-Сервис» на товарный знак по свидетельству N 266984 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

Решение было поддержано в судебных инстанциях. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ своим Определением от 17 декабря 2007 г. N 11490/07 отказал Роспатенту в передаче дела в Президиум ВАС РФ, отметив, в частности, следующее: «Довод Роспатента о том, что в соответствии со ст. 28 Закона о товарных знаках он может самостоятельно принять решение об аннулировании регистрации товарного знака в отношении однородных товаров, отвергнут судами со ссылкой на превышение полномочий, так как основанием для прекращения охраны товарного знака является решение компетентного антимонопольного органа».

 

Вопрос 61.

Как серия товарных знаков позволяет оградить от появления сходных до степени смешения регистраций?

 

Ответ.

Под серией товарных знаков понимаются зарегистрированные на имя одного правообладателя обозначения, сравнение которых между собой позволяет выявить явно выраженные доминантные элементы, по которым запоминаются все товарные знаки независимо от их модифицированных отображений.

Ранее зарегистрированная серия товарных знаков, широко используемая для маркировки выпускаемой продукции, может послужить основанием для прекращения регистрации не только единичных товарных знаков, но и товарных знаков, которые также образуют свою серию. Примером такого столкновения является аннулирование товарных знаков (289990, 336436, 338602, 338603, 413659, 415116, 413662), образующих серию, включающую элемент «КИНОВСКИЙ», на основании ранее зарегистрированной серии товарных знаков (289759, 310972, 317361, 333034), включающих доминирующий элемент «КиН», в отношении спиртных напитков по 33 классу МКТУ.

з40з38

з37

з36

В качестве примера оснований прекращения действия регистрации приведем извлечение из решения в отношении товарного знака N 338602.

Палата по патентным спорам Роспатента рассмотрела возражение, поданное ОАО «Объединенная компания», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны объемному товарному знаку по свидетельству N 338602, при этом установлено следующее.

Регистрация объемного товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» по заявке N 2006717361/50 с приоритетом от 26.06.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2007 за N 338602 на имя ООО «Рекона», Москва (далее — правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Товарный знак по свидетельству N 338602 представляет собой бутылку-фляжку с винтовой пробкой, этикеткой и кольереткой. Форма этикетки близка к вертикально ориентированному прямоугольнику, слегка зауженному к основанию, с фигурной верхней кромкой, ассиметричной относительно вертикальной оси симметрии. Темно-синяя этикетка обрамлена тремя полосами разной ширины кремового и бронзового цвета. Центральную часть этикетки занимает словесный элемент «КИНОВСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом с заглавными буквами «К» и «Н», при этом часть словесного элемента «КиН-» выделена золотым цветом, а остальная часть слова выполнена кремовым цветом. Между пробкой и этикеткой расположена кольеретка в виде слегка вытянутого по горизонтали овала темно-синего цвета, обрамленного полосой бежевого цвета, внутри овала вписан круг бронзового цвета, слегка вытянутый по вертикали.

В возражении, поступившем в Роспатент 25.05.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 338602 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и оспариваемый объемный товарный знак со словесным элементом «КИНОВСКИЙ», зарегистрированный в отношении товаров 33 класса МКТУ, вводит в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, поскольку его внешний вид совпадает с линейкой коньяков «КИНОВСКИЙ», производителем которых является московский завод «КиН», производящий алкогольную продукцию (ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН»), на происхождение товара указывает акцентированная часть названия продукта, общая с названием компании; коньяк «КИНОВСКИЙ» выпускается ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» с 2005 года, в силу чего для потребителя ассоциируется именно с ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», который на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлся правообладателем ряда товарных знаков, действовавших в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, следует, что оспариваемый объемный товарный знак со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» совпадает по форме с продукцией, производителем которой является «МВКЗ «КиН», при этом обозначение «КИНОВСКИЙ», присутствующее на этикетке, является названием линейки коньяков, образовано от оригинальной части фирменного наименования «КиН», несущего основную индивидуализирующую функцию определенного юридического лица — ОАО «МВКЗ «КиН», и включает в себя оригинальную часть фирменного наименования «КиН», поскольку в этикетке эта часть слова визуально выделена.

Из представленных материалов следует, что формирование так называемого «КиНовского» стиля коньяков, ставшего «гарантией качества и хорошего вкуса», началось с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а обозначение «КиН» однозначно ассоциируется с фирменным наименованием определенного юридического лица — ОАО «МВКЗ «КиН», поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака получило известность как у дистрибьюторов и представителей розничного направления, так и у конечных потребителей, что отмечено в юбилейном выпуске журнала «Команда «КиН» (декабрь 2005).

Широкая рекламная кампания по продвижению товаров (коньяка), маркированного товарным знаком «КиНОВСКИЙ», включая информацию, размещенную на сайтах Интернета, в журналах и на телевидении, доступных неопределенному числу лиц, разработка фирменного стиля, изготовление полиграфической продукции также способствовали формированию у потребителя устойчивой ассоциативной связи обозначения «КиН» и производного от него прилагательного «КиНОВСКИЙ» с определенным юридическим лицом — ОАО «МВКЗ «КиН».

Таким образом, оспариваемый товарный знак, представляющий собой объемное обозначение, содержащее словесный элемент «КиНовский», образованное от фирменного наименования конкретного юридического лица и являющегося средством его индивидуализации, был неправомерно зарегистрирован на имя другого юридического лица, не имеющего к нему никакого отношения, т.е. на дату приоритета товарного знака содержал недостоверную информацию, способную ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Что касается заключения лицензионного договора N РД0053784, то данное обстоятельство не устраняет неправомерность принятия решения о регистрации товарного знака, содержащего обозначение, индивидуализирующее конкретное юридическое лицо, на имя другого юридического лица. Кроме того, лицензионный договор зарегистрирован позднее даты приоритета указанного товарного знака. Иных документов, отражающих партнерские отношения правообладателя и ОАО «МВКЗ «КиН», представлено не было.

Письмо-согласие ОАО «МВКЗ «КиН» на регистрацию оспариваемого объемного товарного знака со словесным элементом «КИНОВСКИЙ» на имя ООО «Рекона», упомянутое в отзыве правообладателя, отсутствует в материалах заявки. Кроме того, наличие такого письма не снимает вышеуказанных оснований для признания оспариваемого товарного знака вводящим в заблуждение относительно производителя товара, поскольку данное основание относится к абсолютным, а письмо — согласие предоставляется владельцем противопоставленных товарных знаков для снятия оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, которые в данном возражении отсутствуют.

Довод правообладателя о том, что на этикетках указывается действительный производитель продукции, что исключает возможность введения в заблуждение потребителя, следует признать неубедительным, поскольку оценке подлежит непосредственно средство индивидуализации без учета возможностей его использования на товаре.

Таким образом, довод возражения о том, что регистрация товарного знака «КИНОВСКИЙ» по свидетельству N 338602 была произведена с нарушением действовавшего на дату приоритета товарного знака законодательства, а именно пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать убедительным.

 

Вопрос 62.

Может ли российский заявитель зарегистрировать на свое имя товарный знак, в котором воспроизведено иностранное географическое наименование?

 

Ответ.

При соблюдении определенных условий — может. Примером является рассмотрение возражения против отказа в регистрации словесного обозначения «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА».

Палата по патентным спорам Роспатента рассмотрела возражение, поданное обществом с ограниченной ответственностью «Миллениум-Аква», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009719632/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке N 2009719632/50 с приоритетом от 13.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой словосочетание «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА», выполненное оригинальным шрифтом на фоне изображения озера, обрамленного горами, покрытыми лесными массивами.

Регистрация товарного знака испрашивается в цветовом сочетании: белый, черный, охра, оранжевый, голубой, серый, желтый, синий, коричневый, светло-зеленый, темно-зеленый, бежевый, бордовый.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 12.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «РИЦА», представляющий собой название горного озера — главной достопримечательности Абхазии (см. Российский энциклопедический словарь. М.: Научное издание «Большая Российская энциклопедия», 2001. С. 1331). В связи с этим заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товара, так как заявителем является российское юридическое лицо.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2010 и дополнениях к возражению от 17.09.2010 и 11.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

— в словосочетании «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА» логическое ударение падает на слово «ЛЕГЕНДА»;

— словосочетание «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА» ассоциируется с народными легендами о происхождении озера Рица, в связи с чем основания для введения потребителя в заблуждение отсутствуют;

— существует большое количество регистраций товарных знаков, содержащих элемент «ЛЕГЕНДА» и подобные географические наименования, принадлежащих правообладателям, находящимся в другом регионе, например: N 238736 «Легенда Балкан», N 368843 «Легенда Баязет», N 350271 «Легенды Якутии», N 276991 «Грузинская легенда» и др.;

— согласно проведенному заявителем маркетинговому исследованию заявленное обозначение будет выделяться на витрине, и его восприятие не будет вызывать затруднение у производителей.

С учетом данных аргументов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 12.07.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены:

1) распечатка легенды о происхождении озера Рица;

2) материалы отчета об исследовании рынка минеральной воды.

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке N 2009719632/50 представляет собой словосочетание «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА», выполненное оригинальным шрифтом на фоне изображения озера, обрамленного горами, покрытыми лесными массивами.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки в цветовом сочетании: белый, черный, охра, оранжевый, голубой, серый, желтый, синий, коричневый, светло-зеленый, темно-зеленый, бежевый, бордовый.

Анализ указанных в заключении экспертизы сведений показал следующее.

Словесный элемент «РИЦА» действительно представляет собой название горного озера — достопримечательности Абхазии (см. Российский энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. С. 1331).

Вместе с тем согласно сведениям из Википедии (см. http://ru.wikipedia.org), озеро Рица и прилегающие к нему территории относятся к Рицинскому заповеднику и там отсутствует промышленное производство. Кроме того, словесная часть заявленного обозначения представляет собой словосочетание «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА», подразумевающее под собой не сам географический объект, а некую легенду о его происхождении.

Таким образом, в целом словосочетание «ЛЕГЕНДА ОЗЕРА РИЦА» не указывает на место производства приведенных в перечне товаров 32 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ. Следовательно, основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его производства отсутствуют.

В связи с этим регистрация товарного знака по заявке N 2009719632/50 в отношении вышеуказанных товаров и услуг удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

 

Вопрос 63.

Законом определено, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом. Какова практика Роспатента и судов по признанию лица заинтересованным в совершении указанного действия?

 

Ответ.

Практика Роспатента основана на содержании информационного письма от 20 мая 2009 г. N 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием». Практика судов весьма противоречива, в связи с чем целесообразно обратиться к извлечению из Определения о передаче дела в Президиум ВАС РФ N ВАС-14503/10, Москва, 20.12.2010. Ответы на вопрос по существу выделены в тексте полужирным шрифтом.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе… рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «КАЗАЧЬЕ» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2010 по делу N А40-77602/09-15-252 и Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.07.2010 по тому же делу, принятых по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Казачье» (Ставропольский край, далее — общество) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Роспатент) и федеральному государственному учреждению «Федеральный институт промышленной собственности, патентам и товарным знакам» (далее — Палата по патентным спорам) о признании незаконным решения Роспатента от 23.03.2009 о прекращении делопроизводства по заявлению общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Стрижамент/Strigament» по свидетельству N 249971.

Другие лица, участвующие в деле: третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, — открытое акционерное общество «Ставропольский ликероводочный завод «Стрижамент» (далее — ликероводочный завод), общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Стрижамент» (далее — торговый дом).

Суд установил: решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В апелляционной инстанции законность и обоснованность решения не проверялись.

Федеральный арбитражный суд Московского округа Постановлением от 12.07.2010 решение суда первой инстанции оставил без изменения.

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора общество указывает на нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права.

Рассмотрев заявление общества, изучив материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований, предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Судом установлено, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «Стрижамент/Strigament» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2003 за N 249971 с приоритетом от 20.04.1999 в отношении товаров 30, 33 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), на имя ликероводочного завода.

Общество 10.10.2008 обратилось с заявлением в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива), в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче заявления общество указало, что является производителем алкогольной продукции с местонахождением в Ставропольском крае, в котором расположена гора Стрижамент, что 02.11.2007 им в Роспатент была подана заявка N 2007733975 на регистрацию товарного знака «Стрижамент/Strigament» в отношении 32, 33 классов МКТУ, оплачены все установленные пошлины за подачу заявки и тариф за проведение поиска в автоматизированной базе данных товарных знаков Роспатента, а также заключен возмездный договор с патентным поверенным Российской Федерации.

Оспариваемым решением Роспатента от 23.03.2009 прекращено делопроизводство по заявлению общества со ссылкой на пункт 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 1.12 и 5.2 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее — Правила).

Роспатент мотивировал решение тем, что у общества отсутствует заинтересованность в добросовестном приобретении исключительных прав на обозначение «Стрижамент» в отношении алкогольной продукции.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования о признании решения Роспатента недействительным, суд первой инстанции исходил из того, что применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак.

Поскольку заявителем не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ по свидетельству N 249971 создает какие-либо препятствия для осуществления обществом предпринимательской деятельности, суд сделал вывод о том, что заявитель не может быть признан заинтересованным лицом.

Суд также счел, что сами по себе факты подачи заявки N 2007733975 на регистрацию товарного знака «Стрижамент/Strigament», оплаты государственной пошлины и услуг представителя не свидетельствуют о заинтересованности лица в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Кроме того, суд сослался на отсутствие доказательств намерения общества или его готовности к производству, продаже или иному введению в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент «Стрижамент/Strigament».

Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Между тем суды не учли следующее.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Суды неправильно истолковали приведенную норму права, поскольку из ее буквального значения не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Поэтому применительно к части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Из материалов дела следует, что общество является производителем товаров 33 класса МКТУ, поскольку заявителем были представлены лицензия от 23.10.2007 N 1909 на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (водки), а также сведения об объемах произведенной алкогольной продукции за 2009 год.

Ранее Роспатент отказал обществу в регистрации товарного знака по заявке N 2007733975 с тождественным словесным обозначением «Стрижамент/Strigament» для использования его при производстве и реализации однородных товаров 33 класса МКТУ, для которых в том числе был зарегистрирован спорный товарный знак на имя ликероводочного завода.

В связи с изложенным не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывод суда об отсутствии доказательств намерения общества по введению в гражданский оборот однородных товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент «Стрижамент/Strigament».

Доказательств недобросовестного поведения истца и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется.

При таких обстоятельствах выводы Роспатента и судов о том, что общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, являются необоснованными.

Кроме того, Роспатент прекратил делопроизводство по заявлению общества со ссылкой на пункты 1.12 и 5.2 Правил, поскольку при рассмотрении заявления были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия заявления к рассмотрению.

Между тем подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака незаинтересованным лицом не отнесена Правилами к обстоятельствам, исключающим возможность принятия заявления к рассмотрению.

В связи с изложенным оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации и нарушает права и законные интересы общества, поэтому в силу статей 198, 200 и 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит признанию недействительным, а заявление общества должно быть рассмотрено Роспатентом по существу.

При названных обстоятельствах судебные акты нарушают единообразие в применении судами норм права, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 300, 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд определил передать в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации дело N А40-77602/09-15-252 Арбитражного суда г. Москвы для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда г. Москвы от 03.02.2010 и Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.07.2010.

 

Вопрос 64.

Как Роспатент учитывает форс-мажорные обстоятельства при рассмотрении заявления о неиспользовании товарного знака?

 

Ответ.

Роспатент учитывает форс-мажорные обстоятельства, которые могут возникнуть по любому взаимодействию заявителя или правообладателя с Роспатентом, и практика может быть иллюстрирована принятием решений об отказе в удовлетворении заявления о прекращении регистрации комбинированных товарных знаков N 139849, 141057, 194148, включающих словесное обозначение «КАРМАДОН», «KARMADON», действующих в отношении товара «минеральная вода».

Отказывая в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия регистрации указанных товарных знаков, Палата по патентным спорам приняла во внимание следующее.

Представленные правообладателем документы показывают, что в результате схода ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году завод по производству минеральной воды «КАРМАДОН» разрушен и погребен под пятнадцатиметровым слоем селевого потока. Собственником разрушенного объекта является правообладатель указанных товарных знаков.

При этом согласно документам в 2006 — 2007 годах произошло несколько крупных оползней, которые разрушили восстанавливаемую правообладателем железную дорогу к скважине и повредили саму скважину по добыче минеральной воды «КАРМАДОН».

Данные обстоятельства коллегия Палаты по патентным спорам соотносит как чрезвычайные и непредотвратимые (форс-мажор), при этом сход указанного ледника носит непредвиденный характер и расценивается в качестве природной катастрофы, стихийного явления. В данном случае анализируемые обстоятельства соотносятся с непреодолимой силой и проистекают независимо от воли человека. Следовательно, правообладатель не имел возможности производить товар, оказывать услуги в исследуемый период времени, вводить их в гражданский оборот, то есть должным образом использовать товарный знак по независящим от него причинам.

Следует отметить, что согласно документам правообладателем в течение 2005, 2006 гг. предпринят ряд действий по восстановлению принадлежащего ему объекта. В частности, к этим действиям коллегией отнесены: земляные работы по восстановлению собственной скважины, строительство горной дороги к скважинам минеральной воды, подготовка вагонов под погрузку цистерн, исследование состава воды. При этом более ранние работы по восстановлению утраченного завода не представлялись возможными из-за большой массы тающих ледовых наносов.

Таким образом, довод лица, подавшего заявление, о том, что правообладатель располагал достаточным временем для восстановления принадлежащего ему объекта, признан неубедительным и носит субъективный характер.

Вышеизложенное позволяет коллегии сделать вывод об осуществлении целенаправленных действий со стороны правообладателя по подготовке использования товарных знаков после природной катастрофы, имеющей непредвиденный характер.

В исследуемый период времени правообладатель не имел возможности использовать товарные знаки с использованием собственных производственных мощностей ввиду независящих от него обстоятельств.

 

Вопрос 65.

Как влияет отсутствие предупредительной маркировки о наличии охраняемого товарного знака на установление противоправного использования товарного знака?

 

Ответ.

Под предупредительной маркировкой понимается «знак охраны товарного знака», возможность использования которого предусмотрена статьей 1485 ГК РФ, согласно которой правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы R или латинской буквы R в окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

Ответ на вопрос отражен в судебном споре относительно использования комбинированного товарного знака N 295769, включающего словесное обозначение «BOLING LTD» и находящийся над ним графический элемент в виде изображения летучей мыши, помещенный в незавершенный круг.

При рассмотрении кассационной жалобы ОАО «Ситалл» на решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, ФАС Северо-Западного округа в Постановлении от 14.07.2008 по делу N А56-8725/2007 признал несостоятельным довод подателя жалобы об отсутствии предупредительной маркировки, поскольку ее использование является правом, а не обязанностью собственника товарного знака. Не может быть принят во внимание и довод подателя жалобы о том, что ответчик не знал о регистрации товарного знака. Сведения о регистрации и соответственно правовой охране обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, являются общедоступными. То обстоятельство, что ответчик не обладал указанными сведениями, не может быть признано основанием для освобождения его от гражданско-правовой ответственности за незаконное использование товарного знака.

 

Вопрос 66.

Имеет ли право суд взыскать сумму компенсации, установленную п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием при определении ответственности за незаконное использование товарного знака?

 

Ответ.

Согласно разъяснению, данному в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Именно таким образом поступил суд (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2010 N 09АП-27156/2010 по делу N А40-34275/10-19-236) при установлении размера компенсации за противоправное использование ответчиком товарного знака N 383677, уменьшив испрашиваемую истцом компенсацию в размере 5000000 руб. за нарушение исключительного права до размера в 100000 руб., учитывая длительность и характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя и другие обстоятельства настоящего дела.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code