Может ли изобразительный элемент в комбинированном товарном знаке рассматриваться как доминирующий для целей индивидуализации товара

Вопрос 49.

Может ли изобразительный элемент в комбинированном товарном знаке рассматриваться как доминирующий для целей индивидуализации товара?

 

Ответ.

Может. Примером является рассмотрение возражения в Палате по патентным спорам Роспатента по заявке N 2008724464/50 с приоритетом от 01.08.2008 на комбинированное обозначение в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение является комбинированным, в состав которого входит занимающий доминирующее положение изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, напоминающей прямоугольник со скругленными углами, в центре которого по диагонали вписаны цифры 36 и 7, разделенные точкой. Кружок наверху справа и латинская буква «C» означают градус по Цельсию, т.е. норму температуры человеческого тела. Внизу под цифрами помещено стилизованное изображение медицинского термометра с ртутным столбиком и шкалой, вдоль которой видны цифры 35, 36, 37. Словесный элемент «АПТЕКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

з33

Экспертиза ФИПС Роспатента отказала в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков с элементом по свидетельствам N 339487 с приоритетом от 28.04.2007, N 347373 с приоритетом от 13.12.2006, N 345855 с приоритетом от 28.08.2007, зарегистрированных на имя «КЛАДА ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД», г. Никосия, Перистерона, Теодору Колокотрони Стрит, 17, Республика Кипр, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ. Экспертиза отметила, что опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте связана с тем, что в настоящее время сеть аптек «36.6» является лидером в области торговли товарами 03, 05 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам Роспатента поддержала решение экспертизы и отметила следующее.

Следует учесть, что при восприятии заявленного комбинированного обозначения в первую очередь обращает на себя внимание изобразительная композиция с цифровыми элементами «36.7», усиленная изображением данной температуры на шкале термометра.

Противопоставленный товарный знак N 339487 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, внутри которого в овал помещены словесные элементы «Добрая забота», а также выполненные в верхней правой части овала в круге цифровые элементы , разделенные стилизованным изображением сердца. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29 классов МКТУ.

з32

Противопоставленный товарный знак N 347373 является комбинированным, в состав которого входят словесные элементы «med response», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга, содержащего цифровые элементы . Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

з31

Противопоставленный комбинированный товарный знак 345855 включает словесный элемент «NaturAge», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере, и изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположены цифры и изображение сердца. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26 классов МКТУ.

з30

Все противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе один и тот же запоминающийся изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположены цифры , разделенные между собой стилизованным изображением сердца, принадлежащие одному и тому правообладателю и образующие серию товарных знаков. Этот элемент, несмотря на отсутствие визуального доминирования, может рассматриваться как важный для индивидуализации товара.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы и «36.7», которые сходны по звучанию и имеют одинаковое смысловое значение, означающее показание нормальной температуры человеческого тела и ассоциирующееся со здоровьем в целом. Причем указанные элементы в сравниваемых обозначениях выполняют индивидуализирующую функцию. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что сопоставляемые знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставляемые товары 03, 05 классов МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках, являются однородными, поскольку полностью совпадают или соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, применение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков и однородность товаров 03, 05 классов МКТУ, у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кроме того, сеть аптек, маркированная товарным знаком , хорошо известна российскому потребителю и положительно зарекомендовала себя на рынке в отношении выпускаемой продукции лекарственного назначения, в связи с чем маркировка однородных товаров сходным до степени смешения товарным знаком способна породить в сознании потребителя ассоциации, которые не соответствуют действительности, и привести к смешению сравниваемых обозначений на рынке сходных товаров.

 

Вопрос 50.

Почему на один и тот же товарный знак со словесным обозначением «Золото Дагестана» в отношении одинаковых товаров зарегистрировано два товарных знака на имя разных производителей алкогольной продукции? Почему такое происходит в Роспатенте?

 

Ответ.

Объяснение одно — экспертизой Роспатента допущена ошибка, а ее причины, вероятнее всего, кроются в плохо организованном контроле над рассмотрением тождественных по сути товарных знаков, начиная от поступления заявок и завершая регистрацией в государственном реестре. В отношении обозначений, сходных до степени смешения, такие ситуации возможны, т.к. признание степени смешения зависит от ряда субъективных факторов, в т.ч. определяется индивидуальным восприятием сравниваемых обозначений разными категориями экспертов и потребителей. Что касается тождественных по существу словесных обозначений, семантику и фонетику которых невозможно спутать, то столкновения между такими обозначениями (в отношении идентичных товаров) не сложно предотвратить при отлаженной системе контроля за делопроизводством подобных заявок. Такие ситуации могут иметь место в отношении международных заявок, информация о которых поступает в ФИПС из Международного бюро со значительным опозданием.

Для своевременного разрешения подобных коллизий между заявками предусмотрена норма по п. 4 ст. 1499 ГК РФ, согласно которой решение Роспатента о регистрации товарного знака может быть пересмотрено самим Роспатентом, но до фактического осуществления государственной регистрации. После свершившейся государственной регистрации возможно только опротестование более позднего зарегистрированного товарного знака.

Государственную регистрацию по российским заявкам тождественных по фонетике и семантике словесных обозначений, слова в которых имеют однозначное значение, иначе как досадным «ляпсусом» не назвать. Именно такой «ляпсус» произошел в отношении словесного обозначения «Золото Дагестана», которое, как ни пиши — строчными или заглавными буквами или их сочетанием, все равно остается по фонетике и семантике однозначным словосочетанием — «Золото Дагестана».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 391945 по заявке N 2008728938/50 с приоритетом от 09.09.2008 был зарегистрирован 20.10.2009 на имя ОАО «Дербентский коньячный комбинат» в отношении товаров 33 класса — алкогольные напитки (за исключением пива) и был изображен полностью заглавными буквами — «ЗОЛОТО ДАГЕСТАНА».

Оспариваемый товарный знак N 391945 «ЗОЛОТО ДАГЕСТАНА» является сходным (по изображению) до степени смешения, а по фонетике и семантике — тождественным принадлежащему иному лицу — ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» товарному знаку N 418054 «Золото Дагестана» с более ранним приоритетом от 17.07.2007 по заявке N 2007721696/50 в отношении идентичных товаров — алкогольные напитки (за исключением пива).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На сегодня решением Роспатента товарный знак с более поздним приоритетом аннулирован.

 

Вопрос 51.

Может ли подтвердить использование словесного товарного знака, зарегистрированного в кириллице, представление доказательств, подтверждающих использование товарного знака, изображенного в латинице?

 

Ответ.

При соблюдении определенных условий — может, и примером может служить спор, рассмотренный Роспатентом в 2010 г. Трудно было представить, что кто-то попытается аннулировать товарный знак TEFLON, написанный буквами кириллического алфавита ТЕФЛОН, как якобы не используемый на российском рынке для обозначения товаров кухонной принадлежности, но такое лицо нашлось и подало в Роспатент заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 140510 в связи с его неиспользованием.

Лицо, подавшее заявление, пыталось доказать, что использование товарного знака TEFLON в латинице не доказывает использование товарного знака ТЕФЛОН в кириллице, и настаивало на неиспользовании товарного знака в отношении товаров «кухонные принадлежности» 21 класса МКТУ. Регистрация словесного товарного знака ТЕФЛОН в кириллице произведена за N 140510 на имя Е.И. Дюпон де Немурс энд Компани, корпорация штата Делавэр, США.

Палата по патентным спорам Роспатента, оценивая представленные правообладателем документы, пришла к выводу о том, что в рассматриваемый период якобы не осуществляемого использования (с 02.03.2007 по 01.03.2010) ряд компаний под контролем правообладателя и на основании соглашений с ним вводили в гражданский оборот на территории России кухонные принадлежности, в т.ч. сковородки с антипригарным покрытием, маркированные товарным знаком TEFLON.

Правообладатель разъяснил, что маркировка продукции товарным знаком, выполненным в латинице, выбрана, поскольку правообладатель — крупная компания, осуществляющая свою деятельность во многих странах мира, поэтому сопровождается товар обозначением TEFLON, выполненным буквами латинского алфавита. Что касается спорного товарного знака, выполненного в кириллице, — ТЕФЛОН, то он представляет собой транслитерацию упомянутого знака и используется в России не на самой продукции (в целях отсутствия расхождений на товаре и документации), а в каталогах, в СМИ, в деловой переписке, в рекламе. Осуществление указанных действий непосредственно связано с введением товаров в гражданский оборот в России, что свидетельствует о надлежащем использовании спорного товарного знака. Конечным итогом рассмотрения данного спора явилось сохранение в силе действующей регистрации.

 

Вопрос 52.

В российских СМИ прошла информация о том, что Роспатент отказал в регистрации товарного знака «A350» на имя французской компании «Airbus SAS». Как можно прокомментировать данное решение?

 

Ответ.

Действительно, Роспатент отказал <10> в регистрации данного товарного знака на территории России, и ситуация развивалась следующим образом. Международная регистрация N 885710 знака «A350» произведена 14.07.2005 с конвенционным приоритетом от 14.01.2005 на имя компания «Airbus SAS», Франция, в отношении товаров (самолеты и их отдельные части) 12 класса и товаров, которые могут быть связаны с самолетами, по 28 классу.

———————————

<10> http://www.fips.ru/scripts/cqcgi.exe/@rw10.env; решение Роспатента 885710/50885710. (2009.01.16) А350.

з29

Экспертиза отказала в предоставлении правовой охраны знаку «A350» по международной регистрации N 885710 на основании того, что, по мнению экспертизы, знак «A350», представляющий собой буквенно-цифровое сочетание, не обладает характерным графическим исполнением и лишен каких-либо отличительных признаков.

Представленные заявителем материалы по доказательству приобретенной различительной способности знака «A350», по мнению экспертизы, не являются подтверждением приобретенной различительной способности и носят декларативный характер; кроме того, часть представленной информации имеет отношение к отличным от заявленного обозначения моделям, а именно: к A350-1000, A-350-900, A350-800. В качестве фирм-производителей и/или владельцев аэробуса A350 указаны Европейская аэрокосмическая группа TADS и компания ВАЕ Systems, в то время как заявителем по данной заявке является французская компания «Airbus SAS».

Заявитель в возражении, поданном в Палату по патентным спорам, выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

— знак «A350» заявлен для части товаров 12 класса МКТУ, а именно «самолеты и их отдельные части», а также для товаров 28 класса МКТУ, которые могут быть связаны с самолетами;

— обозначение «A350» представляет собой легкопроизносимую комбинацию буквы и цифр, создающих определенный уровень восприятия товарного знака потребителем, отличный от восприятия просто отдельных элементов: «а-триста-пятьдесят», поэтому имеет словесный характер, является лексической единицей;

— благодаря тому факту, что обозначение «A350» может быть легко произнесено, оно обладает различительной способностью и выполняет основную функцию товарного знака — различительную — и служит для индивидуализации заявленных товаров 12 и 28 классов МКТУ;

— благодаря широкой известности во всем мире новинки самолета «A350» никто из возможных производителей авиационной продукции в мире не воспользуется данным сочетанием букв и цифр для обозначения своей продукции;

«A350» является одной из разработок компании «Airbus SAS»; в 2004 году было подписано соглашение с российской группой компаний «СУАЛ» о возможных будущих поставках алюминиевых материалов; по прогнозам представителей компании-заявителя, сами поставки могут начаться в 2009 году;

— в декабре 2003 года заявителем был подписан контракт с нижегородским авиазаводом «Сокол» о производстве компонентов для самолетов «Airbus» в России;

— российские компании поставляют заявителю не только материалы, но и производят готовые компоненты самолетов;

— в конце 2005 года в корпорации «Иркут» и на Воронежском авиастроительном объединении были размещены дополнительные заказы на компоненты самолетов семейств A320, A330/A340, A350, A380;

— в России договор о поставке 22 самолетов A350 подписан с одним из крупнейших перевозчиков — компанией «Аэрофлот»;

— обозначение «A350» приобрело различительную способность за счет активной публикации информации и рекламы в газетах, электронных публикациях, на сайтах сети Интернет в России до даты международной регистрации; таким образом, российские специалисты и простые потребители хорошо знакомы с компанией «Airbus», с ее самолетами и их названиями, в частности, с «A350» на основании публикаций в российских и зарубежных средствах массовой информации;

— действительно, как отмечает экспертиза в решении, часть представленной информации относится к моделям A350-1000, A350-900, A350-800, однако названия всех этих моделей включает A350, поэтому наличие рядом с этим обозначением других несущественных элементов не может означать, что обозначение «A350» не используется, поскольку именно начальная часть несет основную различительную функцию;

— до 2006 года группа EADS и компания BAE Systems являлись акционерами Airbus SAS; в октябре 2006 года группа EADS выкупила акции, принадлежащие компании BAE Systems, и стала единственным акционером Airbus SAS, данная информация широко известна в России; однако самолеты производятся не акционерами, а на заводах заявителя, который будет осуществлять поставки самолетов в разные страны и использовать обозначение «A350»;

— заявитель не отрицает, что самолеты A350 пока не поставляются заказчикам, следовательно, обозначение A350 не было использовано на товарах; однако разработки этого самолета на момент подачи заявки уже начались и широко освещались в прессе;

— передача первых самолетов заказчикам была отложена из-за технических сложностей, возникших не по вине заявителя;

— заявитель отмечает, что обозначение «A350» зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах; аналогичному знаку заявителя «A400М» по международной регистрации N 821441 была предоставлена правовая охрана и на территории России.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и вынести решение о регистрации товарного знака «A350» для всех заявленных товаров 12 и 28 классов МКТУ.

Свои доводы заявитель подтвердил соответствующими документами.

Однако Палата по патентным спорам не признала доводы заявителя убедительными и в основу своего решения положила следующие доводы.

В соответствии с частью «В» статьи 6.quinquies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков.

В соответствии с частью «C» статьи 6.quinquies Парижской конвенции при установлении возможности предоставления охраны знаку учитываются все фактические обстоятельства применения знака, к которым российское законодательство относит:

— объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

— территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

— длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке.

Все элементы обозначения «A350» не имеют характерного графического исполнения, поскольку выполнены стандартным шрифтом, а сочетание буквы и цифр в нем не носит словесного характера (слово — это единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний и др. (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 1999. С. 730)), не является лексической единицей, в связи с чем к указанному обозначению применима норма пункта 1 статьи 6 Закона и пункта (2.3.1) Правил.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии знака «A350» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

В отношении мнения заявителя, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, Палата по патентным спорам отметила следующее.

При оценке наличия приобретенной различительной способности во внимание принимаются, в частности, следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

— объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;

— территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;

— длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;

— сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров.

Указанные сведения заявителем представлены не были. Представленные заявителем документы не содержат сведений, подтверждающих, что знак «A350» приобрел различительную способность на территории Российской Федерации до даты международной регистрации указанного знака. Более того, заявитель в возражении отмечает, что самолеты A350 пока не поставляются заказчикам, следовательно, обозначение A350 не было использовано на товарах, для маркировки которых предназначается знак «A350» (так, например, на сайте http://www.google.com указано, что компания «Аэрофлот» начнет получать лайнеры A350 только в 2014 году). И хотя разработки этого самолета, как отмечает заявитель, на момент подачи заявки уже начались и широко освещались в прессе, это не может рассматриваться как доказательство приобретенной различительной способности.

Необходимо подчеркнуть, что основная функция товарного знака — это индивидуализация товаров юридических или физических лиц. Однако в представленных заявителем материалах указываются различные производители самолетов A350, например испанская авиакомпания Air Europa, Европейский концерн EADS, тогда как заявителем является компания Airbus SAS, Франция.

В конечном итоге Палата по патентным спорам сделала вывод о том, что знак «A350» по международной регистрации N 885710 не приобрел различительную способность на территории Российской Федерации, а регистрация знака «A350» в других странах не может являться основанием для предоставления этому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

Вместо комментария данного решения Роспатента, оставившего товарный знак «A350» без регистрации на территории России, рекомендуем внимательно изучить ответ на следующий вопрос N 53, в котором дан ответ судом, рассмотревшим аналогичную ситуацию. Можно только сожалеть о том, что заявитель товарного знака «A350» не оспорил решение Роспатента в суде.

 

Вопрос 53.

Какова практика применения Роспатентом и судами статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности?

 

Ответ.

Практика рассмотрения споров в суде при несогласии с решением Роспатента единична, но одно дело, как представляется, будет иметь большое значение в правоприменительной практике. Учитывая сложность вопроса, ниже представляется аналитический авторский материал, из которого можно сделать определенные выводы и получить ответ на поставленный вопрос.

Высказываемые далее соображения могут показаться как минимум крамольными, но они возникли после ознакомления с судебным решением, в котором, казалось, ни с того ни с сего вдруг при рассмотрении заявления против отказного решения Роспатента, вынесенного по заявке на товарный знак иностранного заявителя, появилось упоминание о применении судом статьи 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция).

Стало весьма любопытно, и я решился проанализировать ситуацию, которая сложилась в отношении решения Роспатента, вынесенного на основании заключения Палаты по патентным спорам (ППС) по заявке N 2006724703/50, в котором подтверждено решение ФИПС об отказе в регистрации заявленного обозначения.

Дело в том, что в решениях ФИПС и Роспатента (ППС) вообще не упоминается Парижская конвенция, а ее статья 6.quinquies тем более, как не упоминается она и в первом решении, вынесенном Арбитражным судом города Москвы от 15.02.2010 по делу N А40-166607/09-110-1056, сохранившим решение Роспатента.

Упоминание статьи 6.quinquies Парижской конвенции появилось только в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2010 года, отменившем решение суда первой инстанции.

Что же произошло в Девятом арбитражном апелляционном суде, который вдруг в споре с Роспатентом применил норму международного права, которую Роспатент даже не упоминал в своих решениях, начиная от решения ФИПС и кончая решением Роспатента (ППС)?

Не располагая документами <11>, которые на этапе апелляции представил в суд заявитель, и не зная, упоминал ли <12> сам заявитель в обосновании своей позиции статью 6.quinquies Парижской конвенции, невозможно с полной уверенностью говорить о том, что Девятый арбитражный апелляционный суд по собственной инициативе обратился к нормам Парижской конвенции.

———————————

<11> Данное дело не вела юридическая фирма «Городисский и Партнеры».

<12> Можно практически с абсолютной вероятностью предполагать, что упоминал.

 

Но тем не менее дальнейшие рассуждения базируются на определенных предположениях, которые позволяют смоделировать возможные варианты развития ситуации, и вовсе не исключено, что они именно так и развивались.

Даже если излагаемые в статье предположения ошибочны в части некоторых реальных фактов конкретного судебного рассмотрения, полагаю, что излагаемые далее суждения могут быть полезными для будущих споров по аналогичным ситуациям.

Забегая вперед, отмечу, что кассационная инстанция ФАС Московского округа своим Постановлением от 21.09.2010 N КА-А40/10738-10 по делу N А40-166607/09-110-1056 завершила спор между Роспатентом в команде с ФИПС и входящей теперь в его структуру Палатой по патентным спорам и американской компанией (заявителем) — Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. (Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc.) в отношении иска о признании недействительным отказного решения Роспатента от 04.09.2009 по заявке N 2006724703/50 с приоритетом от 29.08.2006 и подтвердила решение апелляционной инстанции.

Итак, начнем с ab ovo <13>.

———————————

<13> От лат. ab ovo — от яйца, начни сначала.

 

Обозначение в том виде, как оно заявлено в заявке N 2006724703/50 на регистрацию в Роспатент, изображено ниже.

з28

Перечень услуг по классам МКТУ включал:

41 — воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организацию спортивных и культурно-просветительных мероприятий;

43 — услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;

44 — медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.

В регистрации товарного знака Роспатент отказал.

Решение Роспатента в Девятом арбитражном апелляционном суде было признано недействительным, и апелляционный суд обязал <14> Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем государственной регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50.

———————————

<14> К вопросу о правомерности таких полномочий суда мы вернемся в самом конце статьи.

 

Именно обязал устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем государственной регистрации обозначения, а не ограничился отменой решения Роспатента, некоторые сотрудники которого, к сожалению, иногда полагают, что отмена решения Роспатента судом позволяет им начать новую процедуру оценки охраноспособности обозначения.

Сказанное не означает, что зарегистрированный товарный знак после решения суда приобретает некий статус неприкасаемого и оспорить охраноспособность зарегистрированного товарного знака может любое третье лицо, но только не Роспатент.

Как и следовало ожидать, Роспатент выполнил предписание Девятого арбитражного апелляционного суда и 20.08.2010 зарегистрировал по данной заявке товарный знак под N 416640, но одновременно и в соответствии со своим законным правом обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского Округа (ФАС МО) на Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 июня 2010 года.

Кассационная жалоба Роспатента не была удовлетворена, и заявитель спор выиграл, но мотивация суда апелляционной инстанции, поддержанная судом кассационной инстанции, настолько необычна и с первого взгляда настолько противоречит всему, во что многие российские специалисты верили, никогда даже не сомневаясь в том, что вера их может быть поколеблена, что не проанализировать сложившуюся ситуацию было бы непростительно.

В результате мы подойдем, можно сказать, к сенсационным выводам, но обо всем по порядку.

Отрицательная позиция Роспатента основывалась на мнении экспертизы в том, что заявленное обозначение состоит только из неохраноспособных элементов:

— буквы «W», не имеющей словесного характера и характерного графического исполнения;

— словесного элемента «HOTELS», переводимого как «гостиницы» и не обладающего различительной способностью в силу описательного характера по отношению к услугам гостиниц.

По мнению экспертов, указанные элементы в сочетании с черным квадратом, являющимся для них фоном, не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов, а потому такое обозначение как лишенное каких-либо отличительных признаков подпадает под категорию неохраноспособных обозначений.

По моему убеждению, обозначение «W HOTELS» некорректно делить на два самостоятельных элемента — на букву (символ) «W» и на слово «HOTELS».

Обозначение «W HOTELS» читается и произносится слитно как «даблюхотелс» независимо от того, как эти элементы расположены в знаке (один под другим или в одну строку), и воспринимается по смыслу в сознании потребителя как «Гостиницы под эгидой W«, а не как бессмысленное сочетание элемента «W» и элемента «HOTELS».

Давая такую оценку, исхожу из того, что различительная способность обозначений, основанных на комбинации букв и слов, определяется не визуальным восприятием (созерцанием некой изобразительности) элементов такого обозначения, а в первую очередь должна оцениваться опосредованно через формирование в сознании потребителей того семантического смысла, который несет данный товарный знак в целом, по принципу «что написано пером, того не вырубишь и топором».

Далее в своем решении Роспатент в отношении приобретения различительной способности заявленным обозначением высказался следующим образом:

«Относительно представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения комбинированным обозначением с элементами «W HOTELS» различительной способности материалов из сети Интернет, касающихся использования заявленного обозначения, решения административной коллегии Центра арбитражного урегулирования споров и посредничества при ВОИС, информации из сети Интернет о расследовании спора по обвинению компании Hiton Hotels в промышленном шпионаже и недобросовестной конкуренции в отношении товарного знака «W», они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки N 2006724703/50 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки гостиницы, принадлежащей компании, поскольку все статьи, посвященные открытию в Санкт-Петербурге отеля «W HOTELS», были размещены в сети Интернет после 29.08.2006″.

Предлоги «до» и «после» выделены мною полужирным шрифтом намеренно, чтобы обратить внимание на акценты, расставленные Роспатентом и выражающие его позицию о том, что доказательства приобретения различительной способности, датированные позже даты подачи заявки, не могут быть приняты во внимание.

Такая позиция не должна рассматриваться как некое незыблемое правило, подробно данный вопрос уже рассматривался в публикации <15>.

———————————

<15> Джермакян В. Приобретение различительной способности товарными знаками // Патентный поверенный. 2009. N 3.

 

В решении Роспатента упоминается некий товарный знак «W» без сведений, позволяющих его идентифицировать, но по результатам инициативного поиска установлено, что таким действующим американским товарным знаком является знак под N 2289607 с датой регистрации в США 26 октября 1999 в отношении услуг гостиниц и ресторанов.

Заявитель в споре с Роспатентом пытался доказать, что товарный знак, даже представляющий собой только один символ в виде буквы «W», уже получил различительную способность в отношении гостиниц, но Роспатент эти доводы также не принял. Отметим, что модная гостиничная сеть «W Hotels», состоящая из первоклассных отелей, входит в престижную группу Starwood Hotels & Resorts. Изюминка данной гостиничной сети — необычные интерьеры, отражающие самые современные дизайнерские веяния. Все гостиницы сети сопровождаются символом «W», по которому однозначно идентифицируется именно эта гостиничная сеть престижных отелей. Ниже представлен список гостиниц сети в некоторых странах мира.

— Индонезия

— Бали (остров)

W Retreat & Spa Bali (Seminyak) *****

— Испания

— Барселона

W Barcelona *****

— Мальдивы

— Центральная часть архипелага

W Retreat & Spa — Maldives (Ari atoll) *****

— Мексика

— Мехико

W Mexico City *****

— США

— Вашингтон (Округ Колумбия)

W Washington D.C. *****

— Лос-Анджелес (Калифорния)

W Hollywood *****

— Майами (Флорида)

W South Beach *****

— Нью-Йорк (Нью-Йорк)

W New York ****

— Таиланд

— Самуй (остров)

W Retreat Koh Samui *****

— Турция

— Стамбул

W Istanbul *****

Не принимать во внимание данные фактические обстоятельства при оценке различительной способности символа «W» в отношении гостиниц бессмысленно, т.к., кроме вреда в отношении данной сети гостиниц и их владельца, отказ в регистрации товарного знака в России ничего иного не дает.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу Роспатента, оставил ее без удовлетворения и в обоснование своей позиции еще раз привел доводы, приведенные в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2010. Цитируем извлечения из судебного акта, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.

«В силу требований статьи 6.quinquies Парижской конвенции каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, приведенными в данной статье. Поскольку товарный знак тождествен товарному знаку, первоначально зарегистрированному 22.04.2008 в США, к используемому на территории Российской Федерации знаку должен применяться пункт B статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или публичному порядку, и в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Однако сохраняется применение статьи 10.bis«.

Прочитать-то мы прочитали, но определить, о каком товарном знаке США, зарегистрированном 22.04.2008 идет речь, лично я понять не смог. И причины такого непонимания состоят в том, что в решении суда, видимо, допущена опечатка, а точнее, некорректное использование в данной ситуации вполне определенного для специалистов понятия «зарегистрированный» <16> в отношении товарных знаков, т.к. такого товарного знака «W», именно зарегистрированного в США 22.04.2008, не установлено.

———————————

<16> Нельзя путать зарегистрированный товарный знак с заявленным товарным знаком.

 

Но было установлено, что дата 22.04.2008 указана в качестве даты подачи национальной американской заявки, на основе которой в дальнейшем была подана международная заявка N 965454 с расширением охраны в отношении России, которая была предоставлена Роспатентом 03.03.2010 (знак изображен ниже).

з27

Установлено также, что существует другой действующий товарный знак США N 3615406, зарегистрированный как минимум в отношении услуг гостиниц и мотелей, и он зарегистрирован не 22.04.2008, а 05.05.2009, а первая дата также является датой подачи заявки в Патентное ведомство США (знак изображен ниже).

з28

Вот именно начиная с этого момента нужно обратить внимание на следующие фактические обстоятельства, которые позволяют оценить объективность решений экспертизы ФИПС и экспертизы ППС.

Решение об отказе в регистрации вынесено экспертизой ФИПС 18.08.2008, т.е. до даты регистрации двух вышеупомянутых товарных знаков США N 3615406 и N 3585857, что даже гипотетически не позволяло при экспертизе в ФИПС заявки N 2006724703/50 применить статью 6.quinquies Парижской конвенции.

Но на этапе ППС решение об отказе в регистрации обозначения по заявке N 2006724703/50 вынесено 04.09.2009, т.е. после того, как американский товарный знак, который заявитель полагает базовым для подачи международной заявки N 965454, уже был зарегистрирован в США, а именно 10.03.2009.

Формально в ППС могли хотя бы рассмотреть и оценить вопрос о применении статьи 6.quinquies Парижской конвенции, но только в случае, если бы этот вопрос и основания были сформулированы в поданном возражении. Однако, судя по содержанию решения Роспатента (ППС), в возражении таких доводов нет и вывод этот сделан на том основании, что в решении Роспатента (ППС) даже не упоминаются столь существенные для разрешения спора вопросы.

Суды апелляционной и кассационной инстанций применили статью 6.quinquies Парижской конвенции только в 2010 и приняли при этом во внимание фактические обстоятельства, подтверждающие уже состоявшуюся регистрацию знака по американской заявке на момент вынесения отказного решения Роспатента (ППС), не обращая никакого внимания на отсутствие такой американской регистрации на дату подачи российской заявки N 2006724703/50 и не принимая во внимание тот факт, что товарный знак США N 3585857 имеет дату подачи, почти на два года превышающую дату подачи российской заявки N 2006724703/50.

Это фактические обстоятельства, а не домыслы.

И вот при всех приведенных обстоятельствах суды апелляционной и кассационной инстанций применили пункт B статьи 6.quinquies Парижской конвенции и вынесли свой вердикт, исходя только из свершившегося факта регистрации американского товарного знака, причем совершенно не ясно, учитывалось ли то, что регистрация данного товарного знака состоялась уже на момент рассмотрения возражения в Роспатенте (ППС), или для суда и эта дата не играла никакой роли, а важен был только факт наличия регистрации товарного знака в стране происхождения на дату рассмотрения спора в суде.

Это один из важнейших вопросов, вытекающих из принятых судебных решений, и его следует рассмотреть подробней.

Как уже было отмечено, апелляционный суд обязал Роспатент зарегистрировать заявленное обозначение, и такое право суду предоставлено статьей 201 «Решение арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц» АПК РФ. Правомочие суда принимать решения непосредственно по оценке охраноспособности товарных знаков подтверждено разъяснениями, данными в п. 53 Постановления от 26.03.2009 Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ».

Норма статьи 6.quinquies Парижской конвенции применима при достаточности выполнения условия — товарный знак надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения.

В норме не сказано, на какую дату должна существовать надлежащая регистрация в стране происхождения. Подразумевается, что на момент принятия решения по заявленному в другой стране товарному знаку такая регистрация уже должна быть осуществлена.

А если решение о регистрации товарного знака в России могут принять два органа — Роспатент и суд, то на какую дату следует рассматривать применимость нормы статьи 6.quinquies Парижской конвенции?

На мой взгляд, и, судя по принятому апелляционным судом решению, — на дату, которая значительно сдвинута вперед относительно той даты, на которую мог опираться Роспатент при принятии своего совершенно обоснованного решения.

Поскольку на дату рассмотрения заявки N 2006724703/50 в Роспатенте еще не было сведений о регистрации товарного знака США по национальной заявке, то Роспатент не мог применить норму 6.quinquies Парижской конвенции, а суд с учетом изменившихся фактических обстоятельств уже мог, т.к. на момент принятия судом решения о регистрации по заявке N 2006724703/50 национальная регистрация товарного знака в США уже была осуществлена.

Только суд обладает правом принимать во внимание те фактические обстоятельства, о которых Роспатент не был уведомлен при принятии своего решения, но тем не менее это те обстоятельства, которые не могут быть игнорированы судом. На то он и суд, а не административный орган.

Из решений апелляционной и кассационной инстанций явно следует, что никакие иные даты, в т.ч. даты подачи заявок, оказывающие друг на друга влияние при оценке охраноспособности, вышестоящие суды при применении пункта B статьи 6.quinquies Парижской конвенции во внимание не приняли.

Как минимум такой подход судов необычен, но спешить с окончательными выводами не будем.

Попробуем непредвзято оценить ситуацию, базируясь только на содержании конкретных норм права, примененных судом, а не на нашем консервативном опыте.

В примененных судом нормах статьи 6.quinquies Парижской конвенции даже формально не фигурирует дата подачи заявки как точка отсчета применения данной нормы. В указанной норме говорится только о статусе товарного знака — «товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения», что никак не определяет дату, на которую этот статус был установлен.

Приведенное в норме условие «товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения» позволяет суду принимать во внимание только данное условие, из которого хотя бы косвенно выводится дата, с которой может применяться статья 6.quinquies Парижской конвенции, т.к. если есть регистрация, то она могла быть совершена только на конкретную дату, и все остальные даты могут не интересовать суд при толковании применимости статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Можно предполагать, что апелляционный суд принял во внимание наличие фактической регистрации товарного знака в стране происхождения на дату рассмотрения спора, а также состоявшееся предоставление охраны международного знака на территории России на ту же дату и посчитал, что должна быть принята во внимание <17> уже доказанная приобретенная различительная способность подобного обозначения того же заявителя, независимо от того, которое из них было заявлено раньше.

———————————

<17> Не будем обсуждать, хорошо это или плохо, но как минимум мы должны согласиться с тем, что данную ситуацию следует констатировать как post factum.

 

Такая позиция суда, скорее всего, и вызывает у нас некий ступор, т.к. мы все привыкли отсчитывать все сроки от даты подачи заявки.

А выходит, что это не всегда так. Сложно сломать свой стереотип мышления, но придется. Поживем — увидим.

Единственное, что так и осталось «за кадром» судебного решения и вне моего понимания, это на каком основании признание различительной способности элемента «W» в отношении гостиниц было автоматически распространено на такую сферу, как «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства», и ряд других, которые отсутствуют даже в американских национальных регистрациях.

Понять этого я не смог, но не хотел бы акцентировать все внимание читателей на этом казусе, т.к. не об этом идет речь в статье. Даже если решение суда в этой части признать ошибочным, то данная ошибка, если ее признать таковой, не может повлиять на мою положительную оценку мотивации судебного решения, касающейся применения статьи 6.quinquies Парижской конвенции в рассматриваемом споре.

Отметим также, что этот же мотив экспертизы о якобы имеющем место отсутствии различительной способности ранее прозвучал в отношении позднее предоставленной Роспатентом 03.03.2010 тому же заявителю правовой охраны другому товарному знаку по международной регистрации N 965454 в отношении услуг гостиниц, мотелей и ресторанов и зарегистрирован 10.03.2009 (знак изображен ниже).

з27

Роспатент сперва отказал, вынося так называемый предварительный отказ в регистрации, а потом предоставил охрану международной регистрации на территории России.

В отношении данной регистрации вышестоящий суд отметил:

«…то обстоятельство, что решение о признании правовой охраны международного товарного знака на территории Российской Федерации принято Роспатентом после вынесения оспариваемого отказа в государственной регистрации (от автора — имеется ввиду заявка N 20067024703/50), не может повлиять на вывод о наличии у рассматриваемого обозначения различительной способности».

Коль скоро Роспатент предоставил охрану международной регистрации N 965454, в состав которой входят элементы «W» и «Hotels», суд, судя по всему, посчитал доказанной охраноспособность товарного знака по заявке N 2006724703/50, содержащего те же элементы.

Обратное бы означало полную абсурдность и непоследовательность оценки охраноспособности в Роспатенте по сути тождественных обозначений, отличающихся только тем, что они заявлены по разным процедурам испрашивания в России охраны товарных знаков (по национальной российской заявке или по заявке, поданной по процедуре Мадридского соглашения или Протокола к нему).

Далее, в судебном акте указано:

«Исходя из пункта C указанной статьи Парижской конвенции, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. Так, Старвуд Хоутелз энд Ризортс Уорлдуайд, Инк. является владельцем сети отелей в различных странах мира. Тождественное обозначение, состоящее из тех же элементов, получило правовую охрану в целом ряде стран: США, Эстонии, Грузии, Хорватии, Черногории, Сербии, Сирии».

О каком теперь тождественном обозначении идет речь, и что понимает суд под теми же элементами?

Вопрос не самый простой, и ответ на него опять же требует анализа «портфолио» товарных знаков данного заявителя.

Дело в том, что заявитель имеет еще один <18> действующий и зарегистрированный 23.11.1999 в США товарный знак N 2294753 в отношении услуг гостиниц и ресторанов, изображение которого представлено ниже.

———————————

<18> Попутно отметим, что заявитель имеет много иных регистраций с данными элементами обозначений, зарегистрированных по другим сферам деятельности, но эти регистрации не представляют для нас интереса в контексте рассматриваемых вопросов о приобретении различительной способности в отношении услуг гостиниц, тем более что на них нет ссылок в судебных актах.

 

W HOTELS

 

Сравнивая все приведенные нами товарные знаки, отметим, что ни один из них с учетом действовавших и ныне действующих в Роспатенте подзаконных актов, определяющих принципы деления товарных знаков на тождественные и сходные до степени смешения, не может формально рассматриваться как тождественный товарному знаку по заявке N 2006724703/50.

Может возникнуть вопрос: какое отношение имеет оценка знаков на тождество или на сходство до степени смешения к рассматриваемому нами вопросу?

Ответ состоит в том, что использованное в статье 6.quinquies Парижской конвенции выражение «таким, как он есть» (telle quelle — на французском, as is — на английском) у нас принято толковать как выражение, обозначающее именно тождественные знаки, а не сходные до степени смешения.

Насколько ошибочно такое толкование выражения «таким, как он есть», будет видно из следующих сведений.

Обратимся к самому авторитетному комментарию одного из основоположников Парижской конвенции Г. Боденхаузена <19>. В указанном комментарии на стр. 127 — 128 сказано следующее:

———————————

<19> Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. М.: Прогресс, 1977.

 

«Смысл выражения «таким, как он есть», рассматриваемого как указание сферы применения этого положения, анализировался в многочисленных научных трудах и имеет обильную судебную практику».

Из данного высказывания как минимум следует вполне логичный вопрос: если выражение «таким, как он есть» всегда и однозначно толковалось как условие абсолютной идентичности сравниваемых обозначений по всем элементам <20>, то как могла возникнуть обильная судебная практика по толкованию данного выражения?

———————————

<20> Так мыслят и многие российские специалисты.

 

Зачем нужно было проводить многочисленные научные исследования в отношении установления содержания данного выражения, если оно изначально было однозначным в понимании всеми? Нонсенс.

Вывод из сказанного Боденхаузеном может быть только один: не было однозначного толкования выражения «таким, как он есть» как обозначающего абсолютно тождественные (идентичные во всем) товарные знаки. И это подтверждается как минимум содержанием пункта C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которому:

«Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том единственном основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в стране происхождения, лишь элементами, не изменяющими отличительный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы в упомянутой стране происхождения».

У нас пока еще принято под выражением «таким, как он есть» понимать тождественные товарные знаки в том содержании определений тождества и сходства товарных знаков, которые присутствуют в нормативных актах Роспатента:

— обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах <21>;

———————————

<21> В статье для таких обозначений используется выражение «абсолютное тождество».

 

— обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции тождеству обозначений не придан абсолютный характер; из него лишь следует, что не должна затрагиваться тождественность знаков в той форме, в которой они были зарегистрированы в стране происхождения.

Что понимать под формой, в которой знак зарегистрирован, и следует ли под формой знака понимать только его изображение в целом без учета толкования объема предоставленной охраны в конкретной стране, мы отметим позже.

Известно, что под тождеством понимается отношение между предметами (реальными или абстрактными), которое позволяет говорить о них как о неотличимых друг от друга в какой-то совокупности характеристик, например свойств. В действительности все предметы обычно отличаются друг от друга по каким-то воспринимаемым нами характеристикам и представление об одном и том же предмете неизбежно основывается на допустимых для рассматриваемого случая допущениях или абстракциях. Предметы сравниваются и отождествляются не по всем мыслимым признакам (характеристикам), а только по некоторым основным (исходным) признакам той области восприятия (цели восприятия), в которой допускается судить о конкретных сравниваемых предметах как одних и тех же.

Когда предметом сравнения является товарный знак, то он воспринимаются через семантические, фонетические и изобразительные характеристики, ему присущие, а доминирование той или иной характеристики определяется только и непосредственно анализом конкретного обозначения в целом. В одной ситуации сравниваемые обозначения будут признаны тождественными по такому основанию? как совпадение фонетической и/или семантической характеристик, в другом случае — при совпадении всех трех характеристик.

Однако определение тождества товарных знаков, принятое в российском правоприменении (абсолютное совпадение во всех элементах), не позволяет судить о товарных знаках иначе, а потому если под выражением «таким, как он есть» ошибочно понимать товарные знаки, которые являются тождественными в российском толковании, то неизбежен и ошибочный вывод о том, что статья 6.quinquies Парижской конвенции относится только к абсолютно тождественным товарным знакам.

Назовем их условно фотографическими копиями.

Но такому толкованию как минимум прямо противоречит содержание пункта C (2) статьи 6.quinquies Парижской конвенции, из которого следует, что тождеству обозначений не придан абсолютный характер как фотографическим копиям.

Далее в приведенном комментарии Г. Боденхаузена сказано:

«В этой связи было предложено исключить соответствующее положение, имевшееся в заключительном протоколе, и ввести в саму Конвенцию принцип, согласно которому указанное положение применяется к товарному знаку только с точки зрения составляющих его символов».

Очень интересное пояснение, из которого можно сделать вывод о том, что уже предлагалось внести в Конвенцию толкование выражения «таким, как он есть» путем непосредственного разъяснения того, что данное выражение относится не к знаку, а к составляющим его символам.

Сказанное подтверждается Г. Боденхаузеном в последнем абз. на стр. 128:

«Государства — члены Союза не возражали против такого предложения, и, хотя упомянутое положение было в конце концов исключено из заключительного протокола, а соответствующая норма не появилась в Конвенции, из этого еще нельзя делать выводы, что было достигнуто соглашение, предусматривающее иную сферу применения данной статьи. Напротив, оговорки, сделанные на втором пленарном заседании Вашингтонской конференции, показали, что это положение по-прежнему касается только символов, образующих знак, — речь тогда шла лишь о видимых символах — и что государства — члены Союза не были обязаны толковать, что такое товарный знак, иначе, нежели это определено в их национальном законодательстве».

По крайней мере мне совершенно очевидно, что в комментарии Г. Боденхаузена вполне определенно показано, что в контексте применимости статьи 6.quinquies Парижской конвенции выражение «таким, как он есть» относится к символам, образующим знак, а не к знаку в целом как он изображен в регистрации в стране происхождения. То есть речь не может идти о сравнении знаков по принципу соотнесения их как фотографических копий.

При этом в комментарии Г. Боденхаузена пояснено, что такое толкование выражения «таким, как он есть» не накладывает на государства обязательств изменения толкования определения товарного знака, принятого в национальном законодательстве. Иными словами, страны, толкуя определение товарного знака по национальному законодательству, тем не менее в случае требования заявителя применить норму статьи 6.quinquies Парижской конвенции вправе толковать выражение «таким, как он есть» только в отношении символов, содержащихся в товарном знаке не меняя собственных определений товарных знаков. Ничего противоречивого в этом нет, и из этого следует только то, что, например, если в конкретной стране не охраняются в силу национального закона, например, объемные товарные знаки, то ни один иностранный заявитель не может требовать такой охраны в силу статьи 6.quinquies Парижской конвенции.

Очевидно также, что выражение «таким, как он есть» используется только в случае, когда иные элементы обозначения, например, особенности цвета элементов, если они имеются, не влияют на изменение сложившегося восприятия товарного знака потребителями, а если говорить более строго — и не могут повлиять на такое восприятие, что особенно свойственно буквенно-словесным обозначениям, которые воспринимаются путем их прочтения.

О сказанном выше свидетельствует сравнение нижеприведенных изображений.

з26

Любой человек, владеющий латиницей на уровне средней школы, глядя на эти обозначения, будет их прочитывать последовательно как «W Hotels», а звучать прочитанное будет уже как «даблюхотелс», и никак не иначе.

По причине давности лет не удалось найти в сети Интернет те первоисточники, на которые дана ссылка в комментарии Г. Боденхаузена в части обсуждения сущности выражения «таким, как он есть».

Однако этот вопрос был вновь поднят при обсуждении в ВТО и нашел отражение в документе World Trade Organization, WT/DS176/AB/R, 02.01.2002, UNITED STATES SECTION 211 OMNIBUS APPROPRIATIONS ACT OF 1998, AB-2001-7 Report of the Appellate Body.

В очередной дискуссии в отношении толкования статьи 6.quinquies Парижской конвенции Европейское сообщество утверждало, что в статье 6.quinquies A (1) выражение «таким, как он есть» должно рассматриваться с учетом охвата всех особенностей <22> товарного знака и ни при каких обстоятельствах данное выражение не может пониматься как ограниченное только видом (формой) товарного знака. Европейское сообщество также подчеркнуло, что использованные рабочей группой в своем анализе документы, относящиеся к истории Парижской конвенции (1967) <23>, не в состоянии обеспечить четкое понимание намерений участников переговоров в отношении единообразного толкования выражения «таким, как он есть».

———————————

<22> Под особенностями товарного знака нельзя понимать только созерцание товарного знака. Особенности товарного знака включают также его фонетическую и семантическую оценку.

<23> Мы полагаем, что речь идет о тех же документах, на которые сослался в своем комментарии Г. Боденхаузен.

 

В аргументах своей позиции Соединенные Штаты отметили, что рабочая группа правильно подчеркнула, что статья 6.quinquies A (1) не требует от стран безоговорочно предоставлять охрану всем товарным знакам, зарегистрированным в установленном порядке в стране их происхождения. Скорее, статья 6.quinquies A (1) препятствует странам отказывать в регистрации только на основании несоответствия вида (формы) товарного знака.

Что понимали участники переговоров под формой товарного знака и всеми особенностями товарного знака, лучше всего, конечно, спросить у них самих, но по смыслу под формой понимается товарный знак в том изображении, как оно представлено в регистрации, а под всеми особенностями товарного знака понимается уже не изображение по форме (в контексте — фотография со знака), а дается оценка значимости составляющих его элементов, влияющих на восприятие товарного знака в сознании потребителей и определяющих предоставленный объем прав товарному знаку, даже не смотря на то, что при использовании товарного знака ряд присутствующих в нем элементов может быть либо исключен, либо заменен без ущербности в сохранении общего впечатления о данном товарном знаке.

В этом состоит различие между формой и содержанием товарного знака, что наглядно иллюстрировано выше двумя рядом расположенными тождественными словесными обозначениями, но изображенными на разных фонах (один знак на черном фоне в белом исполнении букв, а другой знак на белом фоне в черном исполнении букв).

Сказанное подтверждается нормами российского законодательства, признающими товарный знак использованным, в т.ч. с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку <24>.

———————————

<24> Пункт 2 статьи 1486 ГК РФ.

 

Сухим остатком моих рассуждений является вывод о том, что выражение «такой, как он есть» не должно всегда механически отождествляться только с тождественными между собой по принципу фотографических копий сравниваемыми товарными знаками.

Это и есть мой главный вывод по представленной статье.

Если изложенные выше критические соображения принять, а не отрицать по принципу «мы самые умные и все делаем всегда правильно», то приведенные судебные акты уже должны восприниматься и оцениваться иначе, т.к. более ранняя американская регистрация (1999 год) «W HOTELS» по американскому товарному знаку N 2294753 уже дает основания истребовать применение статьи 6.quinquies Парижской конвенции для оценки охраноспособности товарного знака по национальной российской заявке N 2006724703/50 как минимум в части услуг гостиниц (временного проживания).

Но, как это ни парадоксально, суды эту американскую регистрацию не рассматривали и, как можно предположить, не она лежит в основе принятых судом решений.

Можно предположительно прийти к выводу, что суд при сравнении товарных знаков истолковал выражение «таким, как он есть» не сравнением фотографических изображений сравниваемых товарных знаков, а принял во внимание только те элементы в знаке, которые определяют сущностное восприятие потребителями сравниваемых товарных знаков по их совпадающим элементам.

Бессмысленно анализировать товарный знак только как некое по форме изображение. Товарный знак — это правовой инструмент, и без анализа вытекающего из регистрации товарного знака объема прав нам не обойтись, даже если такое понятие, как «объем прав» по товарному знаку, не определено в законе.

Апелляционный суд признал фактическое приобретение различительной способности в отношении обозначения «W HOTELS», не увязывая свой вывод с конкретной заявкой.

Странно? А может, и нет. Но то, что это как минимум не привычно, сомнению не подлежит.

Апелляционный суд посчитал доказанными утверждения о приобретении различительной способности товарного знака путем представления тех доказательств приобретения различительной способности, о которых свидетельствуют регистрации товарных знаков на территории США и других стран, в которых широко развита деятельность заявителя в сфере гостиничных услуг под обозначением «W HOTELS» в различных формах его написания (в одну строку, одно под другим, в сочетании с другими элементами и т.д.).

Еще одним из оснований, по которым Роспатент не признал приобретение различительной способности, послужило то, что «все статьи, посвященные открытию в Санкт-Петербурге отеля «W HOTELS», были размещены в сети Интернет после 29.08.2006″. Как видим, и эта позиция, базирующаяся на необходимости представления доказательства приобретения различительной способности именно на дату подачи заявки в Роспатент, а не позже, не была поддержана судом.

Можно полагать, что оценка охраноспособности каждого товарного знака всегда индивидуальна. Более того, мы прекрасно осознаем, что по другой заявке в кажущейся аналогичной ситуации Роспатент и суды могут принять совершенно противоположное решение. Но анализировать опыт собственного правосудия никогда не вредно.

Теперь, если вернуться к вопросу N 52 относительно отказа в регистрации обозначения «А350«, можно полагать, что выводы будут не в пользу решения Роспатента.

 

Вопрос 54.

Как относится Роспатент к регистрации товарных знаков, включающих элемент бесовщины?

 

Ответ.

Относится, можно сказать, без излишнего почитания, о чем свидетельствует решение в отношении нижепредставленного обозначения.

з35

Обозначение по заявке N 2009717951/50 с приоритетом от 24.07.2009 было заявлено в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, графическая часть которого состоит из фигурных элементов — пластин округлой формы, стилизованных под монеты. В целом комбинация графических элементов напоминает рассыпанные монеты, в центральной части композиции из этих же элементов образовано изображение антропоморфного лица в анфас с тремя перьями на голове. Словесная часть обозначения представлена словосочетанием, состоящим из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО«, выполненных в кириллице заглавными буквами в оригинальном графическом художественном шрифтовом исполнении. Обозначение выполнено в черно-белом исполнении, образует целостную композицию и является фантазийным в отношении заявленных услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из правовой охраны словесного элемента «бесплатно».

Заявитель не согласился с исключением из охраны указанного им в обозначении словосочетания и обратился в Палату по патентным спорам, приведя следующие доводы:

— словесная часть заявленного обозначения состоит из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», где слово «БЕС» является стержневым компонентом, а слово «ПЛАТНО» — зависимым. В соответствии с этим словесные элементы семантически трансформируются в словосочетание «ПЛАТНЫЙ БЕС», т.е. «бес, которому платят» или «бес, который платит»;

— заявленное обозначение не подпадает ни под одно из признаков обозначений, не обладающих различительной способностью;

— словесный элемент «бесплатно» (безвозмездно, даром, свободно, за чужой счет) не является характеристикой самого товара, и не может быть истолковано как указание на его ценность (цену, стоимость);

— указанная позиция подтверждается зарегистрированными товарными знаками «Шаром-Даром» (N 386752), «Даром.ш Darom.ru» (N 362797), «Все Исходящие Бесплатно» (370392);

— с целью выяснить, является ли словосочетание «БЕС ПЛАТНО» устойчивым, заявителем был проведен социологический опрос, приложенный к материалам возражения;

— в рассматриваемом комбинированном обозначении содержится центральный изобразительный элемент, одной из задач которого является усиление ассоциаций с «неким персонажем Бесом»;

— заявленное обозначение используется заявителем как коммерческое обозначение «БЕС ПЛАТНО» в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия;

— для продвижения своего предприятия в Интернете заявителем было зарегистрировано доменное имя и разработан сайт.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ с включением в качестве охраноспособных словесных элементов «БЕС» и «ПЛАТНО». В случае признания второго словесного элемента «ПЛАТНО» неохраняемым заявитель выражает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения с охраняемым словесным элементом «БЕС».

Палата по патентным спорам не посчитала доводы возражения убедительными и в своем решении отметила следующее.

В рассматриваемом комбинированном обозначении основными элементами являются словесные элементы «БЕС» «ПЛАТНО», поскольку они несут в себе индивидуализирующую функцию знака, т.к. именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Словесная часть заявленного обозначения включает в свой состав два слова «БЕС» «ПЛАТНО», каждое из которых является единицей русского языка и имеет следующие значения. «Бес» — 1) в религии и народных поверьях: злой дух; 2) о живом, ловком, задорном человеке (см.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 42). «Платно» — 1) оплачиваемый, такой, за который платят; 2) пользующийся чем-нибудь за плату (см. словарь выше, 537).

Вместе с тем с точки зрения синтаксиса русского языка данные слова не связаны между собой ни по смыслу, ни грамматически. В этой связи их нельзя рассматривать как словосочетание, имеющее определенное значение, что подтверждается заключением эксперта. Указанное сочетание слов не является устойчивым (идиомой).

В то же время сочетание слов «БЕС» и «ПЛАТНО» созвучно произношению значимого слова русского языка «БЕСПЛАТНО». «Бесплатный» — такой, за который не взимается плата (см. словарь выше. С. 43). Восприятие словесного элемента заявленного обозначения именно в этом смысловом значении обусловлено тем, что раздельное написание в отличие от слитного написания не имеет смыслового значения в русском языке. Кроме того, изобразительный элемент не усиливает ассоциации с образом беса, поскольку не воспринимается явно и однозначно как изображение злого духа.

С учетом вышеизложенного словесная часть заявленного обозначения является неохраноспособной, поскольку в целом не обладает различительной способностью, указывая на безвозмездное оказание заявленных услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code