Как разрешаются споры между наименованием продукта и товарным знаком, воспроизводящим такое наименование

Вопрос 42.

Как разрешаются споры между наименованием продукта и товарным знаком, воспроизводящим такое наименование?

 

Ответ.

Если наименование продукта зарегистрировано в уполномоченном государственном органе ранее, чем подана заявка на регистрацию товарного знака, то последнему будет отказано в регистрации. Примером может служить нижеописанный спор, рассмотренный в Палате по патентным спорам Роспатента.

Обозначение по заявке N 2005721042/50 с приоритетом от 23.08.2005 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлена оригинальная комбинация из словесного элемента «СТОПАРТРИТ» — искусственно созданного слова в оригинальном исполнении и стилизованного колена человека на оригинальном красном фоне с волнами и флагом, а также капельками воды.

Федеральным институтом промышленной собственности было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В результате проведенного анализа заявленного обозначения со ссылкой на Интернет (http://www.yandex.ru) экспертизой установлено, что словесный элемент «СТОПАРТРИТ», входящий в состав заявленного обозначения, воспроизводит название продукции компании VITAR S.R.O. (Чешская Республика), то есть заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и страны их происхождения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Заявленное на регистрацию обозначение является комбинированным, его словесный элемент представляет собой слово «СТОПАРТРИТ», носящее фантазийный характер, выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Поскольку изобразительные элементы знака служат фоном, индивидуализация товара потребителем будет осуществляться по словесному элементу обозначения.

Из сведений, имеющихся в деле, в виде распечаток из Интернета следует, что рассматриваемое обозначение используется для индивидуализации однородных товаров чешской компанией «VITAR S.R.O.» — производителем препарата «Стопартрит». Кроме того, указанный вывод следует и из документов, представленных ранее самим заявителем (в ответе от 08.12.2006 на запрос экспертизы), в частности из свидетельства о государственной регистрации препарата «Стопартрит», выданного на имя чешской компании «VITAR S.R.O.» Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также из вкладыша к упаковке препарата «Стопартрит», в котором содержится информация о том, что препарат зарегистрирован в Министерстве здравоохранения РФ на имя чешской компании «VITAR S.R.O.».

Присутствие в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации продукции (препарата — биологически активной добавки), маркированной обозначением «СТОПАРТРИТ», согласно информации, содержащейся в ссылках из Интернета, и позиционируемой как произведенной чешской компанией, обусловливают соотнесение заявленного обозначения по заявке N 2005721042/50 с деятельностью иностранной (чешской) компании и, как следствие, возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя указанных в перечне товаров.

 

Вопрос 43.

Как используется принцип «старшего права» при рассмотрении столкновений коммерческих обозначений с товарными знаками?

 

Ответ.

Преимущество получает тот объект, исключительное право на который возникло раньше, что подтверждается извлечение из нижеприведенного судебного акта.

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Определение от 28.06.2010 N ВАС-8458/10) рассмотрела в судебном заседании заявление ООО «Новый Книжный Центр», г. Москва, о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда Челябинской области от 05.11.2009 по делу N А76-15256/2009-22-577 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.03.2010 по тому же делу, по иску ООО «Новый Книжный Центр» к индивидуальному предпринимателю Донцову А.Л. об обязании прекратить незаконное использование в своей коммерческой деятельности товарного знака «ЧИТАЙ-ГОРОД», принадлежащего данному обществу, а также осуществить демонтаж вывесок, содержащих указание на охраняемый законом товарный знак истца и размещенных на магазинах в г. Магнитогорске по пр. К. Маркса, 107, К. Маркса, 121, ул. Калмыкова, 7; о взыскании с ответчика компенсации в размере 100000 руб. за нарушение исключительного права на использование товарного знака «ЧИТАЙ-ГОРОД»,

В результате рассмотрения установлено, что решением Арбитражного суда Челябинской области от 05.11.2009 в удовлетворении исковых требований отказано. В апелляционном порядке дело не пересматривалось. Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.03.2010 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

В заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора, поступившем в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить принятые по делу судебные акты, ссылаясь на несоответствие выводов судебных инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, нарушение статей 1538, 1539, 1540 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель не согласен с выводом судов о том, что размещение ответчиком на вывесках магазинов словосочетания «ЧИТАЙ-ГОРОД» является коммерческим обозначением, применение которого началось в 1997 году, то есть ранее даты регистрации товарного знака «ЧИТАЙ-ГОРОД» по свидетельству N 221124. При этом заявитель полагает, что словосочетание «ЧИТАЙ-ГОРОД» не может быть признано коммерческим обозначением, поскольку имеющиеся в материалах дела доказательства не подтверждают известность данного обозначения.

Судом установлено, что в соответствии со свидетельством N 221124 от 13.09.2002 ООО «Росмэн-канцлер» являлось обладателем исключительных прав на товарный знак со словесным обозначением «ЧИТАЙ-ГОРОД» с приоритетом с 09.02.2001 в отношении товаров — книг, канцелярских товаров, игр, игрушек и других товаров, включая их реализацию.

В соответствии с договором об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг, который зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.01.2009, обладателем прав на использование товарного знака «ЧИТАЙ-ГОРОД» является ООО «Новый Книжный Центр».

Общество полагает, что предприниматель незаконно использует сходное до степени смешения с товарным знаком истца словесное обозначение «ЧИТАЙ-ГОРОД» путем размещения указанного обозначения на вывесках магазинов по продаже книг, канцелярских товаров и игрушек.

Судом установлено, что товарный знак «ЧИТАЙ-ГОРОД», исключительное право на использование которого имеет истец, и применяемое ответчиком словесное обозначение «ЧИТАЙ-ГОРОД» являются сходными до степени смешения и используются обществом и предпринимателем при оказании однородных услуг, связанных с реализацией книг, канцелярских товаров, игр и игрушек.

Отказывая с удовлетворении исковых требований, суд пришел к выводу о том, что применяемое ответчиком для индивидуализации своей деятельности словосочетание «ЧИТАЙ-ГОРОД», согласно пункту 1 статьи 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации, является коммерческим обозначением предприятия и использование данного коммерческого обозначения началось ранее даты приоритета товарного знака «ЧИТАЙ-ГОРОД» (09.02.2001) и даты приобретения истцом прав на данный товарный знак (14.01.2009).

При этом суд руководствовался пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Изучив содержащиеся в заявлении доводы и принятые по делу судебные акты, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделала вывод об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

 

Вопрос 44.

Разве можно уничтожить контрафактный товар, не признав вину лица, которое его ввезло на территорию Российской Федерации?

 

Ответ.

Можно. Решение об изъятии контрафактного товара из оборота и его уничтожении согласно части 4 статьи 1252 ГК РФ принимает суд независимо от установления вины лица, которое ввезло товар, признанный контрафактным. Примером может служить Постановление ФАС Уральского округа от 21.12.2010 N Ф09-10475/10-С1 по делу N А34-2568/2010.

В ходе проведения мероприятий таможенного контроля таможней установлено, что ООО «БИЕК-Cargo» ввезло на территорию Российской Федерации из Киргизской Республики 3400 штук детских колготок, на которых имеются картонные ярлыки с изображением на них героев мультфильмов производства компании «DISNEY ENTERPRISES, inc».

Установив признаки контрафактности ввозимого товара, таможенный орган составил протокол изъятия вещей и документов, вынес определение о возбуждении в отношении ООО «БИЕК-Cargo» дела об административном правонарушении и обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из недоказанности таможней наличия в действиях ООО «БИЕК-Cargo» состава вменяемого ему административного правонарушения.

Судами установлен и материалами дела подтвержден факт использования ООО «БИЕК-Cargo» принадлежащих компании «DISNEY ENTERPRISES, inc» товарных знаков без соответствующих разрешений правообладателя. При таких обстоятельствах правильным является вывод судов о наличии в действиях ООО «БИЕК-Cargo» признаков объективной стороны вменяемого ему административного правонарушения.

В то же время суды отметили, что согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Статьей 26.1 КоАП РФ предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении административного правонарушения. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

Таким образом, обстоятельства, свидетельствующие о наличии вины ООО «БИЕК-Cargo» в совершении административного правонарушения, подлежали установлению Курганской таможней при вынесении постановления по делу об административном правонарушении, что не было сделано.

Как следует из материалов дела, в рамках контракта ООО «Техноткань» (Киргизская Республика) обязалось поставить в адрес ООО «БИЕК-Cargo» товары народного потребления (в том числе детские товары). Согласно спецификации и счету-фактуре было заказано 31 наименование товара, в частности детские колготки в количестве 4700 штук без указания каких-либо товарных знаков. Указание в названных документах на поставку товаров, маркированных товарными знаками, правообладателем которых является компания «DISNEY ENTERPRISES, inc», отсутствует.

Данные о том, что ООО «БИЕК-Cargo» могло или должно было знать о возможности поставки товара, маркированного какими-либо товарными знаками, в материалах дела отсутствуют.

Оценив в порядке, предусмотренном ст. ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, суды пришли к обоснованному выводу о недоказанности таможенным органом вины ООО «БИЕК-Cargo» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, и правомерно отказали таможне в удовлетворении заявленных требований.

В отношении уничтожения контрафактного товара судами было указано, что согласно части 4 статьи 1252 ГК РФ в случае, когда импорт материальных носителей (к которым относятся и указанные выше товары), в которых выражены зарегистрированные товарные знаки, приводит к нарушению исключительного права на товарные знаки, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ.

Поскольку, как было установлено, ввозимый товар является контрафактным, суды сделали правильный вывод о том, что данный товар подлежит уничтожению независимо от обоснованного вывода о недоказанности таможенным органом вины ООО «БИЕК-Cargo» в совершении административного правонарушения.

 

Вопрос 45.

В каких случаях присутствие в заявленном обозначении неохраняемых элементов может препятствовать регистрации товарного знака?

 

Ответ.

В случае если неохраняемые элементы занимают доминирующее положение в товарном знаке. Доминирующее положение неохраняемых элементов устанавливается в отношении конкретного заявленного обозначения, т.к. очевидно, что в зависимости от масштабности отображения тех или иных элементов вывод может быть совершенно противоположным.

Рассмотрим один из примеров.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке N 2007726121/50 с приоритетом от 24.08.2007 было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак включает словесную часть, состоящую из слов «ПРОГРАММА», «ТЕХНО» и словосочетания «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ», указанных заявителем при подаче заявки как неохраняемый элемент. Изобразительный элемент состоит из четырехконечной звезды и ее орбиты. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в сером, темно-сером, ярко-синем, черном цветовом сочетании и в отношении товаров 20 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 18.11.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2007726121/50. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в силу своего семантического характера указывает на вид товаров и оказываемых услуг, а также используется различными производителями, занимающимися аналогичной деятельностью.

Анализ заявленного обозначения по заявке N 2007726121/50 показал, что словесные элементы «ПРОГРАММА» и «ТЕХНО», включенные в заявленное обозначение, не образуют устойчивого словосочетания. Исполнение их в разной цветовой гамме и разделение изобразительным элементом обусловливают восприятие данных слов в качестве самостоятельных, не имеющих единой смысловой конструкции.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

— программа — план чьей-либо деятельности, содержания какой-либо работы; совокупность действий и мероприятий для осуществления чего-либо (см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой на сайте http://slovarefremovoi.m/);

— производство мебели — выработка, изготовление предметов комнатной обстановки (см. там же);

— техно-стиль интерьера (см. сайты http://www.alta-d.ru/, http://www.akwadrat.ru/technostyleinterior.html). Мебель в стиле «техно» изготавливается различными компаниями, например: группой компаний «Строитель и К» (сайт http://komplex-stroy.ru/mebel.php), компанией Вира-АртСтрой» (сайт http://www.eremont.ru/enc/design/kitchen/placekit.html), компанией «Стильная мебель» (сайт http://www.kuhnistyle.ru/mebel/).

Поскольку заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг, связанных с производством и продвижением мебели, то указанные элементы исходя из семантики характеризуют товары и услуги, а именно указывают на их вид и свойства.

В связи с тем что элементы «ПРОГРАММА», «ТЕХНО», «ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ» занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, они не могут быть включены в знак как неохраняемые элементы. Изобразительный элемент не вносит достаточной различительной способности в заявленное обозначение.

Довод заявителя о том, что обозначение «ПРОГРАММА ТЕХНО» как словосочетание использовалось им с 1993 года и ассоциируется именно с ним, не может быть признан обоснованны, так как материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что до даты подачи заявки словосочетание «ПРОГРАММА ТЕХНО» приобрело различительную способность и было способно индивидуализировать товары (услуги).

 

Вопрос 46.

Какова практика регистрации обозначений, относящихся к так называемым международным непатентуемым наименованиям лекарственных препаратов (средств)?

 

Ответ.

Непатентуемые наименования лекарственных препаратов (средств) не охраняются в качестве товарных знаков, за исключением ситуации, когда такое наименование включено в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, содержащий другие охраноспособные элементы.

Примером может служить регистрация товарного знака, включающего обозначение THALIDOMIDE, относящееся к непатентуемым наименованиям лекарственных препаратов, включенным в соответствующий реестр.

з25

История с обозначением THALIDOMIDE показывает, что даже те обозначения, которые в свое время получили отрицательную репутацию, могут вновь завоевать рынок.

Обозначение THALIDOMIDE (Талидомид) впервые получило использование для обозначения седативного снотворного лекарственного средства, получившее широкую известность из-за своей тератогенности (потенциальной опасности для плода) после того, как было установлено, что в период с 1956 по 1962 годы в ряде стран мира родилось по разным подсчетам от 8000 до 12000 детей с врожденными уродствами, обусловленными тем, что матери принимали препараты талидомида во время беременности. Талидомидовая трагедия заставила многие страны пересмотреть существующую практику лицензирования лекарственных средств, ужесточив требования к лицензируемым препаратам.

В настоящее время Талидомид применяется для лечения проказы, а также множественной миеломы и других тяжелых онкозаболеваний.

Знак по международной регистрации N 966094 с конвенционным приоритетом от 30.04.2008 правообладателя Celgene Corporation, США, представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент квадратной формы и расположенные друг над другом словесные элементы «THALIDOMIDE» и «PHARMION».

В официальной публикации МБ ВОИС 2008 года по международной регистрации N 966094 изначально были указаны товары 5 класса МКТУ — фармацевтические препараты ( pharmaceutiques), при этом слово THALIDOMIDE было дискламировано по вышеуказанным причинам.

В октябре 2010 в официальной публикации МБ ВОИС появилось извещение о том, что перечень товаров уточнен и теперь он включает только фармацевтические препараты, используемые при лечении рака и аутоиммунных заболеваний ( pharmaceutiques dans le traitement du cancer et de maladies immunitaires).

Таким образом, международная регистрация, образно говоря, ограничена только «положительной аурой», создаваемой за счет указания на препараты, предназначенные для лечения рака и аутоиммунных заболеваний.

Экспертизой 17.02.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации N 966094. Отказ был обоснован тем, что знак по международной регистрации N 966094 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «PHARMION» по свидетельству N 253217 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Во время рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам Роспатента заявитель предоставил сведения о государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на имя заявителя (РД0066613 от 02.07.2010) на товарный знак по свидетельству N 253217, что устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации N 966094 на имя заявителя.

В итоге возражение было удовлетворено и правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена международной регистрации N 966094 в отношении указанных товаров 5 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «THALIDOMIDE».

 

Вопрос 47.

Может ли экспертиза, отказывая в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ссылаться на данные из сети Интернет об известности иностранных товаров, не присутствующих непосредственно на российском рынке?

 

Ответ.

Может. Возможность противопоставления сведений об известности иностранных товаров из сети Интернет определяется основаниями, по которым выносится решение об отказе в регистрации товарного знака. Примером может служить извлечение из решения от 09.11.2010 Палаты по патентным спорам Роспатента в отношении заявленного словесного обозначения «АКНЕДЕРМ».

Обозначение «АКНЕДЕРМ» по заявке N 2009702379/50 с приоритетом от 11.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАО «Химико-фармацевтический комбинат» «АКРИХИН», Московская обл., г. Старая Купавна, в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы принято решение о регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, т.к. оно воспроизводит название препарата «Акне дерм», производителем которого является польская фирма «Уния».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

— в Российской Федерации отсутствует регистрация препарата под названием «Акне дерм», следовательно, он не может ввозиться и реализовываться на территории Российской Федерации (основание: Федеральный закон N 86-ФЗ «О лекарственных средствах»);

— ссылки экспертизы на данные из сети Интернет имеют отношение к распространению препарата «Акне дерм» на территории Украины;

— российскому потребителю неизвестно лекарственное средство «Акне дерм», поэтому регистрация товарного знака на имя заявителя не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Палата по патентным спорам посчитала доводы возражения неубедительными и обосновала свое решение следующим.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ указанных в заключении экспертизы сведений, полученных из сети Интернет, показал, что данная информация касается фармацевтического препарата, а именно крема «Акне-дерм», производимого польской компанией «Уния». «Акне-дерм» — это первый генерический препарат азелаиновой кислоты, который обладает высокой эффективностью и хорошей переносимостью при лечении акне. «Акне» — угри, прыщи на лице (см. slovari.yandex.ru). Используемое польской компанией обозначение «Акне-дерм» полностью совпадает с заявленным обозначением.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым польской компанией в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», а также «гигиенические препараты для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства», поскольку они относятся к препаратам медицинского назначения, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Польши, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление о месте производства товара и его изготовителе.

Заявитель же не представил сведений о своем присутствии на российском рынке в качестве производителя товаров 05 класса МКТУ препаратов медицинского назначения или о размещении заказов на их производство в Польше, что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение. Более того, заявителем не представлена какая-либо информация, опровергающая сведения сети Интернет.

Регистрация такого обозначения недопустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона.

Что касается доводов заявителя о присутствии товара под названием «Акне-дерм» только на территории Украины, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в интернет-ресурсах, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с источниками информации из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «Акне-дерм». Обратное заявителем не доказано.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.

 

Вопрос 48.

Как поступить в ситуации, если в регистрации комбинированного товарного знака отказано по причине присутствия в нем объекта авторского права, который незаконно использует другое лицо?

 

Ответ.

Необходимо восстановить свои права на объект авторского права и подать возражение на решение об отказе в регистрации в Палату по патентным спорам Роспатента. Чтобы не пропустить установленные сроки на подачу возражения, целесообразно подать его и одновременно приступить к восстановлению авторского права на соответствующий объект и полученные далее подтверждения восстановления авторского права представить в Палату по патентным спорам до начала рассмотрения возражения или непосредственно в день заседания коллегии.

Именно таким образом проходило рассмотрение возражения против отказа в регистрации товарного знака в Палате по патентным спорам Роспатента, поданное ООО «Компас», Россия, и относящееся к комбинированному обозначению по заявке N 2009703082/50 с приоритетом от 12.02.2009. Словесная часть товарного знака состоит из слова «ДОММАЙ» (в переводе с карачаевского языка — зубр), выполненного буквами русского алфавита красным цветом, а изобразительная часть представляет собой изображение гор, заключенное в овал с широким контуром белого цвета. Изображение заявленного обозначения представлено ниже.

з24

Решением Роспатента было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2009703082/50. Заключение мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ (свидетельство N 257424, приоритет от 11.10.2002). Сходство обозначений обусловлено сходством изобразительных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений. Изображение товарного знака N 257424 представлено ниже.

з23

Заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

— доминирующими элементами в сравниваемых обозначениях являются словесные элементы «ДОММАЙ» и «ЭРИДАН МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»;

— указанные словесные элементы совершенно различны по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

— изобразительные элементы, выполненные в виде изображения гор, в сравниваемых обозначениях имеют второстепенное значение, поскольку обладают слабой различительной способностью;

— изображение гор используется многими производителями минеральной воды, в связи с чем у потребителя существует устойчивая связь между минеральной водой, производимой различными производителями, и изображением гор;

— для маркировки минеральной воды традиционно используют этикетки сине-голубой гаммы;

— заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются визуально: различны внешняя форма сравниваемых обозначений, изображение гор, цветовое исполнение и композиционное решение.

При подготовке к заседанию коллегия Палаты по патентным спорам выявила и известила заявителя о том, что установлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что изобразительный элемент заявленного обозначения воспроизводит обозначение, которое используется при маркировке однородных товаров 32 класса МКТУ другим изготовителем (сайт http://www.vodadombay.ru/water.html).

Ниже представлено изображение с данного сайта в том виде, который был установлен ранее коллегией Палаты по патентным спорам.

з22

На заседании коллегии заявитель представил следующие дополнительные доводы:

— заявитель согласен с утверждением, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя;

— вместе с тем заявитель отмечает, что другой изготовитель (ООО «Домбай») незаконно использует разработанный им дизайн этикетки;

— заявитель обратился к ООО «Домбай» с уведомлением о нарушении исключительных авторских прав на дизайн с требованием прекратить нарушение исключительных прав на дизайн, принадлежащий заявителю, в частности убрать любые ссылки из сети Интернет на продукцию, на которой незаконно использован дизайн, сходный с дизайном этикетки «ДОММАЙ»;

— на данный момент (на дату состоявшейся коллегии) на сайте http://www.vodadombav.ru/water.html отсутствуют какие-либо ссылки, позволяющие утверждать о продолжении незаконных действий, в связи с чем не существует обстоятельств, свидетельствующих о возможном введении в заблуждение потребителя относительно изготовителя.

В дополнение к отзыву заявителем были представлены:

— копия уведомления руководителю ООО «Домбай» о нарушении исключительных авторских прав на дизайн;

— письмо от ООО «Домбай», полученное в ответ на данное уведомление;

— распечатка сайта http://www.vodadombav.ru/water.html по состоянию на 30.09.2010, подтверждающая изменение изображения на сайте. Обновленное изображение на сайте представлено ниже.

з21

Приняв во внимание совокупность представленных сведений, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными и отметила следующее.

При исследовании положения словесного и изобразительного элементов в комбинированном обозначении учитывается фактор доминирования одного из элементов. В заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «ДОММАЙ» и «ЭРИДАН», соответственно, поскольку в данных комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Изобразительные элементы (изображение гор) сравниваемых обозначений являются слабыми, поскольку частое использование в товарных знаках в отношении товаров 32 класса МКТУ изображения горных вершин ослабило различительную способность этого элемента.

Со своей стороны отмечу, что в отношении таких товаров, как природные минеральные воды, охраняемый словесный элемент фактически становится наименованием (названием) <9> конкретной минеральной воды, под которым данная минеральная вода идентифицируется на рынке как товар.

———————————

<9> Джермакян В. Теория и практика охраны в Российской Федерации названий природных минеральных вод в качестве объектов промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.

 

Далее Палата по патентным спорам отметила, что при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений в рассматриваемой ситуации сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ДОММАЙ» и «ЭРИДАН», анализ которых показал, что они несходны по звучанию, что обусловливает отсутствие сходства по фонетическому фактору сходства. Указанные слова имеют также разные смысловые значения, что позволяет признать их семантически несходными.

Доммай — зубр. Карачаево-балкарско-русский словарь. М.: Русский язык, 1989.

Эридан — созвездие южного полушария. Яндекс-словари.

Исполнение словесных элементов «ДОММАЙ» и «ЭРИДАН» в разной цветовой гамме (красный и коричневый цвета соответственно), наличие разного цветового сочетания в сравниваемых обозначениях, различие в композиционном решении (расположение словесных элементов, наличие дополнительного изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке) приводят к различному зрительному восприятию знаков в целом и тем самым позволяют признать сравниваемые знаки несходными визуально.

В качестве дополнительного основания для отказа коллегия Палаты по патентным спорам противопоставляла сведения из сети Интернет (http://www.vodadombav.ru/water.html) об использовании ООО «Домбай» изобразительного элемента, присутствующего в заявке N 2009703082/50, в качестве средства индивидуализации производимой им продукции.

Заявитель показал, что ООО «Домбай» незаконно воспроизводило в своей этикетке изобразительный элемент, дизайн которого был разработан заявителем. Из представленных материалов следует, что заявитель обратился к ООО «Домбай» с требованием прекратить нарушение исключительного авторского права на дизайн, принадлежащий ООО «Компас».

Согласно представленным заявителем материалам ООО «Домбай» отказалось от использования этикетки с изобразительным элементом, воспроизводящим обозначение по N 2009703082/50, и убрало с своего сайта информацию о продукции (минеральной воде), маркированной спорной этикеткой, что подтверждается представленной распечаткой с обновленного сайта ООО «Домбай».

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют. В итоге обозначение по заявке N 2009703082 получило охрану в качестве товарного знака.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code