Что может повлиять на отмену решения Роспатента

Вопрос 1.

Что может повлиять на отмену решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам, отказавшей в регистрации товарного знака по причине подтверждения решения ФИПС об установлении сходства до степени смешения с известным знаком?

 

Ответ.

Отменить решение, принятое Роспатентом, может только суд. В соответствии с ч. 4 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В этой связи весьма интересно решение Арбитражного суда г. Москвы, принятое 31.08.2010 по делу N А40-76934/10-12-481, в котором не поддержал решение Роспатента об отказе в регистрации комбинированного товарного знака «VALENTI men’s collection» по заявке N 2006736337 с приоритетом от 14.12.2006 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В обоснование своей позиции по делу Роспатент указывал на то, что оспариваемое решение соответствует нормам федерального законодательства и не нарушает права и законные интересы заявителя, поскольку словесный товарный знак «VALENTI men’s collection» по заявке N 2006736337 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 195988, по международным регистрациям N 764790, N 752774, N 400501, N 513872, зарегистрированным на имя третьих лиц, в отношении однородных товаров и услуг, что приводит к формированию у потребителей ложного представления в отношении качества услуг, что является проявлением недобросовестной конкуренцией.

Данные доводы судом признаны несостоятельными и отклонены ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

Сравнительный анализ словесных элементов «VALENTI men’s collection» и «VALENTINO» показал, что сравниваемые словесные элементы существенно отличаются фонетически. Семантика словесного элемента «VALENTI» определяется исключительно смысловым значением данного слова и в переводе с итальянского языка обозначает «опытный, знающий, способный», что отличает его от товарного знака «VALENTINO», который ассоциируется с конкретным лицом, представляющего собой фамилию всемирно известного модельера.

Сравнивая обозначения «VALENTI men’s collection» и «VALENTINO», суд пришел к выводу, что второй товарный знак в отношении продукции, выпускаемой заявителем, обладает существенной различительной способностью: это один из наиболее популярных брендов в России и в мире с огромной долей рынка и узнаваемостью среди потребителей, но согласился с выводами заявителя о существенном различии круга потребителей спорных товарных знаков.

Заявитель обоснованно указывал на то, что товары под товарным знаком «VALENTINO» реализуются через фирменные магазины и эксклюзивные бутики дома моды «VALENTINO». В свою очередь, товары под товарным знаком «VALENTI men’s collection» реализуются через торговую сеть, представленную в экономичном сегменте.

Там образом, такие два показателя, как круг потребителей и условия реализации для рассматриваемых товаров, не пересекаются, что позволяет утверждать, что потребители данных товаров не могут быть введены в заблуждение относительно одного источника их происхождения.

Более того, товары под обозначением «VALENTI men’s collection» выпускаются с 1990 года, само словесное обозначение «VALENTI men’s collection» было зарегистрировано в 1995 году по свидетельству N 146547, что подтверждено сведениями о регистрации товарного знака в 1995 году, рекламными каталогами и буклетами, публикациями в СМИ, фотографиями магазина одежды, договорами поставки, дипломами, полученными за участие в выставках, отчетами по изучению опыта работы партнеров с торговыми марками «LANCELOTS» и «VALENTI», и т.д., при этом за все это время каких-либо претензий или возражений со стороны правообладателя товарного знака «VALENTINO» относительно использования товарного знака «VALENTI men’s collection» не предъявлялось.

На основании этого суд пришел к выводу, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

 

Вопрос 2.

Один новый магазин в нашем городе сделал себе вывеску, которая почти в точности копирует торговый знак нашего предприятия — одного из крупнейших в городе. Люди думают, что этот магазин принадлежит нашему предприятию — одному из крупнейших в городе. Мы обращались с просьбой снять вывеску, но магазин отказался. Как нам поступить?

 

Ответ.

Вначале определимся — каким объектом исключительного права является вывеска магазина. В соответствии с п. 1 ст. 1539 части 4 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, вывеска магазина рассматривается как один из видов коммерческого обозначения, форма его воплощения. В то же время четвертая часть ГК РФ содержит определенные ограничения использования коммерческих обозначений их владельцами.

Так, согласно п. 2 ст. 1539 части 4 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Поэтому, если исключительное право в отношении Вашего товарного знака возникло ранее, чем новый магазин стал использовать свою вывеску, Вы вправе пресечь подобную деятельность. При этом обратим внимание на то, что право на коммерческое обозначение — вывеска магазина — не могло возникнуть ранее начала фактического использования данного обозначения для индивидуализации магазина.

Владелец нового магазина, нарушивший исключительное право на товарный знак, обязан по Вашему требованию (п. 3 ст. 1539 ГК РФ) прекратить использование коммерческого обозначения и возместить причиненные ему убытки. В отношении вывесок магазинов прекращением использования является демонтаж вывески.

Если магазин отказывается в добровольном порядке снять вывеску, Вы вправе защищать нарушенное исключительное право в соответствии с антимонопольным законодательством и в судебном порядке, для чего целесообразно воспользоваться услугами соответствующих юридических фирм.

Однако прежде чем приступить к активной защите исключительного права, основанного на старшем праве на товарный знак, необходимо удостовериться в том, что чужая вывеска действительно, как Вы указали, почти в точности копирует торговый знак вашего предприятия. Точность копирования вывески должна приводить к сходству до степени смешения (что устанавливается по соответствующим правилам) с товарным знаком, не говоря уже о том, что сфера действия исключительного права по товарному знаку должна распространяться на такую услугу, как розничная и оптовая торговля (или услугу, изложенную в свидетельстве на товарный знак в иной формулировке, но подобную по смыслу и предназначению, как, например, доведение товаров до третьих лиц).

 

Вопрос 3.

Администрация города пытается запретить разместить над входом нашего офиса конструкцию с уличной вывеской с наименованием фирмы, считая, что таким образом нарушается законодательство о рекламе. Что нам делать?

 

Ответ.

В такой ситуации лучше всего ознакомить администрацию с вступившим в силу Постановлением ФАС Центрального округа от 28.01.2008 по делу N А09-1036/07-29, фабула которого состояла в следующем.

ЗАО «Мэтр» (далее — общество) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с заявлением о признании недействительным предписания брянской городской администрации (далее — администрация) о демонтаже рекламной конструкции, расположенной по адресу: г. Брянск, ул. Никитина, д. 5.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 23.05.07 заявленное требование удовлетворено.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.07 решение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе администрация просит отменить обжалуемые судебные акты в связи с неправильным применением норм материального права.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы жалобы, заслушав объяснения представителей общества и администрации, кассационная инстанция не нашла оснований для отмены обжалуемых решения и Постановления суда.

Как видно из материалов дела, 16.01.07 администрацией в адрес МУ «Специализированное ремонтно-строительное предприятие» выставлено предписание N 3 о необходимости демонтировать самовольно установленные рекламные конструкции, принадлежащие обществу.

17 января 2007 года указанная в предписании конструкция была демонтирована.

Не согласившись с названным предписанием, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

Удовлетворяя заявленное требование, суд правомерно исходил из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

Назначение информации такого характера состоит в извещении неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) обозначении места входа.

Размещение уличной вывески (таблички) с наименованием юридического лица как указателя его местонахождения или обозначения места входа в занимаемое помещение, здание или на территорию является общераспространенной практикой и соответствует сложившимся на территории России обычаям делового оборота.

По смыслу ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Указание юридическим лицом своего наименования на вывеске по месту нахождения преследует иные цели и не может рассматриваться как реклама.

Сведения, распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона или обычая делового оборота, не относятся к рекламной информации независимо от манеры их исполнения на соответствующей вывеске.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, демонтированная конструкция представляет собой вывеску, содержащую следующую информацию: аптека, аптечная сеть «Мэтр», время работы 8 — 22 ч, указатель входа и фирменный знак в форме двух эллипсов.

Согласно ст. 1 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках…» товарный знак и знак обслуживания — обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Товарные знаки, выступающие в качестве наименования заведения и индивидуализирующие организации в месте их нахождения, не могут быть признаны рекламой. Такая информация может быть размещена на вывеске, и на нее не распространяются требования Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», независимо от манеры исполнения указанных обозначений.

Таким образом, суд сделал правильный вывод о том, что демонтированная конструкция является вывеской, поскольку содержит информацию, которая по форме и содержанию является для юридического лица обязательной на основании закона и обычая делового оборота, и в силу прямого указания п. 5 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 13.03.06 N 38-ФЗ «О рекламе» его действие на нее не распространяется.

При указанных обстоятельствах у администрации отсутствовали основания для вынесения оспариваемого предписания, в связи с чем предписание администрации от 10.01.07 N 3 обоснованно признано недействительным как нарушающее права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.

 

Вопрос 4.

Какова практика применения прецедентного права при рассмотрении споров по товарным знакам в Палате по патентным спорам Роспатента?

 

Ответ.

Прецедентное право — правовая система, в которой основным источником права, в отличие от статутного права, признается прецедент судебный, т.е. судебное решение, вынесенное по какому-либо делу, обязательное для всех судов равной и низшей инстанции при рассмотрении ими аналогичных дел. Эта система дает возможность суду выполнять правотворческие функции не только в случае отсутствия соответствующего закона, но и при наличии недостаточно четкой нормы. Прецедентное право характерно для Великобритании (точнее, для Англии, поскольку в Шотландии действует свое особое право), США и других стран, воспринявших английское право.

Некоторые российские специалисты отмечают, что прецедентное право, несмотря на отсутствие де-юре, в России де-факто уже давно существует, т.к. суды нижестоящих инстанций при вынесении решений зачастую ориентируются на решения вышестоящих судов, особенно если пример такого решения приведен в постановлении Пленумов ВАС РФ. Тем не менее Пленумы ВАС РФ лишь рекомендуют судам придерживаться той или иной позиции, которая, в противоположность прецедентному праву, не является обязательной для нижестоящих судов.

Палата по патентным спорам Роспатента (далее — ППС) является административным органом, а не судебным, и при рассмотрении конкретных споров не использует даже некое подобие прецедентного права. Конечно, нельзя отрицать того, что по мере рассмотрения определенных типовых ситуаций ППС начинает выносить решения в определенном русле. Но в любое время ППС может самостоятельно данное русло изменить на противоположное (прецедентным правом как раз и не допускается), и тому пример изменчивости подходов в ППС.

ППС поддержала решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» по заявке N 2006702010/50 с приоритетом от 02.02.2006 в отношении товаров — водка по 33 классу МКТУ, заявленного ОАО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», и не удовлетворила возражение заявителя, не согласившегося с отказным решением.

Решением экспертизы было отказано в регистрации на основании того, что заявленное обозначение воспроизводит имя исторической личности — известного русского землепроходца-морехода Семена Дежнева, являющегося достоянием истории, имя которого тесно связано с г. Великим Устюгом, и по мнению экспертизы, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам.

Заявитель аргументировал несогласие с решением экспертизы тем, что:

— водка, маркируемая обозначением «СЕМЕН ДЕЖНЕВ», выпускается заявителем с июля 1998 года, то есть значительно ранее даты подачи заявки, и стала хорошо узнаваема потребителем за столь большой срок использования;

— водка «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» отмечена соответствующими сертификатами, наградами, дипломами различных выставок и ярмарок, и заявитель регулярно поставлял на рынок Российской Федерации водку, маркируемую заявленным обозначением;

— заявленное обозначение приобрело в результате использования высокую различительную способность до даты подачи заявки в отношении товара 33 класса МКТУ — «водка»;

— заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «ФЕДОТ ПОПОВ» по свидетельству N 345647, и Федот Попов также является исторической личностью, русским землепроходцем, имя которого тесно связано с личностью Семена Дежнева, с которым Федот Попов совместно совершал плавания, участвовал в походах по освоению севера Сибири, морей, в честь Семена Дежнева названы крайняя северо-восточная оконечность Азии и бухта на западном побережье Берингова моря;

— при регистрации товарного знака «ФЕДОТ ПОПОВ» экспертиза не посчитала такую регистрацию противоречащей общественным интересам.

Палата по патентным спорам Роспатента посчитала доводы, изложенные в возражении, неубедительными, поддержала все аргументы экспертизы и при этом указала на то, что в силу самостоятельного делопроизводства по каждой заявке регистрация товарного знака «ФЕДОТ ПОПОВ» не может служить основанием для регистрации товарного знака «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».

 

Вопрос 5.

Мы ввозим товары, произведенные дочерним предприятием фирмы, чей товарный знак размещен на ввозимых товарах. Насколько правомерны действия органов внутренних дел или таможенных органов, препятствующих реализации или ввозу таких товаров по причине якобы незаконного использования нами товарного знака?

 

Ответ.

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Ввоз товара с согласия правообладателя, причем товара, как произведенного самим правообладателем, так и товара, произведенного по его разрешению другими лицами, не является нарушением исключительного права правообладателя. Согласие правообладателя может быть выражено в разных формах, в т.ч. путем предоставления лицензий на право использования товарных знаков или предоставления аналогичных прав предприятиям, находящимся в определенном, организационно-правовом подчинении правообладателю, имеющему возможность контролировать деятельность подчиненного предприятия.

Ответ на Ваш вопрос кроется в установлении отношений между фирмой — правообладателем товарного знака и ее дочерним предприятием.

Под дочерним предприятием понимается юридически самостоятельное предприятие, отделившееся от основного (материнского) предприятия и учрежденное им посредством передачи части своего имущества, а также права пользования определенными имущественными правами, при этом учредитель дочернего предприятия утверждает его устав и сохраняет по отношению к нему некоторые управленческие, в том числе контрольные, функции. Только из содержания устава дочернего предприятия можно определить, какие имущественные права переданы в его пользование и получило ли дочернее предприятие право использования конкретных товарных знаков, принадлежащих учредителю-правообладателю. При ввозе дочерними предприятиями товаров из-за рубежа российские таможенные органы <1> не имеют возможности (и не должны, по моему мнению) контролировать право дочерних предприятий на использование товарных знаков, принадлежащих материнской фирме. Вряд ли дочернее предприятие, находящееся под контролем материнской фирмы, будет осуществлять свою коммерческую деятельность во вред материнской фирме и без согласования с ней рынков сбыта товаров.

———————————

<1> Это же касается органов внутренних дел.

 

В качестве примера рассмотрения спора, отвечающего на заданный вопрос, можно привести извлечение из Постановления от 08.09.2010 N Ф03-5723/2010 ФАС Дальневосточного округа.

Центр по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства Управления внутренних дел по Хабаровскому краю обратился в Арбитражный суд Хабаровского края о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением суда первой инстанции от 09.06.2010 в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для изменения решения и в своем Постановлении, в частности, отметил следующее.

Как следует из материалов дела, в ходе проведения проверки было выявлено хранение, предложение к продаже и продажа предпринимателем кофе, маркированного товарным знаком «MAXIM», признаками контрафактности. По выявленному факту проведено расследование и составлен протокол об административном правонарушении по признакам административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 14.10 КоАП РФ. В соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 23.1 КоАП РФ административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, арбитражный суд правомерно исходил из следующего.

Согласно свидетельству на товарный знак от 25.03.1991 N 94874, выписке из реестра Роспатента, правообладателем товарного знака «MAXIM» является компания Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, Три Лейкс Драйв, Нортфилд Иллинойс 60093, США.

В рассматриваемом случае судом установлено, что предпринимателем продавался кофе с нанесенным на него логотипом «MAXIM» производства компании «Ajinomoto General Foods, Inc», Япония, компании «Dong Suh Foods Corporation», Южная Корея, являющихся дочерними предприятиями правообладателя товарного знака «MAXIM» — компании Крафт Фудс Глобал Брэндс ЛЛК, ввезенный на территорию Российской Федерации по грузовым таможенным декларациям.

Обратного административным органом не доказано.

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что изъятая у предпринимателя продукция не содержит признаков контрафактности, в связи с чем ее продажа на территории Российской Федерации не образует объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 14.10 КоАП РФ, является правильным.

 

Вопрос 6.

Наша фирма осуществляет торговую деятельность, и мы хотим зарегистрировать свой товарный знак для такого вида услуг, как реализация товаров, но в действующей редакции МКТУ такого вида услуг нет. Как нам поступить?

 

Ответ.

Ответ на Ваш вопрос дан в решении Палаты по патентным спорам, принятым по возражению от 03.03.2008 по заявке N 2006728306/50 на регистрацию товарного знака, и отражает нынешнюю позицию Роспатента по данному вопросу.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивалась в отношении услуг 35 класса МКТУ — продвижение товаров (для третьих лиц) и реализация (продажа) товаров.

Экспертиза, сохраняя такую услугу, как продвижение товаров (для третьих лиц), отклонила услугу, сформулированную как реализация (продажа) товаров.

Палата по патентным спорам поддержала решение экспертизы и, отклоняя возражение, отметила следующее.

8-я редакция МКТУ в отличие от предыдущей дополнена 43, 44 и 45 классами МКТУ, к которым отнесены услуги. Кроме того, в отношении 42 класса МКТУ исключено указание на то, что этот класс является открытым, что позволяло включать в него услуги, которые не могут быть отнесены к другим классам. Одним из видов таких услуг являлась услуга «реализация товаров», которая часто включается в перечень товаров и услуг при подаче заявки на регистрацию товарного знака торговыми предприятиями, не являющимися производителями товаров. Указание на открытость новых (43, 44 и 43) классов МКТУ также отсутствует в 8 редакции МКТУ. Для формулировки и классификации услуг, оказываемых торговыми предприятиями по реализации товаров других лиц, необходимо пользоваться возможностями, предоставляемыми соответствующими классами МКТУ. Услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» является целью торговых предприятий, не являющихся производителями товаров, включенных в 01 — 34 классы МКТУ. Любой товар производится с целью предложения его к продаже и продажи потребителю, то есть тем самым производителем уже оказывается услуга по удовлетворению потребности в приобретении какого-либо товара (реализация товара входит в содержание исключительного права на товарный знак как одно из правомочий правообладателя). Поэтому деятельность торговых предприятий более точно выражает услуга «продвижение товаров (для третьих лиц)».

Такова позиция Роспатента, который не считает исключение услуги, сформулированной как реализация товаров, сокращением объема охраны при указании такой услуги, как продвижение товаров (для третьих лиц).

Однако, скорее всего, Роспатент лукавит по следующей причине. В классе 35 МКТУ 8 указано, что к данному классу не относится (далее — цитируется) деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, т.е. так называемых торговых предприятий.

Реализация (продажа) товаров является ничем иным, как сбытом товаров, и экспертиза при регистрации товарных знаков решила не использовать формулировку услуги, терминологически противоречащей ограничениям, предусмотренным МКТУ 8.

Поэтому при подаче заявки на регистрацию товарного знака достаточно указывать услугу в терминологии по 35 классу МКТУ 8 — продвижение товаров (для третьих лиц). Тем не менее последнюю фразу можно дополнить следующим: в том числе коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины. Последняя формулировка услуги принята в решении от 22.07.2008 Палаты по патентным спорам в отношении товарного знака «ОНЕГИН» по заявке N 2005728148/50.

 

Вопрос 7.

Каким образом можно воспользоваться нормой статьи 14 Закона «О защите конкуренции» в случае установления незаконного использования товарного знака?

 

Ответ.

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статья 14) предусматривает возможность привлечения антимонопольных органов к наложению запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с продажей, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

В антимонопольный орган от правообладателя товарного знака или по его поручению подается заявление с изложением оснований, позволяющих считать права правообладателя нарушенными по основаниям, предусмотренным антимонопольным законодательством.

Рекомендуется представлять одновременно с подачей заявления конкретные доказательства, позволяющие антимонопольному органу вынести суждение о наличии или отсутствии признаков нарушения законодательства.

Антимонопольный орган может решить вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося во введении в гражданский оборот товара с незаконным использованием товарного знака, при наличии следующих документов:

— документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени юридического лица (приказ о назначении на должность, доверенность);

— нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

— разрешение (лицензия), если оно требуется для осуществления хозяйственной деятельности, в отношении которой заявитель считает свои права нарушенными;

— доказательства участия заявителя в рыночных отношениях, например представление копий договоров купли-продажи, договоров поставки, рекламных материалов, образцов товаров или их фотографий, дающих полное представление о товаре и подтверждающих их введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

— копия свидетельства о регистрации товарного знака (международной регистрации) или лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте;

— образец упакованного товара нарушителя и доказательства введения его в гражданский оборот на российском рынке (товарный или кассовый чек, договор на реализацию). Если товар дорогостоящий, представляются данные, позволяющие определить, что товар с незаконным использованием товарного знака (фотографии товара, рекламные материалы и т.п.) действительно вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

— подробные сведения о потенциальном нарушителе, позволяющие установить его местонахождение и осуществить связь.

Чем подробней представлены сведения, тем более оперативно антимонопольный орган сможет принять решение по заявлению правообладателя.

 

Вопрос 8.

Какова практика регистрации в качестве товарных знаков объемных изображений, отображающих форму товара?

 

Ответ.

Примером, отображающим подход Роспатента к регистрации подобных обозначений, может служить спор в отношении отказа в регистрации объемного обозначения, отображающего плитку шоколада.

Палата по патентным спорам рассмотрела возражение от 08.02.2010 на решение Роспатента от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 944650, поданное от имени компании Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации N 944650 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее — МБВОИС) 29.10.2007 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ). Знак по международной регистрации N 944650 представляет собой объемное изображение плитки шоколада, приведенное заявителем в трех разных проекциях и в изометрии.

Роспатентом принято решение от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации N 944650 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации N 944650 не обладает различительной способностью, так как представляет собой реалистичное изображение (воспроизведение) товаров, указанных в перечне регистрации.

Палата по патентным спорам, в частности, отметила следующее.

С учетом даты (29.10.2007) международной регистрации N 944650 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 N 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Анализ знака по международной регистрации N 944650 на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Исходя из положений Закона и Правил при оценке различительной способности объемных обозначений основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения: обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность.

В этой связи объемное изображение плитки шоколада, разделенной на пятнадцать долек (три ряда по пять долек), предназначенное для индивидуализации шоколада и шоколадных изделий, не отличается оригинальностью внешней формы.

Анализ различных источников информации, в частности сети Интернет, показал, что первым продуктом под названием «шоколад» (xocolatl) служил напиток, получаемый из бобов какао. В середине семнадцатого века появился твердый шоколад, а спустя еще полтора века шоколад стали изготавливать в виде плиток. На сегодняшний день шоколад (chocolate (фр.) — 1) род конфет — застывшая масса из порошка бобов какао с сахаром и пряностями; 2) сладкий напиток из тертых плиток (Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под редакцией Д.Н. Ушакова)) производится в любых формах — жидкой, твердой, мягкой, порошкообразной (см. http://www.vse-o-shokolade.ru; http://www.confael.ru; http://historic.ru). При этом шоколад в виде плиток являет собой наиболее популярную форму его изготовления и встречается повсеместно.

Что касается самой формы плитки шоколада, для которой испрашивается правовая охрана в качестве товарного знака, следует отметить следующее. Плитка, имеющая прямоугольную форму и разделенная на пятнадцать одинаковых долек, представляет традиционное исполнение продукта «шоколад» в твердом виде. Мнение заявителя о нестандартности формы самих долек не может быть признано убедительным в силу того, что долькам придана некоторая округлость, которая не позволяет воспринимать обозначение в целом как имеющее нетрадиционную форму. А образовавшиеся в результате округления углов отверстия обладают лишь утилитарным свойством, так как упрощают процесс разламывания.

Изображение многолучевой звезды, выдавленное на поверхности каждой дольки, не акцентирует на себе внимание потребителей и не влияет на восприятие самого знака в целом, поэтому не придает ему различительной способности, то есть не позволяет воспринимать в целом общую форму знака как способную индивидуализировать товары.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации N 944650 представляет собой традиционную для товаров, указанных в перечне регистрации, плитку прямоугольной формы, разделенную на одинаковые дольки, то есть является реалистическим изображением товаров, для индивидуализации которых испрашивается его охрана.

Довод заявителя о существовании альтернативных форм шоколадных изделий не дает оснований для признания знака по международной регистрации N 944650 обладающим различительной способностью. Напротив, указанное обстоятельство лишь свидетельствует об использовании изготовителями шоколада (и изделий из него) множества различных форм, в то время как форма плитки (знак по международной регистрации N 944650) является наиболее традиционной и популярной.

Кроме того, следует отметить, что различительная способность может быть свойственна обозначению либо приобретена им в результате его использования. Однако представленные заявителем материалы не позволяют усмотреть приобретение знаком по международной регистрации N 944650 различительной способности на территории Российской Федерации до даты его приоритета, так как индивидуализация шоколада и шоколадных изделий осуществляется посредством этикеток, нанесенных на упаковки плиток шоколада. Кроме того, публикацию рекламных материалов невозможно соотнести с конкретным временным периодом, а информация об объемах продаж, приведенная в возражении, носит декларативный характер. Указанное делает несостоятельным довод заявителя о приобретении знаком по международной регистрации N 944650 различительной способности.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что знак по международной регистрации N 944650 не обладает различительной способностью и, следовательно, не соответствует требованиям законодательства, является правомерным.

 

Вопрос 9.

Мы долгие годы маркируем выпускаемую нами продукцию обозначением, к которому привыкли покупатели, но данное обозначение не зарегистрировано как товарный знак. Недавно на рынке появилась такая же продукция другого производителя, на которой проставлено это же обозначение. Каким образом можно защитить наши права и запретить другому производителю использовать наше обозначение?

 

Ответ.

Нормы части четвертой ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в данной ситуации неприменимы, т.к. отсутствует официальная регистрация обозначения как средства индивидуализации товаров, охраняемого нормами части четвертой ГК РФ. Тем не менее ситуация не безнадежна и, при наличии совокупности определенных фактов и обстоятельств, можно попытаться применить нормы антимонопольного законодательства.

В соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (Россия является участником данной Конвенции) актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В России национальным законом является ФЗ «О защите конкуренции», статья 14 которого запрещает недобросовестную конкуренцию в различных формах ее проявления, часть из которых практически повторяет ст. 10.bis Парижской конвенции.

Существовало мнение о том, что применение норм, не допускающих недобросовестную конкуренцию в связи с введением в заблуждение в отношении товара или его производителя, возможно только при наличии у истца собственных исключительных прав на средства индивидуализации продукции.

Однако вышеизложенное мнение не основано на нормах российского и международного законодательств, что подтверждается спором, в котором суды поддержали антимонопольный орган, признавший актом недобросовестной конкуренции использование сходных до степени смешения незарегистрированных обозначений для индивидуализации продукции.

ФАС Поволжского округа вынес Постановление <2> от 18 марта 2008 г. по делу N А57-9456/07, рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО «Саратовская газовая компания», г. Саратов, на решение и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Саратовской области по заявлению ООО «Саратовская газовая компания», г. Саратов, к Управлению федеральной антимонопольной службы по Саратовской области, третье лицо — ООО «Центр инновационных технологий», о признании незаконным решения и предписания о прекращении недобросовестной конкуренции от 23.05.07.

———————————

<2> Приводятся извлечения из Постановления в объеме, достаточном для понимания рассматриваемого вопроса.

 

ООО «Саратовская газовая компания» обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о признании незаконным решения Управлению федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (далее — Управление), согласно которому общество было признано нарушившим часть 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» с вынесением предписания о прекращении недобросовестной конкуренции.

Решением от 31.08.2007, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 02.11.2007, в удовлетворении заявления общества отказано. ООО «Саратовская газовая компания», обжалуя состоявшиеся судебные акты в кассационном порядке, просит их отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кассационная жалоба мотивирована неправильным применением норм материального и процессуального права.

Проверив законность обжалуемых судебных актов в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд кассационной инстанции не нашел оснований для их отмены по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Центр инновационных технологий» зарегистрировано в качестве юридического лица, работает на товарном рынке России с 1999 года и с 2000 года изготавливает и реализует системы автоматического контроля загазованности модульные, системы автоматического контроля загазованности по ТУ 4217-005-513911678-03, системы автоматического контроля загазованности модернизированные с клапаном по ТУ 4215-008-51391678-03. Указанное оборудование было введено ООО «Центр инновационных технологий» в оборот с использованием обозначений САКЗ-МК и САКЗ-М для индивидуализации выпускаемого оборудования.

Продукция ООО «Центр инновационных технологий» с обозначениями САКЗ-М и САКЗ-МК представлена в справочнике промышленного и газового оборудования «Газовик» в 2003 г., в официальном каталоге «Газовое хозяйство» выставки «Современные технологии и оборудование в газовом хозяйстве» — в 2000 году.

ООО «Саратовская газовая компания» зарегистрировано в качестве юридического лица 15.03.2006 и с этого же времени фактически осуществляет свою деятельность. При введении своей продукции в оборот использует обозначения САКЗ, САКЗ А и САКЗ В, что подтверждается прайс-листами от 12.04.2006 и 01.06.2006, товарными накладными от 13.09.2006 N 1022, 25.01.2007 N 90, 04.04.2007 N 325, 16.03.2007 N 261, 20.09.2006 N 1034, справочником «Газовик» 2006 года.

В феврале 2007 года ООО «Центр инновационных технологий» подало заявку на регистрацию товарных знаков САКЗ-М и САКЗ-МК, однако в момент подачи заявки выяснилось, что на 08.06.2006 в Роспатенте уже имеется принятая к рассмотрению заявка ООО «Саратовская газовая компания», поданная на регистрацию товарного знака САКЗ по 09 классу МКТУ, включающему системы для автономного контроля загазованности.

Тогда ООО «Центр инновационных технологий» обратилось в Управление с заявлением о недобросовестной конкуренции ООО «Саратовская газовая компания». Управлением было возбуждено производство по делу N 05-07/03 о нарушении антимонопольного законодательства. По результатам рассмотрения дела 23.05.2007 комиссией Управления было принято решение, согласно которому ООО «Саратовская газовая компания» было признано нарушившим ч. 1 ст. 14 ФЗ РФ «О защите конкуренции», и в отношении ООО «Саратовская газовая компания» было вынесено предписание о прекращении недобросовестной конкуренции.

Не согласившись с указанными решением и предписанием Управления, ООО «Саратовская газовая компания» обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. Суды первой и апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления общества, правомерно исходили из следующего.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» недобросовестной конкуренцией являются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанести вред их деловой репутации.

В силу ч. 1 ст. 14 данного Закона не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

В соответствии со ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В ходе судебного рассмотрения было подтверждено, что словесное обозначение САКЗ сходно до степени смешения с обозначениями САКЗ-М и САКЗ-МК. Продукция, производимая ООО «Центр инновационных технологий» и ООО «Саратовская газовая компания», относится к однородным товарам, так как имеет общую сферу применения, один рынок сбыта и общих потребителей. В связи с этим потребитель может воспринимать товары как происходящие из одного источника.

Судебные инстанции также пришли к правомерному выводу о том, что обозначение САКЗ не является общеупотребляемым (не стало видовым обозначением, которое любые производители могут использовать свободно для обозначения выпускаемой продукции).

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о том, что использование ООО «Саратовская газовая компания» обозначений САКЗ, САКЗ А и САКЗ В при реализации своей продукции является актом недобросовестной конкуренции, противоречит требованиям законодательства, добропорядочности, разумности и справедливости и может причинить убытки ООО «Центр инновационных технологий» и нанести вред его деловой репутации, в том числе в результате введения в заблуждение потребителей в отношении производителей конкретных товаров.

Таким образом, обжалуемые судебные акты приняты при правильном применении норм материального права и соответствии выводов фактическим обстоятельствам дела, и оснований для их отмены не имеется.

 

Вопрос 10.

Какие сведения и доводы могут подтверждать использование товарного знака при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны согласно ст. 1486 ГК РФ, если использование товарного знака осуществлено другими лицами под контролем правообладателя?

 

Ответ.

Использование товарного знака другими лицами под контролем правообладателя, но без заключения лицензионного договора, подразумевает наличие между другими лицами и правообладателем определенных взаимоотношений, направленных на использование товарного знака на товарах, вводимых в гражданский оборот.

Взаимоотношения между сторонами могут иметь различный характер, но при рассмотрении заявления в Палате по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием для того, чтобы отстоять свой товарный знак, необходимо представить должные доказательства, каждое из которых будет оценено непосредственно на заседании коллегии Палаты по патентным спорам.

Примером могут служить доказательства, представленные и принятые Палатой по патентным спорам при рассмотрении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков RAZGULAY по свидетельству N 148732/1 и товарного знака РАЗГУЛЯЙ по свидетельству N 148731/1.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО компания Секьюа Глобал Солюшнз (Британские Виргинские Острова). Лицензиатом правообладателя является компания РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД (Кипр), которой предоставлено право на применение товарных знаков для всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации по свидетельствам. Сублицензиатами компании РАЗГУЛЯЙ-УКРРОС ГРУП ЛИМИТЕД (Кипр), осуществлявшей деятельность по использованию рассматриваемых товарных знаков на территории Российской Федерации в рассматриваемый период, являются ООО «Торговый Дом «РСК», ООО «Торговый дом «Разгуляй Зерно».

Анализ документов, представленных относительно использования товара 30 класса МКТУ — сахара, показал следующее.

В соответствии с представленными договорами различные юридические лица поставляли фирме ООО «Торговый Дом «РСК» сахар, маркированный рассматриваемыми товарными знаками RAZGULAY и РАЗГУЛЯЙ, в оспариваемый период. При этом из данных документов усматривается, что маркировка на мешки наносилась непосредственно изготовителями сахара, но по поручению ООО «Торговый Дом «РСК», которому принадлежало право на использование знака. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам расценивает данные договоры как договоры заказа на изготовление продукции, снабженной товарным знаком, право на использование которого принадлежит сублицензиату. В дальнейшем в соответствии с документами сублицензиат ООО «Торговый Дом «РСК» реализовывал сахар третьим лицам. Из документов также следует, что фирмой ООО «Торговый Дом «РСК» были заключены договоры относительно поставок сахара, маркированного товарными знаками, а исполнение данных договоров осуществлялось в оспариваемый период после возникновения у ООО «Торговый Дом «РСК» права на использование товарного знака. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным принять отмеченные договоры в качестве доказательства использования знака сублицензиатом, поскольку исполнение обязательств по договорам носит длительный характер и часть договорных отношений приходится на рассматриваемый период при наличии уже у сублицензиата законных прав на использование знака.

Правообладателем доказано, что товары, маркированные рассматриваемыми товарными знаками, введены в гражданский оборот на территории России в оспариваемый период лицами, получившими в установленном порядке согласие от правообладателя в допустимой действующим законодательством форме.

Такое согласие правообладателя может быть выражено в различных формах. Например, в форме лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте, дистрибьюторского договора, предоставляющего право ввозить и распространять продукцию, маркированную товарным знаком правообладателя, или иного гражданско-правового договора, в котором в явной форме выражено согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот на территории России.

В решениях представлены и иные интересные доказательства использования товарных знаков в отношении финансовой деятельности, кредитно-денежных операций и операций с недвижимостью.

 

Вопрос 11.

Мы производим товары кондитерского ассортимента и маркируем упаковки конфет и пирожных товарным знаком нашего предприятия, который зарегистрирован в отношении конфет, пирожных и тортов. Другой производитель начал выпускать печенье и маркировать упаковку обозначением, которое сходно до степени смешения с нашим товарным знаком. На наше обращение о том, что такие действия являются нарушением исключительных прав, другой производитель указывает на то, что печенье не является однородным товаром по отношению к конфетам, пирожным и тортам, а потому не считает себя нарушителем. Кто может дать разъяснение по данному вопросу?

 

Ответ.

По существу, ваш вопрос сводится к тому, как толковать понятие «однородные товары» в контексте нарушения исключительных прав на товарный знак, а не в контексте продуктов кондитерской промышленности.

При разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком, с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Именно этот принцип толкования однородности товаров дан в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2007 по делу N 09АП-14548/2007-ГК, оставившего решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями обязать ЗАО «Торгово-финансовая компания «М.Т.Е.-финанс» (далее — ЗАО «М.Т.Е.-финанс») прекратить незаконное использование товарного знака, владельцем которого является ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.», удалить с товаров и упаковок незаконно используемый товарный знак, уничтожить изготовленные изображения товарного знака, опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.», а также взыскать денежную компенсацию в сумме 5000000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.09.2007 требования, заявленные истцом, удовлетворены в части: суд обязал ЗАО «М.Т.Е.-финанс» прекратить использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 27068, исключительные права на который принадлежат ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.», а также взыскал с ЗАО «М.Т.Е.-финанс» 2000000 руб. компенсации. В остальной части в удовлетворении исковых требований судом отказано.

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, ЗАО «М.Т.Е.-финанс» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований.

Проверив правильность применения норм материального и норм процессуального права, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Установлено, что ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» является обладателем исключительных прав на товарный знак, который согласно свидетельству N 27068 представляет собой изобразительное обозначение, зарегистрированное в отношении товаров 7 класса (станки) МКТУ.

Как видно из материалов дела, заявитель апелляционной жалобы, принимая участие в международных выставках «Технофорум 2007» и «Промышленные технологии для России», использовал на стендах обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 27068 по графическому признаку, а также в рекламных материалах, демонстрирующих станки токарный, сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ, токарно-фрезерно-карусельный и другие станки.

Суд первой инстанции, исследовав обстоятельства дела, пришел к выводу о неправомерности использования ЗАО «М.Т.Е.-финанс» товарного знака, принадлежащего истцу, и принял решение об удовлетворении заявленных требований и взыскании с ЗАО «М.Т.Е.-финанс» денежной компенсации в сумме 2000000 руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказал.

Оспаривая состоявшийся по настоящему делу судебный акт, заявитель утверждал, что при использовании товарного знака истца ответчик не создает для него конкуренции, т.к. не является производителем и маркировщиком товара, а осуществляет посредническую деятельность в сфере услуг (лизинга), предоставляя продукцию, произведенную другими организациями, в финансовую аренду.

Данный довод не был принят по следующим основаниям.

Предметом доказывания по настоящему делу является факт введения ЗАО «М.Т.Е.-финанс» в гражданский оборот обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» товарным знаком, а также однородность товаров или услуг, вводимых в гражданский оборот с использованием спорного обозначения.

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках нарушением исключительного права на товарный знак считается несанкционированное использование обозначения в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров.

Из смысла данной нормы Закона следует, что исключительное право на товарный знак распространяется как на использование товарного знака в отношении поименованных в свидетельстве на товарный знак товаров, так и на использование товарного знака в отношении однородных товаров.

Пояснение понятия «однородные товары» содержится в п. 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Генерального директора Роспатента от 5 марта 2003 г., в которых указано:

«При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки».

Из существа приведенной выше нормы и пояснения понятия «однородные товары» следует вывод, что при разрешении вопроса об однородности товаров решающее значение должно быть придано существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю, а не сопоставлению наименования товара, незаконно маркированного товарным знаком, с перечнем товаров, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован.

Как видно из материалов дела, ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» проектирует и изготавливает различные станки и оборудование для обработки материалов: универсальные сверлильные и фрезерные станки, в том числе настольные, вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, вертикальные фрезерно-токарные обрабатывающие центры, вертикальные и горизонтальные токарные станки с ЧПУ, специальные сверлильные станки, в том числе многошпиндельные и для глубокого сверления, хонинговальные станки, в том числе с ЧПУ.

Основными видами деятельности ЗАО «М.Т.Е.-финанс» являются оптовая торговля станками, лизинговая деятельность.

Изобразительное обозначение, зарегистрированное истцом в отношении товаров 7 класса (станки) МКТУ, используется им для индивидуализации и рекламы его специализированной лизинговой компании по оказанию финансовых услуг, в том числе при финансировании приобретения лизингополучателями различного имущества, включая станки и оборудование.

Из представленных в дело документов усматривается, что заявитель на своих фирменных бланках юридического лица, а также на своем стенде на выставке «Технофорум 2007» и в рекламных материалах, демонстрирующих станки, использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Данный факт заявителем не оспаривается.

Сопоставление продукции истца (станки и оборудование для обработки материалов) и рекламной продукции заявителя (реклама станков и оборудования для обработки материалов) позволяет сделать вывод о том, что товарный знак истца используется заявителем для его размещения на оборудовании и станках, предлагаемых к продаже.

Таким образом, используя спорное обозначение в отношении однородных товаров и рекламируя станки иных изготовителей, заявитель вводит в заблуждение потенциальных потребителей относительно принадлежности товара определенному производителю.

В связи с этим довод заявителя о том, что оказываемые им услуги не являются однородными, судебной коллегией отклоняется как противоречащий установленным по данному делу обстоятельствам и имеющимся в нем материалам, поскольку спорное обозначение используется обеими сторонами в сфере реализации станков.

Суд апелляционной инстанции полагает, что незаконное использование заявителем обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 27068, без разрешения его правообладателя правомерно оценено судом первой инстанции как нарушение прав и законных интересов истца и принято решение об удовлетворении иска, а также учитывая все обстоятельства, имеющие значение для определения размера компенсации за незаконное использование товарного знака, руководствуясь принципом разумности и соразмерности, обоснованно взыскано с ЗАО «М.Т.Е.-финанс» в качестве компенсации 2000000 руб.

Апелляционная жалоба ЗАО «М.Т.Е.-финанс» признана необоснованной и удовлетворению не подлежит.

 

Вопрос 12.

Многие производители различной продукции уже начали готовиться к Олимпийским играм в Сочи — 2014, а каковы перспективы охраны товарных знаков с олимпийской символикой и можно ли продавать такую продукцию уже сейчас?

 

Ответ.

Охрана товарных знаков с олимпийской символикой возможна, но требует соблюдения определенных условий, нарушение которых приводит к отказу в регистрации товарных знаков как российским, так и иностранным заявителям.

Роспатент отказал в регистрации товарных знаков «OLYMPIC GOODS» (олимпийские товары) по заявке N 2005728473/50, «OLIMPIC STORE» (олимпийский резерв) по заявке N 2005731089/50 и им подобных, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 29.04.1999 N 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», где указано, что Олимпийский комитет России в соответствии с Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета осуществляет меры по юридической защите прав собственности Международного олимпийского комитета на использование олимпийских символа, девиза, флага, гимна, наименований «олимпийский», «Олимпиада» на территории Российской Федерации. Олимпийский комитет России обладает правом собственности на олимпийские символ, эмблему, флаг и наименование «олимпийский», зарегистрированные в установленном порядке. Их использование в рекламных, коммерческих и иных целях регламентируется Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и допускается только с разрешения и на условиях Олимпийского комитета России.

Поскольку заявитель не предоставил разрешение Олимпийского комитета России в регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков, Палата по патентным спорам Роспатента пришла к выводу, что заявленные обозначения способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, т.к. могут порождать представление о том, что товары (услуги) выпускаются (оказываются) с согласия или под контролем Международного олимпийского комитета (МОК).

Вышеизложенное дает ответ на Ваш первый вопрос относительно принципиальной возможности регистрации товарных знаков с олимпийской символикой, однако при этом не следует забывать, что даже наличие разрешения на регистрацию товарного знака от Олимпийского комитета России не является самодостаточным «пропуском» для регистрации товарного знака. Заявляемый товарный знак с олимпийской символикой, как и любой товарный знак, не должен представлять собой обозначение, охрана которому не предоставляется на основании ст. 1483 ГК РФ.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под олимпийской символикой понимаются наименования «олимпийский», «Олимпиада», «Сочи-2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad», «Olympic Winter Games», «Olympic Games», «Sochi-2014» и образованные на их основе слова и словосочетания, а также олимпийские символы: огонь, факел, флаг, гимн, девиз, эмблемы и символы предыдущих Олимпийских игр. К олимпийской символике и паралимпийской символике относятся также произведения изобразительного искусства, музыкальные, литературные и иные произведения, содержащие олимпийскую символику и (или) паралимпийскую символику или ее элементы и предназначенные для обозначения Олимпийских игр и (или) Паралимпийских игр.

Лица, желающие использовать в коммерческих целях товары с элементом признанной олимпийской символики, должны знать о том, что уполномоченным правообладателем товарного знака «Сочи-2014» является автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет «Сочи-2014», на имя которой выдано свидетельство на товарный знак N 316841 с приоритетом от 30.01.2006 и сроком действия регистрации до 30.01.2016. Использовать данный товарный знак без разрешения правообладателя нельзя, и суды уже сейчас пресекают подобные действия. В январе 2009 г. к административной ответственности был привлечен и оштрафован предприниматель без образования юридического лица, продававший предметы одежды с обозначением «Сочи-2014» (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа по делу N А32-9825/2008-5/145-71АЖ). И это не единственное судебное решение.

 

Вопрос 13.

Нужно ли при проведении исследований патентной чистоты продукции, разрабатываемой отечественными фирмами или закупаемой за рубежом для использования на российском рынке, проводить аналогичные исследования в отношении товарных знаков, которыми маркируется продукция?

 

Ответ.

Бесспорно, нужно.

Под патентной чистотой понимается юридическое свойство товара (любой продукции — машиностроение, радиоэлектроника, химия, пищевые и лекарственные средства, иные товары), которое заключается в том, что продукция может быть свободно использована в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории исключительных прав, имеющих свое действие в отношении рассматриваемой продукции и принадлежащих другим лицам. Если продукция подпадает под действие чужих исключительных прав, основанных на патентах, она считается не патенточистой. Исключительные права могут быть основаны на патентах, товарных знаках, объектах авторского права и других возможных объектах исключительного права.

Исследование патентной чистоты является одной из обязательных составляющих комплекса работ, выполняемых на основании ГОСТ Р.15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования». Если в отношении патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы необходимость исследования патентной чистоты продукции (производимой или ввозимой) не вызывает сомнения у технически и юридически образованных руководителей фирм, то определенное недопонимание важности такой работы и в отношении товарных знаков имеет место. Сегодня, когда многие российские фирмы занимаются не разработкой и изготовлением собственной продукции, а ведут торговый бизнес, предусматривающий закупку и поставку на российский рынок продукции зарубежных производителей, на первый план выходит необходимость исследования патентной чистоты именно в отношении товарных знаков, которыми маркирована ввозимая продукция.

К чему приводит незнание о наличии исключительных прав, принадлежащих другим лицам при поставке импортной продукции, или, что еще хуже, игнорирование таких прав и непонимание норм закона наглядно иллюстрируется судебным делом (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.08.2009 N Ф03-4047/2009), краткое извлечение из которого представлено ниже.

Чукотская таможня обратилась в Арбитражный суд Чукотского автономного округа с заявлением о привлечении к административной ответственности ЗАО «ЧГГК» за совершение административного правонарушения, выразившегося во ввозе продукции (очки защитные) с товарным знаком компании «UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH», Германия, без разрешения владельца товарного знака.

Решением суда от 21.01.2009, оставленным без изменения Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2009, заявленные требования таможни удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с данными решениями, ЗАО «ЧГГК» подало кассационную жалобу и указало на то, что ввезенный товар произведен в США, где правообладателем аналогичного товарного знака является фирма «Sperian Eye and Face Protection».

Арбитражным судом обеих инстанций установлено, что обозначению «UVEX» на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака на основании международных регистраций N 492056, 811958, правообладателем которых указана фирма «UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH», Германия.

По заявлению представителя компании «UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH» среди уполномоченных импортеров указанной продукции ЗАО «ЧГГК» не значится, согласия на использование товарного знака «UVEX» на территории Российской Федерации названное общество не имеет. ЗАО «ЧГГК» в своем отзыве отметило, что ввозило товары с товарным знаком «UVEX» из США, где правообладателем указанного товарного знака является компания «Sperian Eye and Face Protection».

Суд кассационной инстанции подержал решения нижестоящих судов и подчеркнул, что ссылка общества на то, что ввезенный товар с товарным знаком «UVEX» произведен в США, а не в Германии, является необоснованной в силу следующего.

Владельцем товарного знака «UVEX» в России является компания «UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH», Германия. Американский производитель ввезенного товара не имеет международной регистрации данного товарного знака с указанием России. Таким образом, воспроизведение обозначения на товаре при его обороте в США при условии, что данное обозначение зарегистрировано в США производителем как товарный знак, является законным на территории США и незаконным при обороте товара на территории России.

Данные выводы суда соответствуют правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в информационном письме от 13.12.2007 N 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», в соответствии с пунктом 15 которого юридическое лицо, использовавшее товарный знак без разрешения правообладателя, может быть привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ввоз маркированного товарным знаком товара на территорию Российской Федерации и в том случае, если оно не знало, что соответствующее обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку, используя обозначение, оно должно было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации.

 

Вопрос 14.

Одна иностранная компания обвиняет нас в пиратском использовании ее бренда, потому что этим брендом маркирована продукция, которую мы совершенно легально закупаем в другой стране, где эта продукция именно под этим брендом выпускается и продается. Как нам поступить в этой ситуации?

 

Ответ.

Если какая-либо иностранная фирма обвиняет Вас в пиратском использовании ее бренда, первое, что Вы должны сделать, — любезно предложить фирме представить Вам подтверждения того, что данная фирма является обладателем исключительных прав на территории России в отношении данного бренда.

Понимая под брендом в первую очередь товарные знаки (знаки обслуживания), фирма, высказывающая Вам претензии, должна представить подтверждения ее исключительных прав или в объеме прав правообладателя товарным знаком, или в объеме прав лицензиата исключительной лицензией.

Иностранная фирма может иметь на территории России регистрации в виде российских товарных знаков или действующие в отношении России международные регистрации.

Не исключено, что иностранная фирма может быть владельцем патента на промышленный образец, охраняющий внешний вид этикеток продукции.

Бренд — это образ собирательный, и нужно иметь четкие представления о том, из каких охраняемых исключительным правом элементов он состоит.

Если фирма предоставит такие подтверждения, Вы будет считаться нарушителем ее исключительных прав до тех пор, пока права фирмы на территории России действуют.

Доводы о том, что Вы покупаете продукцию с таким брендом у другой иностранной фирмы, Вам не помогут защититься в суде. Но не исключена ситуация, когда сама такая фирма присвоила чужой бренд, а теперь пытается с его помощью рэкетировать российский рынок. В этом случае нужно обращаться к специалистам и вести кропотливую работу по аннулированию регистрации такого товарного знака. Чем раньше начать такую работу, тем больше шансов на выигрыш дела.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code