Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак

Статья 1484. Исключительное право на товарный знак

 

Комментарий к статье 1484

 

  1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит ссылку на ст. 1229 ГК РФ, в связи с чем представляется необходимым обратить внимание на содержание п. 2 указанной статьи, который устанавливает возможность принадлежности исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) одному или нескольким лицам совместно. Возможность сообладания исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания известна и зарубежному законодательству. Резонно предположить, что часть четвертая ГК РФ, вводя общее положение о возможности совместного обладания исключительным правом на средство индивидуализации, не только предоставила правообладателям серьезные преимущества по сравнению с традиционным индивидуальным владением правом на средство индивидуализации, но и учла интересы потребителей. Однако комплексное исследование норм гл. 69 и 76 Кодекса приводит к выводу, что сообладание исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) может вызвать, с одной стороны, проблемы, а с другой — затруднения при их практической реализации. При этом возникает ряд вопросов. Например, сможет ли товарный знак, принадлежащий нескольким лицам, выполнять свою индивидуализирующую функцию, установленную ст. 1477 ГК РФ, ведь он должен служить для индивидуализации товаров, т.е. для отличия товаров одних производителей от товаров других? Может ли быть установлен конвенционный приоритет товарного знака, заявляемого в отношении нескольких классов товаров, если заявка основана на нескольких заявках, поданных в зарубежных странах заявителями, которые хотят быть созаявителями по заявке, подаваемой в России? По нашему мнению, предоставление возможности сообладания исключительным правом на средство индивидуализации является ошибочным.
  2. Помимо установления возможности для правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак любым законным способом п. 2 комментируемой статьи предусматривает ряд специальных правомочий, входящих в исключительное право на товарный знак. Так, исключительное право может осуществляться путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров при введении товаров в гражданский оборот. Знаки обслуживания могут размещаться на одежде персонала, выполняющего работы и оказывающего услуги. Для индивидуализации товаров и услуг товарный знак может использоваться в рекламе, а также в предложениях о продаже товаров, которые еще не введены в гражданский оборот (например, рекламные ролики, готовящие покупателей к появлению на рынке новых товаров с новым или уже использующимся товарным знаком). Осуществление исключительного права возможно также путем размещения товарного знака на деловой документации (бланки писем), чаще всего на сопроводительных документах (накладные). Современная правоприменительная практика свидетельствует, что большое значение имеет еще одно законодательно установленное правомочие правообладателя — использование товарного знака в сети Интернет, на различных сайтах, а также в доменном имени и при других способах адресации.

Наряду с вышеуказанным правомочием исключительное право на товарный знак включает также правомочие распоряжения товарным знаком, например, путем передачи права на него (договор отчуждения или лицензионный договор) полностью или частично другому лицу; путем продления срока действия регистрации, внесения в нее изменений и т.д.

 

Статья 1485. Знак охраны товарного знака

 

Комментарий к статье 1485

 

  1. Знак охраны товарного знака происходит от слова registered — зарегистрировано и проставляется для оповещения об исключительном праве на товарный знак. Использование знака охраны является правом, но не обязанностью правообладателя. Согласно п. «D» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г. для признания прав не требуется помещения на продукте какого-либо обозначения или указания на регистрацию товарного знака.

В утратившем силу Законе о товарных знаках 1992 г. использовался термин «предупредительная маркировка».

  1. Пункт 5 ст. 1515 ГК РФ устанавливает ответственность за незаконное использование знака охраны. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Имеется в виду прежде всего уголовная ответственность, установленная ст. 180 УК РФ, п. 2 которой указывает, что незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Совершение названного деяния группой лиц по предварительному сговору или организованной группой влечет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
  2. Знак охраны товарного знака не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Постановлением ФАС Московского округа от 17 декабря 2003 г. N КА-А40/9888-03 была признана недопустимой регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений (элементов), не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие словесного характера, линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в него элементов.

На регистрацию было представлено обозначение, в центральной части которого находилось стилизованное изображение латинской буквы «R» в окружности, расположенной на фоне элементов чертежной графики, повторяющих в ином масштабе данное изображение, с выносными и размерными линиями, а также с буквенными и цифровыми элементами, выражающими размеры. Все указанные элементы расположены на клетчатом фоне, имитирующем лист бумаги в клеточку.

Сама по себе латинская буква «R» в окружности различительной способностью не обладает, поскольку является общепринятым знаком предупредительной маркировки, так же как не обладают ею остальные графические элементы, заявленные к регистрации в составе изображения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие словесного характера, линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в данное обозначение элементов.

  1. Проставление знака охраны является для третьих лиц своего рода уведомлением о том, что обозначение охраняется и его использование без согласия правообладателя является нарушением исключительного права, влекущее применение мер как гражданско-правовой (ст. 1515 ГК), так и административной и уголовной ответственности <1>.

———————————

<1> См., в частности: Определение ВАС РФ от 15 мая 2007 г. N 5826/07; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 января 2007 г. N Ф08-6795/2006 по делу N А25-2584/2005-9.

Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака

 

Комментарий к статье 1486

 

  1. Гражданским кодексом РФ провозглашается принцип обязательного использования охраняемого товарного знака как условия сохранения права на него. Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя определенными правомочиями (см. комментарий к ст. 1484 ГК), но и налагает на него обязанности, в частности обязанность использовать свой товарный знак. Требование об обязательном использовании товарного знака является вполне обоснованным и призвано обеспечивать интенсивное и неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. Данное установление Кодекса способствует также «очищению» реестра от «мертвых» знаков, которые не используются правообладателями для маркировки производимых товаров, и снятию препятствий для производителей, готовых производить и реализовывать товары под сходными товарными знаками.

Данная норма может в ряде случаев способствовать борьбе с «пиратами» — лицами, регистрирующими на свое имя товарные знаки и тем самым перекрывающими возможность выхода на рынок реальным (фактическим) производителям товаров, в том числе зарубежным.

  1. Рассмотрение заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в п. 1 комментируемой статьи, производится Судом по интеллектуальным правам, входящим в систему арбитражных судов.
  2. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках 1992 г. в качестве субъекта отношений, связанных с досрочным прекращением регистрации, называлось «любое лицо»; в ГК РФ речь идет о «заинтересованном лице». То есть можно сделать вывод, что от лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, требуются доказательства его заинтересованности. Пункт 1 комментируемой статьи, устанавливая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, не раскрывает, какое именно лицо может быть признано заинтересованным лицом.

Вместе с тем имеется высказанная Высшим Арбитражным Судом РФ правовая позиция в отношении критериев установления наличия у лица заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Эта правовая позиция сформулирована в ряде судебных актов ВАС РФ.

В частности, в Постановлении ВАС РФ от 1 марта 2011 г. N 14503/10 (приложение 5) предусматривается, что применительно к п. 1 комментируемой статьи заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены:

1) производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

2) лица, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В Определении ВАС РФ о передаче дела в Президиум ВАС N ВАС-5793/13 от 19 июня 2013 г. имеется ссылка на вышеназванное Постановление Суда. Отдельно указывается и на заявку, «которая может служить доказательством, подтверждающим намерение использовать спорное обозначение», и на иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении лицом подготовительных действий к такому использованию.

Однако указанные акты не исчерпывают позицию ВАС РФ в отношении заинтересованности. Так, точка зрения, изложенная в Постановлении Суда N ВАС-14483/12 от 19 марта 2013 г., принципиальным образом изменила представление о субъектах заинтересованности. По сути она имеет универсальный характер, поскольку исходя из ее смысла заинтересованным лицом может признаваться не только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак. Таким образом, лицо не обязательно должно быть производителем соответствующих товаров, работ или услуг. Собственно, это подтверждается и положениями комментируемой статьи, которая говорит о любом заинтересованном лице.

  1. Комментируемая статья предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака в отношении как всех товаров, для которых он зарегистрирован, так и их части. Иными словами, если товарный знак реально, а не номинально используется правообладателем в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и правообладатель может доказать такое использование, регистрация товарного знака будет прекращена только в отношении тех товаров, для маркировки которых использование не осуществляется. Комментируемое положение дает, таким образом, возможность лицу, подающему заявление в Суд по интеллектуальным правам, ограничить свои требования о прекращении правовой охраны товарного знака только теми товарами, которые его интересуют.

Так, например, было подано заявление о досрочном прекращении товарного знака «Хочу все знать» в отношении всех услуг (41 — дубляжи; информация по вопросам развлечений; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; организация представлений [шоу]; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; презентации; производство видеофильмов; производство фильмов; изготовление титров и надписей; производство фильмов с использованием компьютерной графики; производство мультипликационных фильмов; прокат аудиооборудования; прокат кинематографических принадлежностей; прокат аппаратуры для подводных и трюковых киносъемок; прокат [кино] фильмов; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций; прокат реквизита; прокат театральных декораций; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинематографических принадлежностей; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат осветительной аппаратуры для киностудий; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные; развлекательные телевизионные передачи; составление программ встреч [приемов]; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; 42 — выполнение чертежных работ; исследования научные и технические в области кинопроизводства; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями] в области кинопроизводства; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; научно-исследовательские разработки в области кинопроцесса; определение подлинности произведений искусства; определение подлинности художественных работ; организация встреч по интересам; прокат костюмов; прокат переносных сооружений; служба переводов; управление делами по охране авторских прав), для которых он был зарегистрирован, в связи с его неиспользованием. По результатам изучения материалов дела, представленных доказательств использования товарного знака было принято решение о возможности удовлетворения заявления лишь в отношении части услуг — «41 — дубляжи; изготовление титров и надписей; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; производство видеофильмов; производство фильмов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; прокат фильмов; услуги по написанию сценариев».

  1. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано в Суд по интеллектуальным правам не ранее чем через три года после регистрации товарного знака в государственном реестре. То есть законодатель, следуя положениям подп. 1 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., предоставляет владельцу товарного знака так называемый льготный срок для налаживания производства, проведения рекламных кампаний, маркировки товаров и т.д.
  2. Предусматривая возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ГК РФ в п. 2 комментируемой статьи определяет те действия, которые признаются использованием товарного знака. Это, в частности, его размещение на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые тем или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, при выполнении работ, оказании услуг, на деловой документации и т.д., причем использованием товарного знака не признаются указанные в п. 2 действия, которые не связаны непосредственно с введением товаров в гражданский оборот.
  3. Следуя положениям подп. 2 п. «C» ст. 5 Парижской конвенции 1883 г., ГК РФ признает использование товарного знака в несколько измененном виде, т.е. с изменением отдельных элементов, не меняющих существа товарного знака и не ограничивающих его правовую охрану. Такими изменениями, в частности, могут признаваться изменение прописных букв на строчные в словесном товарном знаке либо использование изобразительного товарного знака в зеркальном отображении. Положения рассматриваемой статьи корреспондируют с нормами, нашедшими отражение в ст. 1505 ГК РФ (см. комментарий к ней).

Комментируемое положение может быть проиллюстрировано следующим примером.

ООО «ДАТА ЦЕНТР «Автоматика» является правообладателем комбинированного товарного знака, в состав которого входит изобразительный элемент в форме прямоугольника, в границах которого на голубом фоне расположены две стилизованные буквы «D» и «C», выполненные белым цветом. Под этим прямоугольником расположен словесный элемент «ДАТА ЦЕНТР», при этом элементы расположены в два ряда.

Заявление о досрочном прекращении действия указанного товарного знака было мотивировано, в частности, тем, что этот товарный знак правообладателем не используется, а используется другой товарный знак, принадлежащий ему же. Этот другой товарный знак правообладателя также представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент этой комбинации является практически тождественным изобразительному элементу первого товарного знака правообладателя. Их различие — в цветовом исполнении. Второй товарный знак правообладателя выполнен в черно-белом цветовом сочетании, а словесный элемент «ДАТА ЦЕНТР» помещен рядом с изобразительным элементом. Элементы расположены в один ряд и также выполнены в черно-белом цветовом сочетании. Таким образом, между первым и вторым товарными знаками правообладателя существует два отличия — цветовое исполнение и место расположения словесного элемента.

Оспариваемый товарный знак использовался правообладателем на выпускаемом им оборудовании и в деловой документации. При этом на оборудовании он использовался в несколько измененном виде: входящий в него словесный элемент располагался не под изобразительным элементом, а рядом с ним, сами элементы были даны в одну строку. При этом изобразительный элемент, входящий в это размещенное на оборудовании обозначение, был тождественным изобразительному элементу, входящему в оспариваемый товарный знак. Цветовое исполнение всех элементов используемого обозначения тождественно цветовому исполнению оспариваемого товарного знака.

Таким образом, очевидно, что используемое обозначение несущественно отличалось от товарного знака правообладателя. Это было принято во внимание при принятии решения, и заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны первого товарного знака правообладателя не было удовлетворено.

  1. При рассмотрении вопросов использования товарных знаков необходимо обратить внимание на субъектов такого использования. В ранее действовавшем Законе о товарных знаках 1992 г. фигурировали только два субъекта обозначенных выше правоотношений — сам правообладатель и лицо, которому такое право предоставлено в рамках лицензионного договора. О лице, использующем товарный знак под контролем правообладателя, впервые упоминается в ГК РФ.
  2. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе; при этом владельцу товарного знака предоставляется возможность ссылаться на не зависящие от него обстоятельства как на причины, приведшие к неиспользованию товарного знака. Такими обстоятельствами могут признаваться ограничения по импорту какой-либо продукции, срыв поставок сырья, изменение условий реализации продукции и т.д.

 

Статья 1487. Исчерпание исключительного права на товарный знак

 

Комментарий к статье 1487

 

  1. Положение комментируемой статьи представляет собой в определенной степени ограничение исключительного права на товарный знак, на возможность которого указывает п. 5 ст. 1229 ГК РФ. Из установлений ст. 1484 Кодекса следует, что никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. Единственным исключением из указанного правила является положение, закрепленное комментируемой статьей. Принцип исчерпания прав означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, т.е. он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на российский рынок. Необходимо особенно подчеркнуть, что товары должны быть теми же самыми и никаким образом не измененными.
  2. Принцип исчерпания права имеет территориальное действие — товар должен быть введен в гражданский оборот на территории РФ. Его последующее введение в гражданский оборот, в связи с которым рассматривается вопрос об исчерпании исключительного права на товарный знак, также должно иметь место на территории РФ.
  3. Особое внимание хотелось бы обратить на вопрос о допустимости применения принципа исчерпания права к знаку обслуживания и соответственно к оказываемым услугам.

Пунктом 2 ст. 1477 ГК РФ установлено, что правила Кодекса о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания. Из этого, казалось бы, следует вывод о применимости принципа исчерпания права к знаку обслуживания. Однако практика применения ранее действовавшего Закона о товарных знаках 1992 г. свидетельствует об ином <1>. Исправить ситуацию могло бы дополнение указанной статьи оговоркой, исключающей применение данной нормы в отношении услуг. Такой подход использован в законодательных актах многих зарубежных стран.

———————————

<1> Так, представляется очевидным, что парикмахерские услуги или, например, услуги ресторанов, будучи введенными в гражданский оборот правообладателем знака обслуживания или иным лицом с его согласия, не могут быть в дальнейшем объектами оборота, даже если лицо, которому данные услуги были оказаны, является профессиональным парикмахером или поваром. Также сложно себе представить, что клиент банка после получения соответствующих услуг будет выдавать кредиты, совершать расчетные и иные операции под знаком обслуживания этого банка, ссылаясь на принцип исчерпания прав.

 

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

 

Комментарий к статье 1488

 

  1. До 1 января 2008 г. Закон о товарных знаках 1992 г. использовал термин обязательственного права «договор об уступке товарного знака».

Договору об отчуждении исключительного права на товарный знак присущи все те признаки, которые характерны для договоров об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК), например условие о возмездности договора и неприменении п. 3 ст. 424 ГК РФ. В безвозмездном договоре это должно быть прямо предусмотрено. Не допускается заключение безвозмездного договора между коммерческими организациями.

Сторонами договора могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

В настоящей статье установлены особенности, присущие только договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, а именно:

1) договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может охватывать часть товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, в связи с чем исключительное право на товарный знак в отношении других товаров может быть сохранено за первоначальным правообладателем;

2) отчуждение исключительного права не должно являться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, в противном случае договор не подлежит государственной регистрации.

Согласно п. 9.9.9 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 321 <1>, отчуждение исключительного права на товарный знак по договору может рассматриваться как вводящее в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит обозначение:

———————————

<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22.

 

— представляющее собой государственный герб, флаг или другой государственный символ и знак, официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной и межправительственной организации, их гербы, флаги, другие символы и знаки, официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;

— указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;

— тождественное или сходное до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника.

Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении:

— части товаров и услуг, являющихся однородными с товарами и услугами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;

— товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;

— товарного знака, воспроизводящего или сходного до степени смешения с промышленным образцом, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;

— товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его отдельные элементы), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование;

— товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг, права на который сохраняются за первоначальным правообладателем;

3) если в составе товарного знака присутствует наименование места происхождения товара, то необходимо наличие исключительного права на него у приобретателя исключительного права (п. 3 комментируемой статьи), что подтверждается свидетельством на наименование места происхождения товара.

  1. С учетом новой редакции ст. 1232 ГК РФ, предусматривающей отказ от проверочного порядка регистрации договоров о распоряжении исключительным правом и устанавливающей регистрацию отчуждения права в отношении договоров об отчуждении исключительного права, правом подачи заявления о регистрации перехода права по договору исключительного права на товарный знак обладают лица, являющиеся сторонами договора.

В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:

— подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;

— удостоверенная нотариусом выписка из договора;

— сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны:

— вид договора;

— сведения о сторонах договора;

— предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, типографским способом изготавливается новое свидетельство на товарный знак на имя правопреемника с указанием в нем товаров (услуг), в отношении которых зарегистрировано отчуждение исключительного права, и сведений о договоре.

На официальном сайте Роспатента не позднее одного месяца со дня регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, знак обслуживания осуществляется выкладка сведений о регистрации.

Выкладка указанных сведений осуществляется в электронном виде, позволяющем воспроизвести их средствами компьютерной техники, а информация после обработки в цифровом виде размещается в открытом реестре, доступ к которому предоставляется бесплатно.

 

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

 

Комментарий к статье 1489

 

  1. В отличие от договора об отчуждении исключительного права по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака исключительное право не передается, а лишь предоставляются правомочия по использованию товарного знака в определенных пределах, в частности использование товарного знака:

— для определенных видов товаров, работ, услуг, способов использования и т.п.;

— на ограниченный срок действия;

— на определенной территории;

— при других ограничительных условиях.

По договорам, заключенным начиная с 1 октября 2014 г., по общему правилу за лицензиаром не сохраняется исключительное право, в том числе независимо от вида лицензии лицензиар вправе самостоятельно использовать товарный знак. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром может быть сохранено (п. 1.1 ст. 1236 ГК).

По договорам, заключенным до 1 октября 2014 г., действовала иная презумпция. С учетом п. 1 ст. 1236 ГК РФ за лицензиаром сохранялось исключительное право, в том числе независимо от вида лицензии лицензиар был вправе самостоятельно использовать товарный знак. Вместе с тем договором об исключительной лицензии могло быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохранялось (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).

При переходе исключительного права на товарный знак лицензионные договоры сохраняют свою силу.

Не допускается заключение безвозмездных договоров полной лицензии между коммерческими организациями, т.е. исключительной лицензии, действующей на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права (срок действия свидетельства на товарный знак), как в отношении всех товаров, работ, услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, так и их части.

  1. К лицензионным договорам о предоставлении права использования товарного знака применяются общие нормы о лицензионных договорах, а также о гражданско-правовых договорах, обязательствах и сделках. Сторонами лицензионного договора с учетом ст. 1478 ГК РФ могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Использование лицензиатом товарного знака на основании лицензионного договора рассматривается в соответствии с п. 2 ст. 1486 ГК РФ как действительное и является препятствием для прекращения правовой охраны товарного знака.

  1. Использование товарного знака за пределами лицензионного договора (способов использования, классов и видов товаров, территории, сроков) является нарушением исключительного права и влечет применение мер как гражданско-правового, административного, так и уголовного характера.
  2. В соответствии с п. 4 ст. 25 Вводного закона к части четвертой ГК РФ нормы комментируемой статьи применяются к договору коммерческой концессии, как и в целом правила разд. VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям гл. 53 и существу договора коммерческой концессии.

Нормы настоящей статьи применяются к сублицензионному договору.

  1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен быть совершен в письменной форме. Государственная регистрация предоставления права использования товарного знака по договору осуществляется по заявлению сторон договора.

 

Статья 1490. Форма договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак и государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак, залога исключительного права на товарный знак и предоставления права использования товарного знака

 

Комментарий к статье 1490

 

  1. Комментируемая статья устанавливает требования к форме договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Обязательным требованием к таким договорам является письменная форма.

Договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак необходимо отличать от договоров по оказанию услуг, в которых посредник (комиссионер, агент и др.) оказывает услуги правообладателю по распоряжению исключительным правом либо приобретению прав на результаты интеллектуальной деятельности. Посредник осуществляет сделки, которые входят в предмет услуг, с правами заказчика (комитента, принципала и др.) или третьих лиц, приобретая их для заказчика. При этом посредник не приобретает исключительные права по договору об оказании услуг, в связи с чем такого рода договоры не относятся к договорам по распоряжению исключительным правом, а следовательно, им не требуется государственная регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

  1. К договорам о распоряжении исключительным правом на товарный знак относятся договоры:

— об отчуждении исключительного права;

— лицензионные;

— залога.

Если элементы указанных договоров содержатся в иных договорах, предусмотренных гражданским законодательством (например, в договорах продажи предприятия, аренды предприятия, коммерческой концессии и др.), либо в смешанных договорах (п. 3 ст. 421 ГК), то к форме договора применяются нормы комментируемой статьи.

Для государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти отчуждения исключительного права на товарный знак, залога, предоставления права использования должны быть представлены либо заявление сторон договора, либо при заявлении одной из сторон подписанное ими уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, либо удостоверенная нотариусом выписка из договора, либо сам договор.

При отсутствии государственной регистрации переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считаются несостоявшимися (п. 6 ст. 1232 ГК). Так, например, по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак исключительное право сохраняется за первоначальным правообладателем.

  1. Государственной регистрации подлежат и изменения, касающиеся существенных условий договора, по которому перешло или предоставлено право, в том числе перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака по лицензионному договору.

Перемена лиц в договорах о распоряжении исключительным правом также требует государственной регистрации в соответствии с п. 2 ст. 389, ст. 391 ГК РФ.

  1. Правом подачи заявления о регистрации договора обладает лицо, являющееся стороной договора.

До принятия новых регламентов по регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, залога, предоставления права использования, перехода исключительного права на товарный знак без договора действует Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 321.

Формальная проверка представленных на регистрацию документов осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты их поступления. Проверка документов на соответствие условиям регистрации проводится в двухмесячный срок со дня поступления заявления о регистрации.

В соответствии с п. 7.10 вышеназванного Административного регламента регистрация договора осуществляется при соблюдении в том числе следующих условий:

1) документы представлены в отношении зарегистрированного товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;

2) сведения о правообладателе или сторонах по договору, предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ;

3) с заявлением о регистрации обратилось лицо, обладающее правом подачи такого заявления;

4) документы, представленные на регистрацию, соответствуют требованиям Регламента;

5) запрошенные документы или пояснения представлены в установленный в Регламенте срок;

6) отчуждение исключительного права на товарный знак не может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в соответствии с п. 2 ст. 1488 ГК РФ;

7) у приобретателя исключительного права на товарный знак, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), имеется исключительное право на такое наименование в соответствии с п. 3 ст. 1488 ГК РФ;

8) у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории РФ предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК), имеется исключительное право пользования таким наименованием в соответствии с п. 3 ст. 1489 ГК РФ;

9) в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак или о предоставлении права использования товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы имеется условие о вознаграждении или порядке его определения в соответствии с п. 3 ст. 1234 и п. 5 ст. 1235 ГК РФ;

10) в договоре не содержится внутренних противоречий;

11) права, являющиеся предметом договора, изменения или расторжения зарегистрированного договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав, в том числе в случае:

— предоставления права использования в отношении товарного знака, а также товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами, по сублицензионному договору или договору коммерческой субконцессии за пределами прав, предусмотренных лицензионным договором или договором коммерческой концессии;

— расторжения договора в одностороннем порядке при отсутствии в договоре соответствующего положения о возможности такого порядка расторжения договора;

— последующего залога исключительного права при отсутствии соответствующего условия о такой возможности в предшествующих договорах залога исключительного права;

— предоставления права использования товарного знака, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами.

За осуществление регистрационных действий уплачивается государственная пошлина. За регистрацию лицензионного (сублицензионного) договора или договора коммерческой концессии (субконцессии), относящихся к товарному знаку, за регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, договора залога товарного знака пошлина составляет 13 500 рублей + 11 500 рублей за каждый товарный знак свыше одного (п. 3.11 — 3.13 Постановления Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» <1>).

———————————

<1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.

 

В случае удовлетворения заявления о регистрации сведения о регистрации вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также публикуются в бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

В случае отказа в регистрации заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации с указанием причин отказа.

 

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак

 

Комментарий к статье 1491

 

  1. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает срок действия исключительного права на товарный знак — 10 лет. Этот срок был и ранее предусмотрен ст. 16 Закона о товарных знаках. В международных договорах устанавливаются и иные сроки. Статья 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков 1891 г. определяет срок регистрации знака в Международном бюро сроком на 20 лет с возможностью продления на период в 20 лет считая с момента истечения предшествующего периода путем простой уплаты основной пошлины и в случае необходимости — дополнительных и добавочных пошлин.

Международная регистрация товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением 1891 г. становится независимой от национальной регистрации товарного знака по истечении срока в пять лет считая с даты международной регистрации.

Статья 18 Соглашения ТРИПС предусматривает, что срок действия охраны товарного знака и срок его продления должны составлять не менее семи лет.

  1. Согласно п. 8 ст. 1492 ГК РФ датой подачи заявки на товарный знак считается день поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности необходимых документов, а если указанные документы представлены не одновременно — день поступления последнего документа.

Новелла п. 1 комментируемой статьи учитывает порядок исчисления срока для товарных знаков по выделенным заявкам. В соответствии с п. 2 ст. 1494, п. 2 ст. 1502 ГК РФ приоритет товарного знака по заявке, поданной заявителем по выделенной заявке на основе другой заявки этого заявителя на то же обозначение (первоначальной заявки), устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, а при наличии права на более ранний приоритет по первоначальной заявке — по дате этого приоритета, если на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до принятия решения по первоначальной заявке.

  1. Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 322 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2009 г. за N 13565) «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе» <1> разъяснены нормы п. 2 комментируемой статьи о продлении срока действия товарного знака.

———————————

<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 26.

 

Для продления этого срока подается заявление, которое подписывается правообладателем или его представителем с расшифровкой имени и указанием даты его подписания. Подача заявления ранее, чем в течение последнего срока действия исключительного права на товарный знак, не порождает правовых последствий.

К заявлению прилагаются:

— документ, подтверждающий уплату пошлины за продление срока действия исключительного права на товарный знак;

— доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.

Заявление и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте, рассматриваются в двухмесячный срок с даты их поступления. Срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется с даты поступления их оригиналов.

При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по адресу для переписки, указанному в заявлении, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты направления запроса представить отсутствующие и (или) исправленные документы. При этом срок рассмотрения заявления исчисляется с даты поступления последнего из недостающих и (или) исправленных документов.

Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не представлены, срок действия исключительного права на товарный знак не продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее заявление.

О продлении срока действия исключительного права на товарный знак сведения вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ (далее — Государственный реестр ТЗ) и публикуются в официальном бюллетене Роспатента «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

В случае продления срока действия исключительного права на товарный знак лицу, подавшему заявление, направляется приложение к свидетельству с записью о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. Свидетельство о государственной регистрации товарного знака для продления его действия в Роспатент не направляется.

Абзацем 3 п. 2 комментируемой статьи установлен дополнительный срок для подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, что соответствует ст. 5bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. В течение данного срока при использовании товарного знака третьими лицами у них не возникает такого же права пользования, как в отношении объектов патентного права. Но использование товарного знака в этот период — с момента истечения срока действия свидетельства до даты подачи заявления о продлении срока — не является нарушением исключительного права на товарный знак.

  1. Пошлина за подачу заявки на товарный знак, за его государственную регистрацию и выдачу свидетельства, за продление срока действия исключительного права устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941. Так, пошлина за продление срока действия исключительного права на товарный знак составляет 20 250 рублей, за продление срока действия исключительного права на коллективный знак — 27 тыс. рублей, за предоставление шестимесячного срока для продления истекших сроков действия регистрации товарного знака — 2050 рублей (п. 2.35, 2.36, 2.38 Постановления Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941).

Пошлина оплачивается один раз в 10 лет. Ежегодного поддержания товарного знака в силе, как в отношении объектов патентного права, не требуется.

Содержание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

code